Jurisprudences intervenues en matière de marque française, internationale ou communautaire. Vente sur Internet et réseau de distribution sélective.

Compétence du juge pour les contentieux relatifs à la propriété de la marque

Le 5 octobre 2017, la Cour de justice répond à la question à laquelle sont souvent confrontés les avocats, quel juge est compétent en matière de contentieux de la propriété de la marque. Ici

Demande de marque, opposition à cette demande et action en déchéance de la marque antérieure

Une société dépose une demande de marque communautaire, opposition est faite par un titulaire de marque antérieure devant l’Office. En cours de procédure, le déposant engage une procédure en déchéance de la marque. Cette affaire illustre la multiplication des procédures auxquelles sont confrontées l’avocat et son client. La division d’opposition doit-elle suspendre sa décision à la division d’annulation ? Dans l’affaire dont est saisie la Cour de Justice, la division poursuit l’examen de l’opposition y fait droit pour certains produits. Saisie par le déposant, la Chambre de recours annule partiellement la décision sur la similarité des produits. Successivement, la division d’annulation et la Cambre de recours, une autre que celle qui s’est prononcée sur l’opposition, prononce la déchéance de la marque . L’affaire en recours de l’opposition vient devant le Tribunal qui rend sa décision le 8 septembre 2017. La division d’annulation et sa Chambre de recours auraient-elles dû suspendre leur procédure dans l’attente de la solution sur la déchéance ? A lire ici.

Marque et nom d’une espèce d’abeilles

Buckfast désigne une espèce d’abeilles, mais c’est aussi une marque déposée et enregistrée en France qui remonte à 1981 pour désigner « Elevage de reines, d’abeilles et plus généralement d’animaux.Reines, abeilles et plus généralement des animaux vivants ». En 2003, dans une revue spécialisée dédiée aux apiculteurs, sont offertes à la vente des ruches peuplées « Buckfast Luxembourg ». Le titulaire de la marque Buckfast poursuit en contrefaçon. Quelques années plus tard après deux  arrêts de la Cour de cassation, un nouvel arrêt du 5 juillet 2017. C’est ici.

Marque tridimensionnelle annulée

Une nouvelle fois, une marque communautaire tridimensionnelle  est annulée, malgré l’adjonction d’une partie verbale. L’arrêt du 27 juin 2017.

Appréciation du risque de confusion entre deux marques figuratives

L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’apprécie lors du procès en contrefaçon de marque et antérieurement lors de l’examen de la demande d’enregistrement, à l’occasion d’une procédure d’opposition ou encore  sur une demande en nullité à l’initiative du titulaire de la marque antérieure. Classiquement l’examen de ce risque de confusion est mené sur les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, mais quand il s’agit d’une marque composée par un seul signe figuratif. L’arrêt du 3 mai 2017

Libellé de la marque

L’arrêt de la Cour de justice du 16 février 2017, C‑577/14 P, intervient après l’arrêt IP TRANSLATOR du 19 juin 2012 sur la détermination des produits ou des services quand seul l’intitulé général de la classe considérée est indiqué au dépôt. L’arrêt est là . L’importance pour l’avocat du choix du libellé de la marque lors de son dépôt apparaît une nouvelle fois avec cet arrêt, éventuellement on se reportera en bas de page pour comprendre la différence entre l’intitulé de la classe 12 et liste des produits de celle-ci). Voir la suite ici.

Indemnisation de la contrefaçon

Pour les avocats dans les procès en contrefaçon, la détermination du préjudice du titulaire des droits, – marques, droits d’auteur, modèles, brevets, – est souvent difficile à apporter puisque cela nécessite de fournir de très nombreux justificatifs de l’activité économique du client. La simplicité conduit quelque fois à demander l’indemnisation sous la forme d’une redevance qu’aurait dû payer le contrefacteur, mais quel est le montant de celle-ci ? Lire la suite à propos de l’arrêt de la Cour de Justice du 25 janvier 2017 ici

Déchéance de marque

L’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 casse un arrêt de la Cour de Paris qui avait rejeté une demande en déchéance de marque, en retenant que l’association n’était pas titulaire de la marque sous laquelle ces véhicules avaient été mis sur le marché et qu’elle faisait usage de la marque, enregistrée après la cessation de la commercialisation de ces véhicules, pour des produits et services qui n’étaient pas couverts par son enregistrement, de sorte que la même marque n’était pas effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou services se rapportant aux produits déjà commercialisés par ses soins; L’arrêt de la Cour de cassation

Caractère distinctif minimal

Par son arrêt du 15 décembre 2016, Le Tribunal de l’Union rappelle à propos de deux demandes de marques communautaires qu' »un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage » et que « la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque » . L’arrêt est là.

Acquisition du caractère distinctif

Le Tribunal de première instance de l’Union européenne vient de fixer,  le 15 décembre 2016, le seuil pour l’acquisition du caractère distinctif pour la marque européenne anciennement dénommée marque communautaire.

« En effet, bien qu’il ait été établi que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande, en Suède et au Royaume Uni la chambre de recours ne pouvait valablement conclure son examen sur le caractère distinctif acquis par la marque contestée dans l’ensemble de l’Union sur la base du pourcentage du public reconnaissant cette marque dans ces États membres, même si la population de ceux-ci représentait près de 90 % de la population de l’Union, sans se prononcer sur la perception de la marque par le public pertinent, notamment en Belgique, en Irlande, en Grèce ainsi qu’au Portugal, et sans analyser des éléments de preuve apportés pour ces États membres ».

Le 6 décembre 2016, la Cour de cassation a rappelé que les différents Etats de l’Union n’ayant pas transposé de manière identique la directive quand celle-ci propose une option, l’enseignement de la jurisprudence de la Cour de justice doit tenir compte de cette différence.

« Mais attendu, en premier lieu, qu’en prévoyant, au dernier alinéa de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque « peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage », la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l’article 3, § 3 dernière phrase, de la directive 2008/ 95/ CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif a été acquis après son enregistrement ; qu’il suit de là que le moyen, qui, pour reprocher à la cour d’appel d’avoir tenu compte, afin d’apprécier la validité de la marque verbale ……… , de l’usage postérieur à son enregistrement, se réfère à un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne qui avait interprété l’article 3, § 3 première phrase à l’occasion d’un litige s’étant élevé dans un Etat membre n’ayant pas usé de ladite faculté, n’est pas fondé ; »

Distinction contrefaçon de marque et contrefaçon de modèle

la Cour de cassation,  le 23 novembre 2016, a rappelé une distinction fondamentale entre les marques et les modèles. Cet arrêt est intervenu sur le contentieux douanier de la contrefaçon.

« Attendu que, pour prononcer l’annulation des citations introductives d’instance, l’arrêt énonce notamment que l’acte, qui vise tout à la fois la contrefaçon de marque et de modèle, lesquelles ne sont d’ailleurs pas soumises au regard de leur incrimination pénale aux mêmes textes et sanctions du code de la propriété intellectuelle, et qui présente la contrefaçon de modèle comme une catégorie de contrefaçon de marque, ne répond pas aux exigences de l’article 551 du code de procédure pénale rendu applicable à la poursuite des infractions douanières par les articles 363 et 365 du code des douanes, à défaut de viser clairement et précisément le fait poursuivi ; que les juges ajoutent qu’en raison de ses termes confus, la citation litigieuse ne permettait pas à la prévenue de connaître précisément la nature des faits qui lui étaient reprochés et de se défendre utilement ; »

Revolution n’est pas une marque valable pour des produits financiers

Le Tribunal de première instance de l’Union européenne rejette par son arrêt du 2 juin 2016 confirme que le terme « Revolution » ne peut pas constituer une marque valable pour les produits désignés à la demande d’enregistrement. L’arrêt du 2 juin 2016 est là.

28      En effet, une des significations du terme « revolution » est bien celle d’un changement fondamental, drastique et de grande envergure, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Utilisé à l’égard des services financiers visés par la marque demandée, ce terme véhicule pour le public pertinent un message selon lequel ceux-ci sont de nouveaux types de services proposant des solutions d’investissement nouvelles, innovantes ou différentes de celles existant jusqu’alors, et qui modifient en conséquence l’offre de ces services dans le sens où ces services financiers révolutionnaires permettraient de meilleurs retours sur investissement. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a mis en évidence au point 23 de la décision attaquée, les services d’investissement visés en l’espèce, et plus particulièrement la mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d’investissement et la gestion de fonds de capital-investissement, sont souvent liés aux marchés émergents ou sont fondés sur des produits financiers innovants grâce auxquels l’investisseur peut espérer maximiser ses investissements.

29      Dès lors, le terme « revolution » possède un caractère laudatif de nature publicitaire dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des services concernés. En effet, il est immédiatement perçu par le public pertinent comme un message élogieux à caractère promotionnel, qui indique que les services visés par le signe demandé présentent, pour le public pertinent, un changement positif et des avantages par rapport aux services précédemment proposés ou proposés par les concurrents

Marque notoire et marque de renommée

Le 12 avril 2016, la Cour de cassation a rappelé les règles spécifiques à l’atteinte à la marque notoire et à la marque de renommée. Cet arrêt est d’autant plus remarquable qu’il intervient après renvoi d’un précédent arrêt de cassation.

Vu l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion ; qu’il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-21. 628), que la société [A …………. ], spécialisée dans l’équipement et la décoration de la maison et titulaire de la marque semi-figurative « maisons du monde » déposée le 5 octobre 1999 avec revendication de couleurs, enregistrée sous le n° 99792285 pour désigner divers produits en classes 3, 4, 8, 11, 14 à 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 à 28, après avoir fait constater que des magasins [B……………],exploités par la société [B……………],  et commercialisant des articles d’art de la table, d’ameublement et de décoration de la maison, utilisaient des panneaux publicitaires comportant l’intitulé « tout pour la maison » surmonté d’une petite maison stylisée, a assigné cette société ainsi que la société[B……………],  en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire et a demandé l’annulation de la marque semi-figurative « tout pour la maison » déposée par cette dernière société le 15 avril 2003 et enregistrée sous le n° 033220902 pour désigner en classe 35 des services de regroupement, mise à disposition et présentation aux consommateurs de produits en vue de leur vente et de leur achat, à savoir cosmétiques et produits voisins ; que l’arrêt rendu sur cette action a été cassé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Maisons du monde sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’il n’existe aucun risque d’assimilation entre les deux marques en cause, compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale pour le consommateur moyen différente, et que certaines ressemblances à caractère mineur ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d’assimilation pour le consommateur moyen ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande formée par la société [A …………. ], sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Marques tridimensionnelles

Deux arrêts sont intervenus en septembre 2015 sur des marques tridimensionnelles. L’un, le 16 septembre 2015 par la Cour de justice, sur la forme imposée par le résultat technique ….d’une gaufrette en chocolat, ici, L’autre, le 24 septembre 2015 rendu par le Tribunal de l’Union Européenne à propos de la preuve de l’usage sérieux de la marque communautaire portant sur une forme tridimensionnelle quand elle est employée avec une marque verbale. C’est là.

Bio et Organic non protégeables à titre de marque

Par neuf arrêts du 10 septembre 2015, le Tribunal rejette les recours contre les refus de l’OHMI d’enregistrer à titre de marque communautaire différents signes avec le terme BIO ou Organic . La liste des arrêts est ici

Marque communautaire renommée

Le 3 septembre 2015, la Cour de justice limite l’effet de la renommée  dans une procédure d’opposition nationale, bien que la marque communautaire voit sa protection étendue à l’encontre « d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice« . L’arrêt est ici

Honoraires et frais d’avocat

Le 16 juillet 2015, la Cour de justice étend le bénéfice de remboursement des frais par celui qui perd le procès en matière de contrefaçon de marque aux actions qui en sont le corollaire. Une présentation de cet arrêt est ici, le texte complet est là.

Marque tridimensionnelle

Le débat sur la possibilité d’obtenir une marque communautaire tridimensionnelle et sur les moyens pour l’obtenir est relancé avec l’arrêt du 25 novembre 2014 du TPIE qui a rejeté une demande en nullité d’une marque pour des  » Puzzles en trois dimensions » et dont le signe a pour aspect :

L’arrêt est ici.

Nullité de la marque déposée pour des produits quand elle désigne dans le langage courant des services pour lesquels les produits peuvent être utilisés

Le 4 novembre 2014 : la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Pari qui avait annulé la marque Shiatsu déposée en 2003 pour désigner, notamment, les bagues. « l’arrêt retient que la dénomination Shiatsu utilisée à titre de marque pour désigner une bague est susceptible d’être perçue par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, comme décrivant une caractéristique du produit et notamment sa destination de massage par pression de la partie du corps recouverte par la bague ; qu’il retient encore que le terme Shiatsu appliqué à des bagues n’est pas de nature à permettre au consommateur de la catégorie de produits concernée de discriminer, selon l’origine économique, des bagues qui seraient dotées de caractéristiques identiques et destinées à masser les doigts ; ».

L’arrêt de la Cour de cassation est ici.

Conflit entre une marque et une dénomination sociale antérieure

L’arrêt du 21 octobre 2014 du Tribunal de 1ère instance intervient dans le conflit qui oppose le déposant d’une marque Laguiole à la société La Forge de Laguiole. Cet arrêt est commenté sur notre blog ( c’est là ).

L’arrêt du 21 octobre 2014 est ici.

Appréciation du risque de confusion entre deux marques dont l’une reprend la traduction de l’autre.

Le 15 octobre 2014, le Tribunal a rendu une importante décision en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion entre une marque et la traduction du signe qui la compose.

25 Sur le plan phonétique, il convient de relever que les signes en conflit se prononcent de manière différente en fonction des règles d’accentuation et de prononciation des langues anglaise ou espagnole. En outre, les éléments verbaux comportent chacun un nombre de syllabes différent, à savoir quatre pour « the english cut » et cinq pour « el corte inglés », sans en avoir aucune commune. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan phonétique.

26 Sur le plan conceptuel, il y a tout d’abord lieu de relever que les marques antérieures sont constituées de termes espagnols, alors que la marque demandée est composée de termes anglais, de sorte que les signes en conflit se distinguent quant à la langue permettant l’accès à leurs compréhensions respectives.

27 Or, une telle distinction linguistique, dans la mesure où elle nécessite une traduction préalable dans l’esprit du consommateur, est susceptible de faire, en fonction, notamment, de la connaissance linguistique du public pertinent, du degré de parenté des langues concernées et des mêmes termes employés par les signes en cause, plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent [arrêts du 28 juin 2011, Oetker Nahrungsmittel/OHMI – Bonfait (Buonfatti), T‑471/09, EU:T:2011:307, point 82, et du 26 septembre 2012, Serrano Aranda/OHMI – Burg Groep (LE LANCIER), T‑265/09, EU:T:2012:472, point 66].

28 En l’occurrence, force est de constater que les signes en conflit ont la même signification littérale, à savoir « la coupe anglaise ». En effet, la marque demandée est la traduction anglaise des éléments verbaux, en langue espagnole, des marques antérieures. Or, les consommateurs ne percevront, le cas échéant, que les signes en conflit ont une signification identique qu’après avoir traduit le signe « English Cut ». Il en résulte que les consommateurs n’opéreront pas un rapprochement conceptuel immédiat entre lesdits signes. D’autant plus que ces consommateurs, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours, en tant qu’hispanophones, n’ont pas de connaissance particulière de l’anglais [arrêts du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04, EU:T:2007:105, points 46 à 53, et du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR), T‑36/07, EU:T:2008:223, point 34]. Cette circonstance s’oppose donc à ce que les consommateurs perçoivent ces signes comme identiques sur le plan conceptuel.

29 Par conséquent, les signes en conflit présentent une similitude conceptuelle faible nécessitant une traduction préalable correcte, et non une identité conceptuelle forte comme l’affirme la requérante.

L’arrêt est ici

Acte de concurrence déloyale, s’installer à la même adresse que son concurrent constitue-t-il un acte de concurrence déloyale ?

La Cour de cassation pose l’ exigence d’une caractérisation particulière de ce fait pour constituer un acte de concurrence déloyale : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner in solidum M. Y…et la société …… à payer à la société …..une indemnité de 500 000 euros, l’arrêt se borne à retenir que l’installation du siège social de la société …… exerçant des activités similaires à celle de la société …….et dirigée par M. Y…, dont la notoriété dans le domaine …… est reconnue, à l’adresse du siège social de la société ….., a manifestement porté atteinte à l’image de cette société et n’avait pour but que de créer une confusion dans l’esprit de ses interlocuteurs et de détourner sa clientèle, et qu’il apparaît ainsi que M. Y…et la société …… ont cherché à profiter de manière illégitime de la réputation de la société ….., ce qui constitue un acte de concurrence déloyale ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme au préjudice de la société ……, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; L’arrêt est ici

Echec de l’action en contrefaçon, l’indemnisation de celui poursuivi inutilement ( ou son absence).

L’action en contrefaçon peut échouer, l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2014 pose des conditions pour l’indemnisation de celui poursuivi en contrefaçon.  « Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner les sociétés …..à verser à la société la somme indemnitaire de 40 000 euros, l’arrêt retient, par motifs propres, que l’introduction de la procédure a eu des conséquences économiques négatives pour cette société qu’il échet de réparer et, par motifs adoptés, que les sociétés ……étant déboutées de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale relatives au modèle de chaussure « ……….. », la société ….. a nécessairement subi un préjudice du fait de l’arrêt de la commercialisation de ce modèle ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’une faute commise par les sociétés …. , faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». L’arrêt est ici

Marque et concurrence déloyale

Les contentieux de la contrefaçon comme celui de la marque nécessitent l’examen des produits et des services en cause. l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2014 montre que cette analyse est souvent délicate en rejetant le moyen «  la société ….faisait valoir, dans ses conclusions d’appel délaissées, qu’elle limitait son activité aux marchés publics, lesquels n’étaient attribués qu’à la suite d’un appel d’offres et d’une procédure destinée à assurer la transparence, de telle sorte que toute logique de prospection de clientèle devait être exclue et qu’il ne pouvait donc y avoir, entre elle et la société ….., le moindre risque de confusion dans l’esprit de ce public averti que sont les collectivités publiques territoriales soumises, non à une concurrence commerciale, mais aux règles strictes du code des marchés publics; » sur quoi la Cour de cassation répond :  » que la prospection de clientèle en vue de l’obtention de marchés publics n’est pas en soi exclusive d’un risque de confusion ». L’arrêt est ici

Acquisition du caractère distinctif par l’usage, la Cour de Justice refuse de fixer un taux de réponses satisfaisantes par un sondage

Le caractère distinctif d’un signe employé peut être acquis par l’usage, mais comment établir L’acquisition d’un tel pouvoir ? La Cour de justice rend un arrêt important le 19 juin 2014.

48      Il découle de ce qui précède qu’il ne saurait être indiqué, de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de reconnaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage et que, même pour les marques de couleur sans contours, telles que celle en cause au principal, et même si un sondage d’opinion peut faire partie des éléments permettant d’apprécier si une telle marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, le résultat d’un tel sondage d’opinion ne saurait constituer le seul élément déterminant permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage.

49      Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle, dans des procédures soulevant la question de savoir si une marque de couleur sans contours a acquis un caractère distinctif par l’usage, il est dans tous les cas nécessaire qu’un sondage d’opinion donne pour résultat un degré de reconnaissance de cette marque d’au moins 70 %.

Cet arrêt rappelle également un point essentiel du droit des marques : l’acquisition du caractère distinctif doit intervenir avant le dépôt de la marque.

61      Il découle de ces considérations qu’il convient de répondre à la deuxième question que, lorsqu’un État membre n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d’apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Il est sans incidence à cet égard que le titulaire de la marque contestée fasse valoir que cette dernière a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage après le dépôt de la demande d’enregistrement, mais avant son enregistrement.

Et corollaire à ce principe :

68      Eu égard à cet objectif ainsi qu’à la structure et à l’économie de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, il convient de constater que, dans le cadre d’une procédure de nullité, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée doit incomber au titulaire de cette marque, qui invoque ce caractère distinctif.

Coûts des procédures , le calcul des dépens devant le Tribunal et des frais d’avocats dans les contentieux de marque

A l’issu des procédures devant l’OHMI et en en cas de recours devant le Tribunal, la partie qui perd, est condamnée à rembourser à l’autre partie ses frais, la condamnation aux dépens que fixe l’office ou la juridiction.

L’arrêt du 21 mai 2014 rendu par le Tribunal intervient sur le calcul des dépens dans le cadre de la procédure de taxation, puisque les parties n’avaient pas trouvés d’accord sur leur montant. La requérante dans les passages citées est celle qui est condamnée aux dépens, l’intervenante est la bénéficiaire de la condamnation .

L’intervenante « a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 143 079,45 euros le montant des dépens récupérables pour lesdites procédures, dont le remboursement incombe à la requérante. Parmi ceux-ci figurent des honoraires d’avocats« 

« 14      Après avoir exposé les taux horaires des personnes l’ayant assistée lors des diverses procédures, l’intervenante énumère le nombre d’heures effectuées par ces personnes ainsi que les débours afférents aux procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours. Le total de ces frais s’élève, selon l’intervenante, à 83 261,48 euros. La requérante conteste le caractère récupérable de ces frais au motif qu’ils ne seraient pas précisés à suffisance. » . la décision du 21 mai ne s’intéresse qu’à une partie d’entre eux « 24  L’intervenante indique que les frais de la procédure devant le Tribunal s’élèvent à 59 818,07 euros. Ce montant correspond, selon elle, aux heures de travail consacrées, au cours de la procédure devant le Tribunal, à l’élaboration des correspondances par ses avocats avec elle, avec le Tribunal et avec la partie adverse ainsi qu’au travail sur les mémoires et les autres documents. D’après l’intervenante, ce montant comprend également les débours de la procédure devant le Tribunal. La requérante fait valoir, en substance, que ces frais ne sont pas tous indispensables et qu’ils ne sont, dès lors, pas entièrement remboursables. »

Les critères retenus par le Tribunal

 » 29      En premier lieu, s’agissant de l’objet, de la nature et de l’importance au regard du droit de l’Union de l’affaire relative au litige principal, il y a lieu de rappeler que cette affaire soulevait, dans le contexte d’une demande en nullité d’une marque communautaire, la question de la portée de l’obligation d’exposer les motifs du recours prévue à l’article 59 du règlement n° 40/94 (devenu article 60 du règlement n° 207/2009) ainsi que les questions du pouvoir de la chambre de recours de suspendre une procédure de nullité et l’implication d’une telle suspension sur l’obligation susmentionnée d’exposer les motifs. Ces questions étaient d’une certaine importance en droit de l’Union et présentaient une certaine nouveauté, dans la mesure où le Tribunal n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur lesdites questions avec précision. Toutefois, leur analyse n’était pas d’une grande complexité juridique. En outre, l’affaire relative au litige principal ne soulevait aucune question de fait complexe. Partant, bien qu’elle ait soulevé des questions de droit d’une certaine importance, elle ne présentait pas de difficultés très importantes.

30      En deuxième lieu, il convient de considérer que l’affaire relative au litige principal présentait un intérêt économique pour l’intervenante. Toutefois, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande en nullité formée à l’encontre d’une marque communautaire.

31      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur de la charge de travail que la procédure devant le Tribunal a pu requérir des conseils de l’intervenante, cette dernière a fourni à l’appui de sa demande de taxation des dépens, d’une part, la liste des personnes qui étaient intervenues pour elle dans ladite procédure et leurs taux horaires qui variaient de 280 à 455 euros et, d’autre part, un tableau reprenant le nombre d’heures effectuées par lesdites personnes et le montant des frais ainsi générés par rubrique. Ces rubriques sont intitulées « Correspondance avec la cliente », « Correspondance avec le Tribunal », « Correspondance avec la partie adverse » et « Travail sur les mémoires et autres documents ». Le total des heures qui ont ainsi été effectuées s’élève à 150,29 et représente un coût de 53 535,30 euros. La requérante conteste le caractère indispensable de ces frais.

Au terme de son appréciation des différentes prestations, le Tribunal retient pour les dépens :«   Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 9 000 euros. »

Demande de marque communautaire rejetée pour défaut de caractère distinctif

Une demande de marque communautaire est déposée sur le signe verbal FLEXI pour désigner des produits des classes 18 et 25 « Sacs, sacs à main, sac à dos, porte-monnaie et pochettes ; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes » et « Chaussures (excepté orthopédiques), bottes, chaussures de sport (comprises dans cette classe) ; vêtements, ceintures et chapellerie ».

Le 13 juin 2014, le Tribunal rejette le recours contre la décision de refus prise par l’OHMI pour défaut de caractère distinctif.

« il est constant que le signe FLEXI renvoie au moins potentiellement à une caractéristique des produits visés par la marque demandée, à savoir leur caractère flexible et leur capacité à être facilement pliés. Il s’ensuit que le signe en cause ne peut qu’être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. »

L’arrêt est ici

Déchéance de marque, le débat sur les modalités d’exploitation des marques est relancé.

La déchéance sanctionne le titulaire de la marque, qui ne l’a pas exploitée. Les critères de l’exploitation requise sont fixés par les juges, l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2014 annule un arrêt de la Cour de Paris. L’action en déchéance de marque sera-t-elle plus difficile ? 

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt retient qu’en déposant plusieurs marques, la société Cofra a entendu les distinguer, de sorte qu’il lui incombe de justifier de l’usage sérieux qu’elle a fait de chacune d’elles et que la protection dont bénéficie sa marque semi-figurative ne peut s’étendre à ses deux marques verbales ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que les textes susvisés exigent seulement que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d’appel a violé les dispositions de ces textes ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les extraits du site internet www.C-et-A.fr, les photographies et les catalogues de présentation font apparaître que la marque exploitée correspond à la marque semi-figurative « Rodeo » présentant une calligraphie particulière, déposée le 3 avril 1998, elle-même présentée à l’intérieur d’un rectangle sur fond marron, le R étant mis en relief par la couleur orange, outre la calligraphie singulière de la dénomination qui est traversée à l’horizontale par un trait de couleur, et retient que cette exploitation correspond à une modification revendiquée par la société Cofra de retravailler tous les logos en vue de créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, au vu de la seule ornementation ajoutée à l’élément dénominatif afin de moderniser en les adaptant au goût de la clientèle les marques verbales premières, sans rechercher si cet usage sous une forme modifiée avait altéré le caractère distinctif de celles-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les ordres de commande, documents comptables, factures et attestations produites ne justifient pas d’une exploitation auprès de la clientèle des deux marques en litige telles que déposées et ne précisent pas la forme d’apposition de la marque « Rodeo » figurant sur les articles vendus sous cette marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, quelle que soit la forme, initiale ou modifiée, sous laquelle la marque était apposée, ces documents n’établissaient pas qu’à la condition que leur caractère distinctif n’en fût pas altéré, il était fait un usage sérieux des marques litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

L’arrêt est ici

Coûts des procédures, le calcul des dépens devant le Tribunal pour une procédure en annulation d’une marque communautaire

A l’issu des procédures devant l’OHMI et en en cas de recours devant le Tribunal, la partie qui perd, est condamnée à rembourser à l’autre partie ses frais, la condamnation aux dépens que fixe l’office ou la juridiction.

L’arrêt du 21 mai rendu par le Tribunal intervient sur le calcul des dépens dans le cadre de la procédure de taxation, puisque les parties n’avaient pas trouvé d’accord sur leur montant. La requérante dans les passages citées est celle qui est condamnée aux dépens, l’intervenante est la bénéficiaire de la condamnation .

L’intervenante « a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer à 143 079,45 euros le montant des dépens récupérables pour lesdites procédures, dont le remboursement incombe à la requérante. » Parmi ceux-ci figurent des honoraires d’avocats « 14      Après avoir exposé les taux horaires des personnes l’ayant assistée lors des diverses procédures, l’intervenante énumère le nombre d’heures effectuées par ces personnes ainsi que les débours afférents aux procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours. Le total de ces frais s’élève, selon l’intervenante, à 83 261,48 euros. La requérante conteste le caractère récupérable de ces frais au motif qu’ils ne seraient pas précisés à suffisance. » . la décision du 21 mai ne s’intéresse qu’à une partie d’entre eux « 24      L’intervenante indique que les frais de la procédure devant le Tribunal s’élèvent à 59 818,07 euros. Ce montant correspond, selon elle, aux heures de travail consacrées, au cours de la procédure devant le Tribunal, à l’élaboration des correspondances par ses avocats avec elle, avec le Tribunal et avec la partie adverse ainsi qu’au travail sur les mémoires et les autres documents. D’après l’intervenante, ce montant comprend également les débours de la procédure devant le Tribunal. La requérante fait valoir, en substance, que ces frais ne sont pas tous indispensables et qu’ils ne sont, dès lors, pas entièrement remboursables. »

Les critères retenus par le Tribunal

29      En premier lieu, s’agissant de l’objet, de la nature et de l’importance au regard du droit de l’Union de l’affaire relative au litige principal, il y a lieu de rappeler que cette affaire soulevait, dans le contexte d’une demande en nullité d’une marque communautaire, la question de la portée de l’obligation d’exposer les motifs du recours prévue à l’article 59 du règlement n° 40/94 (devenu article 60 du règlement n° 207/2009) ainsi que les questions du pouvoir de la chambre de recours de suspendre une procédure de nullité et l’implication d’une telle suspension sur l’obligation susmentionnée d’exposer les motifs. Ces questions étaient d’une certaine importance en droit de l’Union et présentaient une certaine nouveauté, dans la mesure où le Tribunal n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur lesdites questions avec précision. Toutefois, leur analyse n’était pas d’une grande complexité juridique. En outre, l’affaire relative au litige principal ne soulevait aucune question de fait complexe. Partant, bien qu’elle ait soulevé des questions de droit d’une certaine importance, elle ne présentait pas de difficultés très importantes.

30      En deuxième lieu, il convient de considérer que l’affaire relative au litige principal présentait un intérêt économique pour l’intervenante. Toutefois, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, cet intérêt économique ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute demande en nullité formée à l’encontre d’une marque communautaire.

31      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur de la charge de travail que la procédure devant le Tribunal a pu requérir des conseils de l’intervenante, cette dernière a fourni à l’appui de sa demande de taxation des dépens, d’une part, la liste des personnes qui étaient intervenues pour elle dans ladite procédure et leurs taux horaires qui variaient de 280 à 455 euros et, d’autre part, un tableau reprenant le nombre d’heures effectuées par lesdites personnes et le montant des frais ainsi générés par rubrique. Ces rubriques sont intitulées « Correspondance avec la cliente », « Correspondance avec le Tribunal », « Correspondance avec la partie adverse » et « Travail sur les mémoires et autres documents ». Le total des heures qui ont ainsi été effectuées s’élève à 150,29 et représente un coût de 53 535,30 euros. La requérante conteste le caractère indispensable de ces frais. »

Au terme de son appréciation des différentes prestations, le Tribunal retient pour les dépens: «  Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 9 000 euros. »

L’arrêt est ici

Rejet d’une demande de marque communautaire, le signe pouvant servir à désigner une caractéristique  des produits.

Le signe stylisé « yoghurt-gums » fait l’objet d’une demande de marque communautaire devant l’OHMI pour « confiserie, à l’exception des gommes à mâcher ; sucreries, à l’exception des gommes à mâcher ».

L’examinateur puis la Chambre de recours refusent cette demande. Le 15 mai 2014, le Tribunal rejette le recours du déposant. L’arrêt est ici

« en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le signe en cause n’est pas actuellement utilisé pour désigner de tels produits, il convient de rappeler que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. »

Défaut de preuve de l’usage suffisant de la marque antérieure lors d’une procédure d’opposition, l’opposition est rejetée.

Lors d’une opposition à une demande de marque communautaire, une marque antérieure roumaine est invoquée « V. DRACULA » , des preuves de son exploitation sont demandées. Celles produites sont insuffisantes pour la Chambre de recours. Le Tribunal rejette le recours du déposant.L’arrêt est du 5 juin 2014.

« 38      Enfin, il y a lieu de constater que seules les six factures contiennent des informations portant sur l’importance de l’usage de la marque antérieure, à savoir un volume de vente global correspondant à 2 592 unités des produits concernés portant le nom de la marque antérieure et, compte tenu de la durée d’usage qui est rapportée, une fréquence de vente d’environ 900 unités mensuelles.

39      Cependant, au regard du marché pertinent, cet usage apparaît comme quantitativement limité. En effet, en premier lieu, considérant l’étendue géographique et matérielle du marché concerné, force est de constater que, à l’instar de ce qu’a considéré la chambre de recours au point 24 de chacune des décisions attaquées, de tels chiffres de vente ne paraissent pas suffisants pour établir de façon effective la présence de la marque antérieure sur le marché roumain, au vu de la nature des produits concernés. En second lieu, le volume des ventes apparaît marginal compte tenu de la consommation mensuelle moyenne sur le marché roumain de la vodka estimée par l’intervenante sur la base de données statistiques, fournies dans ses écritures et lors de l’audience et qui n’ont pas été contestées par la requérante.

40      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la commercialisation d’un volume total de 2 592 bouteilles de vodka sur une durée inférieure à trois mois n’était pas faible, compte tenu des caractéristiques du produit concerné et de la jurisprudence, il convient de relever que cet argument ne saurait prospérer. En effet, s’il est certes vrai que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt VITAFRUIT, précité, le Tribunal a jugé que la livraison de 3 516 bouteilles de jus concentrés de fruits suffisait à prouver un usage sérieux de la marque antérieure en cause, il y a lieu de constater qu’une telle appréciation du critère de l’importance de l’usage a été réalisée en mettant en perspective le faible volume commercial démontré avec la durée, supérieure à onze mois, et la fréquence, relativement constante, de la commercialisation des produits dont il était question. À cet égard, le Tribunal a, notamment, observé que la durée de l’usage n’était ni particulièrement courte ni particulièrement proche de la publication de la demande de marque contestée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu des considérations énoncées au point 34 ci dessus.

41      Par ailleurs, il convient de remarquer que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’usage qui est démontré en l’espèce ne saurait revêtir valeur d’exemple, compte tenu, ici encore, des considérations sur la durée de l’usage énoncées au point 34 ….. Au demeurant, si, comme le prétend la requérante, les six factures devaient être considérées comme des échantillons, il n’en reste pas moins que leur quantité, les dates rapprochées auxquelles elles ont été émises ainsi que le fait qu’elles se rapportent à une période particulièrement courte et particulièrement proche de la publication des demandes de marque communautaire introduites par la requérante ne permettent pas d’exclure toute possibilité d’usage purement symbolique de la marque antérieure.« 

Contrefaçon de la marque sur le smiley

L’arrêt du 14 mai de la Cour de cassation intervient sur des marques composées du smiley. La contrefaçon des marques a été retenue par les juges correctionnels.

– les premiers juges, tout en reconnaissant que le signe critiqué n’était pas identique à la marque opposée, faute de reproduire sans modification ni ajout, ont néanmoins recherché s’il existait un risque de confusion et estimé que les nuances (yeux plus gros, couleur différente) ne permettaient pas de considérer comme substantiellement différents les motifs figurant sur les accroche-torchons et celui enregistré, jugeant dès lors le délit de contrefaçon de marque constitué, par une analyse contraire à la jurisprudence dominante issue de l’important contentieux généré par M. A…, auteur du Smiley,

– les nuances relevées par les premiers juges, mais encore les commissures de bouche différentes sont autant d’éléments, admis par la jurisprudence, de nature à exclure la confusion, et ce d’autant qu’il s’agit d’un personnage stylisé dans lequel le dessin est réduit à sa plus simple expression,
– le moyen tiré de la confusion ne pouvait donc être retenu ;

…..les premiers juges ont souligné que l’élément dénominatif, dominant et distinctif de la marque, à savoir, un visage souriant stylisé, est reproduit sur les accroche-torchons,
– la contrefaçon est de ce fait avérée ;

L’arrêt du 14 mai 2014

Contrefaçon de marque et condamnation fiscale

La Cour de cassation le 14 mai 2014 a rejeté le pourvoi contre un arrêt qui a condamné à une amende fiscale de 71 982 euros. L’arrêt du 14 mai explique comment cette amende fiscale a été fixée. La confiscation des articles litigieux a été également ordonnée. L’arrêt précise que la valeur totale est estimée à 78 677 euros.

« ….. et aux motifs que, s’agissant des accroche-torchons, la contrefaçon est établie et que compte tenu de la valeur qui doit être fixé au prix de vente du lot de deux accroche-torchons, soit, 1,50 euro du nombre de lots d’accroche-torchons contrefaisants, soit 47 982 (9 120 + 9 720 + 29 142), et non 47 984 que m’indiquait dans la prévention ainsi que l’ont relevé les premiers juges, de la gravité de l’ampleur de l’infraction, ainsi que de l’importance et de la surface financière de la SAS Gifi Diffusion, l’amende fiscale de 71 973 euros prononcée par le tribunal correctionnel d’Agen apparaît constituer une sanction totalement adaptée (cf. p. 17 de l’arrêt) et que c’est également à bon droit que la confiscation des 47 982 lots d’accroche-torchons contrefaisants a été ordonnée.

L’arrêt du 14 mai 2014

Le droit des marques est dérogatoire au droit commun.

Le Code de la propriété intellectuelle contient de nombreuses dispositions dérogatoires au droit commun. Illustration avec l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2014 à propos de l’article L716-6

« Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle que la juridiction civile peut ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement et qu’il en est ainsi, notamment, lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ; qu’ayant exactement énoncé que les conditions posées par ce texte se distinguent de celles de la procédure sur requête du droit commun en ce que l’urgence peut à elle seule justifier l’absence de contradiction, et relevé qu’une décision de justice dans l’instant était nécessaire pour éviter que le préjudice qui s’aggravait au fil des heures ne devienne irréparable, la cour d’appel a statué à bon droit ». L’arrêt de la Cour de cassation

Marque portant sur la forme d’un objet.

La marque peut-elle porter  sur une forme tridimensionnelle ? C’est une question récurrente depuis 1991 à laquelle les tribunaux répondent de manière détournée. Exemple avec l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2014. L’arrêt est là.

« Vu les articles L. 711-1 et L. 711-2 c) du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité de la marque, l’arrêt relève que la preuve n’est pas rapportée qu’à la date du dépôt de la marque il existait un fermoir adoptant la même combinaison de lignes arbitraires voire s’en rapprochant ; qu’il en déduit que les consommateurs sont enclins à reconnaître à cette combinaison un caractère distinctif au demeurant faible en raison de la fonction utilitaire du signe ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l’absence de tout élément verbal, le consommateur de référence percevrait le signe comme une identification d’origine des produits ou simplement comme un élément fonctionnel et décoratif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;« 

Marque annulée pour défaut de caractère distinctif

L’arrêt du 6 mai 2014 de la Cour de cassation applique avec sévérité l’exigence du caractère distinctif.Ici

« Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la marque en cause est exclusivement composée du terme « argane », mot, d’origine arabe, orthographié également « argan », qui est répertorié depuis le 19e siècle dans des dictionnaires de langue française destinés au grand public et dans différents ouvrages rédigés en français, pour désigner un arbre ou un arbrisseau ainsi que son fruit dont est extraite une huile, dénommée « huile d’argane » ou « huile d’argan », utilisée, dès cette époque, pour la fabrication du savon ; qu’il en déduit qu’à la date du dépôt, ce terme constituait la désignation nécessaire et générique d’une substance végétale employée pour l’hygiène et les soins de la peau qui devait demeurer à la libre disposition des acteurs de l’activité économique concernée désireux de l’introduire dans la composition de leurs produits ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations souveraines desquelles il résulte que ce terme était exclusivement descriptif de la composition des produits désignés par la marque, la cour d’appel, qui s’est déterminée par rapport au public concerné par ces derniers et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision »

Interventions de salariés du titulaire des droits à la demande des Douanes.

Les douanes demandent au titulaire de la marque de vérifier si les produits litigieux sont authentiques. ce sont le plus souvent des salariés du titulaire de la marque qui interviennent, leur intervention doit-elle suivre un formalisme particulier ?l ‘arrêt de la Chambre criminelle du 30 avril 2014 limite la possibilité pour le contrefacteur de critiquer ces interventions. L’arrêt est ici.

« Attendu que, pour écarter l’exception de nullité des procès-verbaux de constat des agents des douanes relatant les déclarations de MM. Z… et A…, prise de ce que ces derniers, mandatés par leur employeur, seraient intervenus en tant que personnes qualifiées et auraient dû prêter serment, conformément aux articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, l’arrêt énonce qu’ils sont intervenus, à la demande de l’administration des douanes, en qualité de « sachants » et non d’experts, aux fins de vérifier le caractère contrefaisant ou non des articles litigieux ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors qu’en application de l’article 338-1 du code des douanes, les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de constat d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par l’article 334 dudit code, non invoquée en l’espèce, la cour d’appel a justifié sa décision ; »

Appréciation de la contrefaçon entre deux marques

L’arrêt du 25 mars 2014 de la Cour de cassation rappelle les règles relatives au risque de confusion  L’arrêt est ici

« Vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour écarter tout risque de confusion entre la marque semi-figurative « lézard » et la marque semi-figurative « studio lézard », l’arrêt relève que les noms diffèrent, en raison de la présence du terme « studio », de même que les couleurs et la représentation du lézard ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, au vu des seules différences relevées entre les deux signes, sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Importation d’objets contrefaisants par un particulier et intervention des Douanes

L’arrêt du 19 mars 2014 rappelle que le particulier qui importe des objets contrefaisants commet une infraction . « Attendu que, pour relaxer la prévenue, poursuivie du chef d’importation sans déclaration de marchandises prohibées, l’arrêt énonce que l’avis des douaniers sur la contrefaçon n’est pas conforté par l’analyse technique des représentants des marques concernées, qui n’ont pas été consultés ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans ordonner les mesures complémentaires d’instruction dont elle reconnaissait l’utilité pour la manifestation de la vérité, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; ». L’arrêt est ici

Y a-t-il un rebondissement en matière de marques tridimensionnelles ?

Le 6 mars 2014, l’arrêt de la Cour de justice va-t-il changer la situation des marques tridimensionnelles qui jusqu’ici ont des difficultés à se voir enregistrer. L’arrêt du 6 mars est ici ?

Déchéance de marque et délais à prendre en compte.

Différents délais doivent être pris en compte pour l’action en déchéance de marque, illustration avec l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2014. L’arrêt est ici.

Contrefaçon et concurrence déloyale.

L’action en concurrence déloyale existe toujours même en l’absence de droit privatif.La liberté du commerce et de l’industrie étant si souvent opposée avec succès contre le plaignant qui après l’échec de ses demandes en contrefaçon pour défaut de validité de son droit privatif, invoque un acte de concurrence déloyale, qu’il faut remarquer un arrêt de la Cour de cassation qui rappelle les règles de cette action et partant son caractère autonome. L’arrêt de la Cour de cassation est du 14 novembre 2013. L’arrêt est ici.

Action des Douanes lors des poursuites en contrefaçon de marque

L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2013 intervient à propos de la preuve de l’information du Procureur de la République, l’arrêt est ici . De cet arrêt, le formalisme imposé aux Douanes est singulièrement allégé :

« Vu les articles 63 ter du code des douanes et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, d’une part, le premier de ces textes, qui impose aux agents des douanes d’informer préalablement le procureur de la République des opérations de visite de locaux à usage professionnel, ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier »;

Marque et sanction pénale. Quel juge choisir, le juge civil ou le juge pénal ?

Lors d’une instance pénale en contrefaçon de marque, le juge pénal doit-il examiner les demandes en déchéance et en nullité de la marque ou peut-il se référer à une décision du juge civil ou même à celle de l’OHMI ?L’arrêt du 30 octobre 2013 de la Cour de cassation donne quelques indications. L’arrêt est ici.

Marque et nom patronymique.

Quelquefois le déposant choisit comme marque son nom patronymique, mais pourra-t-il opposer son droit de marque à un concurrent qui utilise comme lui son nom patronymique pour exercer son activité ? L’article L715-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit cette situation. L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 enseigne que le titulaire d’une marque composée d’un nom patronymique ne peut pas interdire de manière absolue l’usage d’un nom patronymique d ’un de ses concurrents.

Contrefaçon de marque et l’intervention des Douanes.

Les douanes disposent de pouvoirs spécifiques pour intervenir en cas de contrefaçon de marque.Parmi les règles qui organisent l’intervention des douanes, l’information du Procureur de la République.L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2013 intervient à propos de la preuve de cette information du Procureur de la République, l’arrêt est ici .

Contrefaçon de marque sur Internet, quel juge saisir ?

Quand la contrefaçon sur Internet est organisée par  différentes sociétés interviennent depuis plusieurs états étrangers, devant quel juge le titulaire des droits doit il engager son action en indemnisation ? L’arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de Justice inviterait-il  à la multiplication des procédures ?

Marque et procédure d’opposition devant l’OHMI.

Dans les procédures devant l’OHMI, les différentes comparaisons sur les signes et sur les produits peuvent apparaître fastidieuses. Faut-il nécessairement les reprendre lors des recours devant le Tribunal  ou  le requérant peut-il simplement renvoyer à son mémoire déposé à l’époque devant l’Office? L’arrêt du 16 octobre 2013 nous donne la réponse. Il intéresse non seulement les avocats et les conseils en propriété industrielle mais aussi les parties.

…Le Tribunal a jugé, par ailleurs, que, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête et qu’il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les annexes ……

17      La requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés par la requérante devant l’OHMI, est irrecevable, car le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans la requête.

Marque et nom géographique.

La proposition de loi  dite Loi Hamon votée au Sénat en septembre contient deux ensembles de dispositions qui intéressent les titulaires de marques en créant de nouveaux régimes d’exclusion si ce n’est d’éviction, en particulier, pour les titulaires de marques actuelles composées d’un lieu géographique, par exemple, une ville, ou en cas de marques rattachées à un lieu géographique de production.

Dépôt de marque et procédure d’opposition.

Lors d’une procédure d’opposition à une demande de marque communautaire, l’OHMI, demande à l’opposant d’apporter des preuves de l’existence de son droit antérieur. La nature de cette preuve et le délai dans lequel celle-ci est apportée sont de plus en plus strictement contrôlés. L’arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de Justice illustre ce durcissement.

Contrefaçon de marque, le licencié de la marque a -t-il droit à une indemnisation ?

Si le titulaire de la marque a droit à une indemnité en cas de contrefaçon de sa marque, le licencié peut-il également bénéficier d’une indemnisation ? L’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2013 est très affirmatif.

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exploitant d’une marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Marque déposée pour des plantes.

L’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2013 intervient à propos de différents enregistrements de marques internationales pour désigner des plantes. L’emploi usuel par les professionnels du signe pour désigner les produits à la date du dépôt entraine la nullité de l’enregistrement de la marque.

Vente en ligne et action en contrefaçon, l’intérêt à agir des sociétés de gestion des droits.

L’action en contrefaçon nécessite  un intérêt à agir, l’arrêt de la Cour de cassation le rappelle à  propos d’une société de gestion de droits des artistes-interprètes qui est intervenue contre ITunes. La Cour de Paris a rejeté son action pour défaut d’intérêt à agir. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cet arrêt qui est très long précise également que la qualification juridique de phonogramme est indépendante de l’existence d’un support tangible, et partant qu’une autorisation pour celui-ci vaut également pour internet.

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action ;

Marque et opposition, comment procéder à l’appréciation du risque de confusion.

Le 6 septembre 2013, le Tribunal a rappelé une importante règle de procédure et comment apprécier la similarité entre des activités de développements de logiciels et les services que ces logiciels permettent de proposer.

95      Cette définition jurisprudentielle implique que des produits ou des services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Il s’ensuit qu’un lien de complémentarité ne saurait exister entre, d’une part, des services qui sont nécessaires pour le fonctionnement d’une entreprise commerciale et, d’autre part, des services que cette entreprise fournit. Ces deux catégories de services ne sont pas utilisés ensemble, dès lors que ceux de la première catégorie sont utilisés par l’entreprise concernée elle-même, alors que ceux de la seconde sont utilisés par les clients de ladite entreprise.

96      Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », relevant de la classe 42, visés dans la demande de marque, et, d’autre part, le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39, couvert par la marque antérieure, ne sont pas similaires et que, dès lors, la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant qu’ils l’étaient.

Nouveaux noms de domaines génériques de premiers niveaux.

Le 17 juillet le Comité Consultatif de l’ICANN  (Governmental Advisory Committee) a rendu un avis négatif sur l’attribution du domaine générique de premier niveau AMAZON à la société luxembourgeoise AMAZON . Mais qui a demandé le domaine générique de premier niveau VIN ? Cette entité a également demandé WINE. Pour ces deux gLTDs,  le  Comité Consultatif est très réservé à les lui accorder.

Contre le gLTD AMAZON, il y aurait eu différentes interventions venues d’Amérique du Sud.

La demande de glLTD sur VIN n’aurait suscité que l’intervention de l’EFOW par sa lettre de son Président du 12 mars à l’ICANN.

Le communiqué du 17 juillet : Final_GAC_Communique_Durban_20130717

La Lettre du 12 mars 2013 du Président de European Federation of Origin Wines à l’ICANN  curbastro-to-crocker-et-al-12mar13-en

Marque et titre réglementé.

Tout mot ne peut pas être déposé,car certains mots désignent des titres qui sont réglementés. Leur  dépôt  à titre de marque par celui qui n‘appartient pas à cette profession, n’est pas valable. Illustration avec le mot notaires et l’arrêt du  16 avril 2013 de la Cour de cassation.

Opposition entre des marques qui ne se prononcent pas.

Comment apprécier l’opposition à une demande de marque dont le signe est purement figuratif, qui ne se prononce pas et qui est dépourvu de contenu conceptuel ? L’arrêt du 17 mai 2013 illustre cette situation.

13 juin 2006, Mundipharma AG demande l’enregistrement de : Pour : « Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine, à savoir analgésiques ».

3 mai 2007 : opposition par Sanofi Pasteur MSD SNC, pour les « Produits pharmaceutiques » sur la base de différentes marques :

–        la marque française n° 94500843 et la marque internationale n° 620636 :

–        et la marque internationale n° 627401 :

Marques composées d’un nom patronymique et d’un prénom.

Les contentieux des marques composées de nom et de prénom présentent des problématiques spécifiques ; l’arrêt du 20 février 2013 du Tribunal est d’autant plus remarquable qu’aucune des parties au  litige n’a pour dénomination le signe des marques en cause. L’arrêt du 20 février 2013

62      La requérante conteste cette appréciation en soutenant notamment que, dans le secteur des vêtements et des articles de sport, les consommateurs sont très attentifs aux différences entre les marques, de sorte que c’est l’ensemble créé par le prénom et le nom qui sera mémorisé comme un tout.

63      Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le secteur de l’habillement, qui est l’un des deux secteurs concernés par le présent litige, le public est habitué à ce que la même marque se présente sous différentes configurations, selon le type de produits qu’elle désigne, ou que la même entreprise utilise des sous-marques dérivées de la marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production …….

64      En outre, l’usage de signes constitués de noms de famille est courant dans les secteurs de l’habillement ou de la mode …….

65      Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, il convient ainsi de tenir compte du fait que, dans le secteur de l’habillement, le consommateur rencontre souvent un portefeuille de marques dérivées d’un nom de famille.

66      Eu égard à cette considération, il existe un risque que le public pertinent considère les produits désignés par la marque Christian Berg et la marque figurative B BERG comme faisant référence au même nom patronymique et, ainsi, à la même origine commerciale. En effet, l’ajout, respectivement, de la lettre majuscule « B » ainsi que d’un prénom répandu et peu distinctif, n’influe pas sur le caractère distinctif et dominant dudit nom de famille dans la perception des marques en cause, prises chacune dans son ensemble.

Nullité de la marque internationale et de la marque communautaire protocole.

Le 8 février 2013, le Tribunal a rappelé une règle fondamentale du droit des marques : un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement à propos de la marque internationale avec désignation de la Communauté européenne de : MEDIGYM pour désigner des « Appareils de gymnastique à usage médical ».

Contentieux de la validité de la marque communautaire. Où l’action en nullité doit -elle être engagée à l’OHMI à Alicante ou ailleurs ?

Les actions principales en nullité de marque communautaire sont à porter à l’OHMI (article 52 et suivants du règlement 207/2009). Mais l’action en interdiction même fondée sur une marque communautaire peut être engagée devant un Tribunal des marques communautaires par exemple à Paris. Quand le présumé contrefacteur a une marque communautaire seconde en date et qu’il l’utilise en France fallait-il aller d’abord à Alicante ? L’arrêt du 21 février 2013 nous dirait-il que l’action parisienne suffit ?

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

Vente en ligne d’objets depuis des sites situés à l’étranger et argués de contrefaçon de marque. Les règles de la compétence territoriale du juge français.

Le 12 février 2013, la Cour de cassation rappelle les règles relatives à la compétence des juridictions françaises.

Mais attendu que l’arrêt relève par motifs adoptés que la livraison en France d’un exemplaire de la commande du couteau litigieux a été passée, pour les besoins de la cause, auprès de la société M….., dans des conditions indéterminées et n’a porté que sur un seul exemplaire ; qu’il relève encore, par motifs propres et adoptés, qu’aucun site français ne propose le couteau incriminé, que certains des sites étrangers l’offrant à la vente mentionnent que la livraison des produits n’est possible que sur le territoire allemand et que le consommateur français qui souhaite accéder aux sites exploités par les sociétés germanophones et passer une commande doit connaître la langue allemande laquelle n’est pas spécifiquement maîtrisée par le public concerné par ce type d’articles ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les sites sur lesquels les produits incriminés étaient proposés ne visaient pas le public de France, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Publicité et marque, la pratique des Adwords.

L’arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour de Cassation revient sur le système appelé Adwords et les liens commerciaux. Finalement, la Cour de cassation serait-elle favorable à un retour aux différents principes qui caractérisent des actes de concurrence déloyale ?

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Solutions s’est livrée à des actes de concurrence déloyale, l’arrêt, après avoir relevé qu’à chaque fois qu’un internaute effectue une recherche  » Cobrason  » sur le moteur de recherche de Google, il accède automatiquement et sans aucune manoeuvre ou manipulation technique de sa part à une page de résultat diffusant une annonce publicitaire renvoyant vers le site de la société Solutions, retient qu’en utilisant la dénomination sociale  » Cobrason  » sous forme de mot clé, la société Solutions, qui exerce la même activité que cette société, a nécessairement généré une confusion entre leurs sites internet respectifs dans la clientèle potentielle considérée et provoqué, de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises et alors que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

..

Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation, en sa version issue de la loi du loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicable aux faits de la cause ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la société Solutions, l’arrêt retient encore que l’affichage, à titre de lien principal, du site  » homecinesolutions. fr  » à la suite d’un clic sur le terme  » Cobrason « , est constitutif en lui-même d’une publicité trompeuse dès lors que l’internaute ne peut qu’être porté à croire à l’existence d’un lien commercial particulier entre les sites des sociétés Cobrason et Solutions, au travers, entre autres, d’une possible identité des produits offerts à la vente, et que le lien litigieux présentant le site de la société Solutions et contenant la formule  » pourquoi payer plus cher  » est aussi, eu égard à la terminologie employée, susceptible d’induire en erreur l’internaute et d’entraîner un détournement de la clientèle considérée ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L. 121-1 du code de la consommation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Marque déposée pour des logiciels et étendue de la protection.

Les critères de l’appréciation de la similarité sont des problématiques récurrentes du droit des marques. S’agissant des logiciels qui animent presque tous nos appareils, cette appréciation peut aboutir à une protection très étendue sur la base d’un enregistrement en classe 38.  l’arrêt du 29 janvier 2013 du TPIUE illustre cette situation à propos des logiciels de communication.

36      S’agissant des produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les produits désignés par les marques antérieures, qui incluent des logiciels de communication, et les appareils et dispositifs de communication visés par la marque demandée étaient hautement similaires. En effet, même si ces produits diffèrent par leur nature, les premiers étant des dispositifs logiciels et les seconds relevant du matériel, ils sont complémentaires et ont pour but d’assurer la communication. Le fait que la marque communautaire antérieure ait été exclusivement enregistrée pour un logiciel chargeable dans un dispositif de réseau sans fil ne change pas ce constat. Par ailleurs, les produits sont généralement vendus par le biais des mêmes canaux de distribution. Ces éléments suffisent à établir le caractère hautement similaire des produits en cause.

Situation de monopole et fin de celui-ci, quel impact pour l’utilisation dans le futur des marques utilisant des signes  dont l’emploi était réservé çà l’exploitant du monopole.

Un arrêt de la Cour de cassation de janvier 2013 est intervenu sur l’expression bureau de poste électronique au regard de l’expression bureau de poste dont seule La Poste avait le monopole.

Vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Esker pour contrefaçon de la marque verbale n° 02 3 179 236 et des marques semi-figuratives « la poste », l’arrêt relève que l’expression « bureau de poste » renvoie à la société La Poste dès lors que celle-ci, eu égard à sa situation de monopole pendant plusieurs siècles, a été la seule autorisée à en ouvrir sur le territoire national et que le public sera amené à croire que l’expression « bureau de poste électronique privé » correspond à une évolution moderne du service traditionnel de bureau de poste offert par la société La Poste ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la société La Poste n’était plus en situation de monopole, à la date des faits incriminés, pour proposer un service de bureau de poste, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait s’opposer à l’utilisation, dans leur sens courant, des termes « bureau de poste » au sein des expressions « premier bureau de poste électronique » et « bureau de poste électronique » pour désigner une telle activité ouverte à la concurrence, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Contentieux du recours contre les décisions du Directeur de l’INPI en matière d’opposition de marque .

Un arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2013 rappelle la sévérité de ces règles.

Aux termes de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, le recours est formé par une déclaration écrite qui, « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office comporte si le requérant est une personne physique : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance » .

Madame …… et Monsieur ………… n’ayant pas indiqué leur nationalité, le recours est irrecevable.

Marque et écologie, l’exemple de la marque ECODOOR.

L’écologie est une valeur à laquelle les consommateurs sont sensibles, le Tribunal par son arrêt du 15 janvier 2013 souligne la fragilité de la marque qui se compose de la troncation eco, la marque ecoDoor pour «  des machines et des appareils relevant des classes 7, 9 et 11 »

21      …. le préfixe « eco » constitue une abréviation couramment utilisée du terme anglais « ecological » signifiant « écologique ». La référence « eco » est souvent utilisée dans le cadre de la commercialisation de biens et de services pour indiquer l’origine écologique du produit ou l’absence d’impact sur l’environnement de son utilisation …

24      Or, dans la mesure où, d’une part, l’élément « eco » sera perçu comme signifiant « écologique », ainsi qu’il ressort des points 20 à 22 ci‑dessus, et, d’autre part, l’élément « door » sera interprété comme se référant à une « porte », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « ecodoor » serait immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant « porte éco » ou « porte dont la construction et le mode de fonctionnement sont écologiques ».

Dépôt en ligne de marque, comment signer son dépôt ?

C’est arrêt du 12 décembre 2012 de la  Cour d’Appel de Fort de France qui attire l’attention sur le soin à apporter à ce dépôt de marque par voie électronique à l’INPI en particulier sur sa signature par le déposant  ou son mandataire.

« Lors des vérifications effectuées sur la demande déposée par Maxime X… par voie électronique, il a été relevé que cette demande n’était pas revêtue de la signature électronique (absence de production de certificat électronique). Invité à régulariser en transmettant par voie postale une version imprimée revêtue de cette signature manuscrite, Maxime X… s’est alors contenté de retourner un exemplaire revêtu d’une signature scannée. Si la mention écrite par la partie qui s’engage n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit toutefois résulter des procédés d’identification conformes aux règles qui gouvernent la signature électronique ; or, la seule signature scannée de Maxime X… est insuffisante pour s’assurer de l’authenticité de son engagement juridique comme ne permettant pas une parfaite identification du signataire ; aussi faute par le requérant d’avoir régularisé sa demande dans les formes et délais requis, son recours sera rejeté …… »

La marque communautaire peut-elle s’affranchir des frontières des Etats de l’Union européenne ?

L’arrêt rendu Le 19 décembre 2012 de la Cour de Justice dit clairement en matière d’usage sérieux de marque communautaire que son appréciation n’ a pas à tenir compte des frontières des Etats. Il s’agit de l’usage sérieux de l’article 15 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 207/2009.

57      Il convient, dès lors, de répondre aux questions posées que l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’exigence de l’«usage sérieux dans la Communauté» d’une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

58      Une marque communautaire fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.

Compétence du juge français pour examiner des faits de contrefaçon réalisés hors du territoire français.

Le juge français peut-il examiner des faits de contrefaçon commis hors du territoire français dans l’attente de la réponse de la CJUE aux questions préjudicielles posées par l’arrêt du 5 avril 2012 de la Cour de cassation ? la Cour de cassation répond par la négative le 20 décembre 2012.

• Par son arrêt du 5 avril 2012, la Cour de cassation a posé différentes questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne

1°) L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

– la personne qui s’estime lésée a la faculté d’introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, à l’effet d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie,

ou

– il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur résulte non pas de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, mais, comme en l’espèce, de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu ?

Dans l’attente de cet arrêt, la Cour de cassation par son arrêt du 20 décembre 2012 sursoit à statuer dans une affaire où il était également question d’une atteinte à des droits d’auteur

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2011), que M. Samuel X…, ayant droit de Guy X…, photographe, prétendant que la société Britsh Broadcasting Corporation, ci-après BBC, avait diffusé sur la chaîne BBC 4 un documentaire reproduisant plusieurs oeuvres de Guy X… ainsi qu’une oeuvre de M. Y… inspirée d’une oeuvre du photographe, et que des extraits du documentaire étaient accessibles en ligne sur le site de partage  » You Tube « , a assigné en contrefaçon les sociétés BBC et BBC 4, et M. Y… ;

Attendu que M. Samuel X… fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris territorialement incompétent alors, selon le moyen :

1°/ que l’action en contrefaçon est de nature délictuelle ; qu’en matière délictuelle, l’action est portée devant le juge du domicile du défendeur ou le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ; que s’agissant d’un délit par voie de diffusion hertzienne, le dommage est localisé au lieu où le programme a été diffusé ; qu’il ressort des propres constatations de l’arrêt que les programmes de la BBC sont diffusés en France par voie hertzienne et peuvent y être visionnés, sous certaines conditions (décodeur, abonnement et domiciliation au Royaume-Uni, un service de domiciliation étant généralement proposé avec l’abonnement) ; qu’en déclinant sa compétence, pour le motif inopérant que, compte tenu des restrictions à la diffusion hertzienne, celle-ci n’était pas destinée au territoire français, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si le documentaire, dont il ressort de ses propres constatations qu’il pouvait être visionné depuis la France, y était diffusé, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5-3 du règlement CE 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ que le juge français est compétent pour connaître des litiges liés à la diffusion sur internet d’un document destiné au public français ; que pour écarter la compétence du juge français s’agissant de la diffusion sur le site internet « youtube » du documentaire litigieux, la cour d’appel a retenu que cette diffusion n’était pas le fait de la BBC ; qu’en se prononçant à nouveau par un motif inopérant au regard de la question de la compétence, qui est préalable, la cour d’appel qui n’a pas recherché si la diffusion sur youtube était destinée au public de France, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 5-3 du règlement CE 44/ 2001 du 22 décembre 2000 ;

……..

Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne répondant aux questions préjudicielles qui lui ont été posées suivant arrêt de cette Cour du 5 avril 2012, n° 10-15. 890 ;

Vente sur Internet et réseau de distribution sélective.

La décision rendue le 12 décembre 2012 par l’Autorité de la Concurrence intéresse les titulaires de marque à propos de l’interdiction  de la vente sur internet.

L’article en cause du contrat de distribution sélective

6.1 Le Distributeur s’engage à n’offrir à la vente les produits BANG & OLUFSEN qu’aux consommateurs et aux autres distributeurs agréés BANG & OLUFSEN situés dans le Territoire. La distribution de produits BANG & OLUFSEN par correspondance n’est pas autorisée. »

17 avril 2001 : lettre de BANG & OLUFSEN à la Direction nationale des enquêtes de concurrence

……..

Ces spécificités propres à Bang & Olufsen et qui sont l’âme de la marque exigent un conseil adapté auprès du consommateur et c’est la raison pour laquelle la médiation du revendeur nous parait une absolue nécessité. Cela semble être également une évidence pour nos revendeurs puisque nous n’avons jamais eu à traiter de ventes par internet avec aucun de nos revendeurs

La décision du 12 décembre de l’Autorité de la Concurrence retient une infraction aux dispositions des articles 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce et notamment ordonne « dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à la modification de ses contrats de distribution sélective existants ou à la diffusion d’une circulaire générale, afin de stipuler, en termes clairs, que les distributeurs agréés membres de son réseau de distribution sélective ont la possibilité de recourir à la vente par Internet ».

Un recours sera-t-il déposé devant la Cour de Paris ?

Incidence de la marque déposée pour des boissons alcooliques à l’encontre des marques antérieures portant sur le même signe.

10 juin 2011 : dépôt de la demande de marque L’EAU DES CALANQUES à l’INPI par Madame A ……..

Pour :

: « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir».

24 août 2011 : opposition par l’établissement PARCS NATIONAUX DE FRANCE sur la base d’une marque verbale PARC NATIONAL DES CALANQUES, déposée le 8 février 2010 et enregistrée sous le n °103724081 pour  les mêmes produits ;

29 février 2012 : rejet de la demande de marque par une décision du Directeur de l’INPI

27 mars 2012 : recours par Madame A ……………….

La Cour d’Aix-en-Provence, le 17 janvier 2013, rejette le recours.

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’EAU DES CALANQUES alors que la marque antérieure porte sur le signe verbal PARC NATIONAL DES CALANQUES.

Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause ont en commun les termes DES CALANQUES, qu’ils diffèrent par la présence des termes L’EAU au sein du signe EAU DES CALANQUES et PARC NATIONAL au sein de la marque antérieure.

Il n’est pas démontré que les termes CALANQUES soient la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause ou qu’ils servent à en désigner une caractéristique, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils soient dépourvus de caractère distinctif au regard de ces produits ou que le terme CALANQUES désigne une caractéristique de ces produits, la réputation de ce lieu géographique n’étant pas démontrée pour de tels produits.

Les termes DES CALANQUES apparaissent dominants au sein de la marque antérieure en ce qu’ils sont précédés des termes PARC NATIONAL qui se rapportent directement à l’élément CALANQUES pour désigner une vaste étendue de territoire dénommée CALANQUES. Si le terme CALANQUE désigne un type de formation géologique, les CALANQUES désignent également un site géographique particulier de la région de Marseille, l’emploi d’une majuscule au début de ce terme venant conforter la perception de cet élément comme un nom géographique ;

Dans le signe EAU DES CALANQUES, les termes DES CALANQUES présentent également un caractère essentiel, les termes L’EAU qui les précèdent apparaissant très faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’ils font référence à la nature de certains des produits en cause et à la présentation des autres produits en cause sous forme d’eau et ne sont donc pas aptes à retenir l’attention du consommateur moyen.

Le terme CALANQUES est donc l’élément essentiel des deux signes et celui qui attirera l’attention du consommateur.

Il apparaît donc que l’impression d’ensemble produite par les deux signes en présence est globalement la même.

En conséquence, il existe un risque de confusion en raison de l’identité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe verbal EAU DES CALANQUES.

Conflit entre un modèle communautaire et une marque communautaire antérieure.

7 novembre 2005 : dépôt à titre de dessin et modèle communautaire :

Pour : «tee-shirts (ornementation pour); casquettes (ornementation pour); autocollants (ornementation pour); imprimés, y compris publicitaires (ornementation pour)»

Le 27 décembre 2005, ce modèle est enregistré par l’OHMI.

18 février 2008 : devant l’OHMI est engagée une demande en nullité du dessin et modèle communautaire d’une part, pour défaut de nouveauté et de caractère individuel et d’autre part, pour atteinte à un droit antérieur par les titulaires de la marque communautaire figurative antérieure :

Enregistrée pour

–        classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie»;

–        classe 28: «Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport»;

–        classe 32: «Bières; eaux minérales, gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons».

15 juillet 2008, la division d’annulation de l’OHMI accueille la demande en nullité.

Recours par le titulaire du modèle communautaire

14 octobre 2009 ; la Troisième Chambre de recours de l’OHMI considére « que la division d’annulation a commis une erreur en estimant qu’il était fait usage de la marque antérieure dans le dessin ou modèle contesté. Néanmoins, elle a considéré que ce dernier n’avait pas de caractère individuel, dès lors qu’il ne produisait pas sur l’utilisateur averti, à savoir des jeunes ou des enfants achetant habituellement des tee-shirts, des casquettes et des autocollants ou des utilisateurs d’imprimés, une impression globale différente de celle produite par la marque antérieure ». La Chambre de recours a donc confirmé la nullité du dessin ou modèle contesté, mais sur un autre fondement.

Appel par le titulaire du modèle communautaire

16 décembre 2010 : le Tribunal annule la décision de la Chambre de recours.

20      Il a relevé, aux points 21 et 22 de l’arrêt attaqué, que l’impression globale produite par les deux silhouettes en cause sur l’utilisateur averti est déterminée dans une large mesure par l’expression du visage de chacune de celles-ci. Le Tribunal a souligné que la différence dans l’expression du visage des deux silhouettes constitue une caractéristique fondamentale qui est gardée en mémoire par l’utilisateur averti, tel qu’il a correctement été défini par la chambre de recours.

Pourvoi des titulaires de la marque communautaire

18 octobre 2012 : la Cour de Justice rejette le pourvoi, son pouvoir est en effet très limité.

61      Le Tribunal a ainsi pris en considération l’ensemble du public pertinent tel que défini par la chambre de recours, à savoir les jeunes, les enfants et les utilisateurs d’imprimés, y compris publicitaires. Il en va de même, en ce qui concerne le raisonnement du Tribunal tenu au point 23 de l’arrêt attaqué, dans lequel il s’est référé audit utilisateur averti lors de son examen de l’impression produite par la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté. Par la suite, le Tribunal a, au point 24 de l’arrêt attaqué, affirmé, en particulier, que la différence dans l’expression du visage des deux silhouettes apparaîtra clairement aux jeunes et aux enfants.

62      Il s’ensuit qu’il ne saurait être valablement reproché au Tribunal de ne pas avoir fondé son examen des silhouettes sur l’ensemble du public pertinent.

63      En troisième lieu, il convient de relever que MM. Neuman et Galdeano del Sel font, en substance, grief au Tribunal d’avoir considéré que c’est l’expression du visage des deux silhouettes qui détermine l’impression globale de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti.

64      À cet égard, force est de constater que, par leur argumentation, MM. Neuman et Galdeano del Sel se bornent, en réalité, à remettre en cause l’analyse de nature factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal dans le cadre de l’appréciation de l’impression globale produite par la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté et visent ainsi à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal.

65      En effet, sans avoir allégué ni démontré que le Tribunal aurait dénaturé les faits qui lui avaient été soumis, MM. Neuman et Galdeano del Sel se sont limités à reprocher au Tribunal d’avoir apprécié à tort les circonstances de l’espèce afin de déterminer que le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité.

66      Or, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont étés présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

67      Il y a donc lieu de rejeter ce grief comme irrecevable.

 

Action d’une marque nationale antérieure contre une marque communautaire postérieure.

2 octobre 2007 : National Lottery Commission obtient pour des produits et services des classes 9, 16, 25, 28 et 41, l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe :

20 novembre 2007 : Mediatek Italia Srl et M. Giuseppe de Gregorio demandent la nullité de cette marque sur le fondement de l’article 52, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94  en invoquant un  droit d’auteur :

Ce signe est désigné à l’arrêt la « mano portafortuna ».

16 juillet 2009 : la division d’annulation de l’OHMI fait droit à la demande en nullité de la marque.

1^er septembre 2009 :  National Lottery Commission forme  un recours auprès de l’OHMI.

9 juin 2010 : la Première Chambre de Recours rejette le recours en se reportant selon la critique qu’en fait la  National Lottery Commission « à la photocopie d’un contrat en date du 16 septembre 1986, par lequel un tiers se présentant comme l’auteur de la mano portafortuna cède, à l’un des demandeurs en nullité, ses droits de reproduction et d’utilisation sur cette œuvre ainsi que sur d’autres dessins figurant en annexe à ce contrat (ci-après le « contrat de 1986 ») » , [qui ] suffisait a attester de l’existence d’un droit d’auteur ».

Le Tribunal saisi par la  National Lottery Commission annule par son arrêt du 13 septembre 2012 la décision de la Chambre de recours de l’OHMI.

Les points cités ci-dessous se rapportent à l’appréciation par la Chambre de recours selon le droit italien de la force probante du contrat daté de 1986 . Problématique essentielle au litige : ce contrat doit-il être réputé valable jusqu’à l’introduction d’une procédure d’inscription en faux ? A noter quelques détails, – « la date du cachet de la poste (le 21 septembre 1986) correspond à un jour de fermeture des bureaux de poste  et la durée de protection des droits d’auteur de 70 ans, inscrite dans le contrat correspond à celle applicable postérieurement à 1996, alors qu’elle n’était que de 50 ans à la date de rédaction alléguée du contrat de 1986 » -, pour lesquels le Tribunal considère que la Chambre n’a pas appliqué correctement le droit italien.

23      En application de la jurisprudence …….dans la mesure où la question que devait trancher la chambre de recours concerne le point de savoir si, en application du droit italien, les demandeurs en nullité sont effectivement titulaires d’un droit d’auteur, c’est à juste titre que la chambre de recours s’est fondée sur les règles de droit italien déterminant la force probante du contrat de 1986.

24      Il incombe cependant au Tribunal de vérifier, en second lieu, si la chambre de recours a suivi une correcte interprétation du droit italien pertinent, en concluant que, en application des articles 2702 et 2703 du code civil italien, le contrat de 1986 faisait pleinement foi de la provenance des déclarations de ceux qui les avaient souscrites jusqu’à l’introduction d’une procédure d’inscription en faux.

25      Selon l’article 2702 du code civil italien, l’acte sous seing privé vaut preuve, jusqu’à inscription en faux, de la provenance des déclarations qu’il contient de la personne qui l’a signé, si soit la personne contre laquelle il est invoqué reconnaît sa signature soit ladite signature est considérée comme légalement reconnue.

26      L’article 2703 de ce même code dispose qu’une signature qui a été authentifiée par un notaire ou par un autre officier public autorisé est traitée comme ayant été reconnue. L’authentification est définie comme consistant en la certification par l’officier public que la signature a été écrite en sa présence. Il est également souligné que l’officier public doit au préalable vérifier l’identité du signataire.

27      L’article 2704 du code civil italien précise que la date de l’acte sous seing privé pour lequel la signature n’a pas été authentifiée n’est pas certaine et n’est pas opposable aux tiers, à l’exception du jour qui suit l’enregistrement de l’acte sous seing privé ou la mort ou l’incapacité physique du ou des signataires ou du jour où le contenu de l’acte est reproduit dans des actes publics, ou, enfin, du jour où est vérifié un autre fait qui établit d’une manière également certaine l’antériorité de l’établissement de l’acte.

28      Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le contrat de 1986 « [était] un acte sous seing privé et [faisait] donc pleinement foi de la provenance des déclarations de ceux qui les [avaient] souscrites jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 2702 du code civil ».

29      Toutefois, force est de constater qu’il ressort de la lecture des articles 2702 à 2704 du code civil italien, qu’une telle affirmation ne sera exacte, dans les circonstances de l’espèce, que si la signature des parties au contrat peut être considérée comme légalement reconnue en ce qu’elle aurait été authentifiée en application de l’article 2703 du code civil italien, ou à la condition que l’une des exceptions envisagées par l’article 2704 de ce même code trouve à s’appliquer.

30      Or, il ne saurait valablement être considéré que la circonstance alléguée au point 5 de la décision attaquée, c’est-à-dire la signature devant un notaire le 4 août 2008 d’un « contrat confirmatif de cession » qui confirmerait les dispositions stipulées dans le contrat de 1986 est de nature à authentifier la signature des parties au contrat de 1986 au sens de l’article 2703 du code civil italien. En effet, une telle hypothèse, qui aboutirait à rendre opposable aux tiers un contrat signé en 1986, par l’intervention d’un notaire près de 22 ans après cette date, apparaît en directe contradiction avec les termes mêmes dudit article 2703 selon lequel l’authentification consiste en la certification par l’officier public que la signature a été écrite en sa présence.

31      En outre, en ce qui concerne l’application de l’article 2704 du code civil italien, il y a lieu de souligner que celui-ci permet de rendre opposable aux tiers un acte sous seing privé dont la signature n’a pas été authentifiée, à compter du jour suivant son enregistrement ou la survenance d’un fait qui établit d’une manière également certaine l’antériorité de l’établissement de l’acte.

32      En application de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation italienne), l’apposition sur un acte sous seing privé d’un cachet postal constitue un fait établissant la date certaine de cet acte au sens de l’article 2704 du code civil, dès lors que le cachet postal figure sur le corps du document lui-même (arrêt du 14 juin 2007, n° 13912). Il ressort également de cette jurisprudence que la preuve contraire de la véracité de la date d’un cachet postal peut être offerte sans qu’il soit besoin d’entamer la procédure d’inscription en faux.

33      En l’espèce, il convient de souligner que, si aucune référence n’est effectuée dans la décision attaquée à l’article 2704 du code civil italien, il y est mentionné la présence d’un cachet postal en date du 21 septembre 1986. Il ressort de l’examen du dossier de procédure devant l’OHMI que ledit cachet postal apparaît sur la première page du contrat, ainsi que sur l’annexe où figure le dessin de la mano portafortuna. Partant, il peut en être déduit que l’apposition dudit cachet postal répond aux conditions énoncées par la jurisprudence de la Cour de cassation italienne.

34      Ainsi, la présence de ce cachet postal est un élément permettant d’établir que le contrat de 1986 a date certaine à compter du 21 septembre 1986 et que, partant, en application de la lecture combinée des articles 2702 à 2704 du code civil, il fait foi de la provenance des déclarations qu’il contient, y compris à l’égard des tiers, depuis le 22 septembre 1986.

35      Toutefois, en application de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, il était loisible à la requérante d’apporter la preuve que le contrat de 1986 avait été, en réalité, rédigé à une autre date que celle figurant sur le cachet postal, sans qu’il soit nécessaire qu’elle introduise une procédure d’inscription en faux.

36      Ainsi, la chambre de recours, en concluant au point 30 de la décision attaquée que le contrat de 1986 « [était] un acte sous seing privé et [faisait] donc pleinement foi de la provenance des déclarations de ceux qui les [avaient] souscrites jusqu’à inscription en faux conformément à l’article 2702 du code civil », alors que le déclenchement d’une telle procédure n’était pas nécessaire dans les circonstances de l’espèce, a suivi une interprétation erronée du droit national applicable en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, partant, a mal apprécié l’étendue exacte de ses compétences.

37      En outre, il y a lieu de constater que la requérante a mis en exergue au cours de la procédure devant la chambre de recours certains éléments, qu’elle qualifie d’ « anomalies », et qui seraient de nature à démontrer le caractère improbable de la rédaction du contrat de 1986 à la date alléguée. Ces éléments sont notamment constitués par les circonstances que la date du cachet de la poste (le 21 septembre 1986) correspond à un jour de fermeture des bureaux de poste et que la durée de protection des droits d’auteur de 70 ans, inscrite dans le contrat correspond à celle applicable postérieurement à 1996, alors qu’elle n’était que de 50 ans à la date de rédaction alléguée du contrat de 1986.

38      Aux points 26 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué ces anomalies par d’éventuelles erreurs du préposé ayant apposé le cachet postal et du juriste ayant rédigé le contrat de 1986.

39      Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé de ces appréciations de la chambre de recours, il suffit de souligner qu’elles ont pu être affectées par l’interprétation erronée du droit italien, soulignée au point 36 ci-dessus. Il peut, en effet, être considéré que la chambre de recours aurait accordé d’avantage d’importance à ces éléments dans l’éventualité où elle aurait estimé qu’il était loisible à la requérante de contester devant elle le caractère certain de la date figurant sur le cachet postal et que, dès lors, le contrat de 1986 ne faisait pas forcément foi de la provenance des déclarations qu’il contient.

40      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours a estimé que les demandeurs en nullité avaient démontré l’existence d’un droit antérieur sur la base d’une interprétation erronée du droit national régissant sa protection et que cette erreur a pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée.

41      Par conséquent, il convient d’accueillir le moyen tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009 et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen.

Validité de la marque communautaire figurative.

L’arrêt du 19 septembre 2012 rendu par le TPUE, T‑231/11, V. Fraas GmbH, contre OHMI intervient sur une marque figurative, .

14 juillet 2009 : dépôt par V. Fraas GmbH d’une demande d’enregistrement de la marque communautaire portant sur le signe ci-après indiqué.

Pour désigner :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (si compris dans la classe 18) ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

20 août 2010 : rejet par l’examinateur pour défaut de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sauf pour  « cuir et imitations de cuir » et « cannes ».

19 octobre 2010 : recours du déposant.

4 mars 2011 : la quatrième chambre de recours rejette le recours, ayant considéré, tout comme l’examinateur, que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b).

Le Tribunal rejette également le recours.

Au-delà du cas d’espèce, le praticien sera intéressé à la lecture de cet arrêt par les nombreuses références aux marques tridimensionnelles, dont l’aléa devant l’OHMI est maintenant bien connu.

40      Selon une jurisprudence également constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui‑même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui‑même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale …….

41      Il ressort de ces considérations que seule une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui‑même, laquelle, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), …………..

42      La jurisprudence citée aux points 40 et 41 ci‑dessus, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit désigné, vaut également lorsque la marque en question est une marque figurative constituée par la forme dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne …

43      Tel est également le cas d’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra, immédiatement et sans réflexion particulière, comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale

………………..

. 53      En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est fondée, pour évaluer le caractère distinctif de la marque demandée, sur les principes applicables aux marques tridimensionnelles. En effet, les considérations exposées aux points 42 et 43 ci‑dessus justifient l’application de la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles, citée aux points 40 et 41 ci‑dessus, également aux marques figuratives constituées par la forme du produit concerné ou la forme d’une partie du produit concerné, dès lors qu’une telle marque n’est pas non plus indépendante de l’aspect du produit qu’elle désigne.

Marque tridimensionnelle : les caractéristiques fonctionnelles

25 mars 2002 : Reddig GmbH dépose la demande de marque communautaire :

Pour

–        classe 6 : « Manches de couteaux (métalliques) » ;

–        classe 8 : « Couteaux, en particulier couteaux de pose » ;

–        classe 20 : « Manches de couteaux non métalliques ».

12 mai 2004 : enregistrement de la marque communautaire.

18 juin 2007 : Morleys Ltd engage une action en nullité de la marque communautaire sur la base de l’Article 52, paragraphe 1, sous a), de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), d) et e), ii), du même règlement et titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009,

15 juillet 2009 : annulation de la marque communautaire par la division d’annulation sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii).

14 septembre 2009 : recours de Reddig GmbH

15 décembre 2010 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI confirme la décision de la division d’annulation.  …..«  bien que la marque en cause ne fût pas exclusivement constituée par la forme qui était nécessaire pour obtenir un résultat technique, les éléments non fonctionnels la composant ne jouaient pas un rôle important. En conséquence, la marque contestée a été considérée comme étant une forme qui, dans ses caractéristiques essentielles, était exclusivement constituée par la forme des produits nécessaire à l’obtention du résultat technique »

D’où un nouveau recours de Reddig GmbH cette fois devant le Tribunal, qui sera rejeté par l’arrêt du 19 septembre 2012

Dans cette affaire, Reddig Gmbh avait déposé également un brevet  US aujourd’hui déchu sur ce couteau.

Voyons la démarche suivie par le Tribunal :

1°)  Identification des caractéristiques essentielles de la marque.

En l’espèce la marque contestée est constituée d’un manche de couteau légèrement courbé caractérisé par un petit angle de cinq à dix degrés entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre, qui possède une section intermédiaire avec une section transversale extérieure un peu arrondie qui s’élargit vers une extrémité arrière effilée. Le manche comporte également une vis moletée dans l’enveloppe du couteau.

2°) Appréciation des caractéristiques essentielles : répondent-elles  à une fonction technique du produit en cause ?

« lors de l’appréciation desdits éléments la division d’annulation s’était fondée sur le brevet américain échu (n° 4662070) avancé par l’intervenante à l’appui de sa demande en nullité. Ainsi qu’il ressort de ce brevet, l’effet technique de l’angle entre la lame du couteau et l’axe longitudinal de la poignée en nacre est de faciliter la découpe. La forme de la section intermédiaire revêt une importance particulière pour les longues découpes. Elle rend la découpe plus précise tout en permettant d’exercer une pression plus forte. Enfin, la vis moletée permet d’ouvrir l’enveloppe et de changer les lames du couteau sans utiliser d’autres outils tout en ne gênant pas la manipulation du couteau durant l’utilisation. »

3°) Mais une hiérarchisation des critères fonctionnels et non fonctionnels devait-elle être menée ?

C’est la position de Reddig Gmbh exprimée de deux façons :

–          La marque contenait ces deux types de critères.

Mais le Tribunal considère que «…, la chambre de recours n’a aucunement déclaré que, afin qu’une marque constituée par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique puisse être enregistrée, les éléments non fonctionnels de celle-ci devaient jouer un rôle plus important que les éléments fonctionnels. Au contraire, elle a reconnu qu’en l’espèce la marque contestée comportait des éléments non fonctionnels. Toutefois, ces éléments ornementaux n’ont pas été considérés comme pouvant constituer les caractéristiques essentielles de la marque (voir point 46 de la décision attaquée). «

Ce serait donc l’absence de caractère essentiel [des éléments ornementaux] qui aurait conduit à l’annulation de la marque

–          Une appréciation globale doit être faite et non « limitée à une appréciation, de manière isolée, de tous les éléments constituant le signe contesté »

Le Tribunal refuse de se laisser entrainer sur cette voie :

« 37      L’identification des caractéristiques essentielles d’un signe tel que visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 doit être opérée cas par cas. Il n’existe, en effet, aucune hiérarchie systématique entre les différents types d’éléments qu’un signe peut comporter. Au demeurant, dans sa recherche des caractéristiques essentielles d’un signe, l’OHMI peut  soit se fonder directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacun des éléments constitutifs du signe (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, précité, point 70, et la jurisprudence citée). »

Le Tribunal applique l’examen successif : il vérifie que chaque caractéristique invoquée comme esthétique est en réalité fonctionnelle :

39      ……. la chambre de recours a bien relevé, au point 46 de la décision attaquée, que la forme du couteau constituant la marque contestée pourrait être perçue comme étant un poisson ou un dauphin. Toutefois, cette ressemblance avec un poisson est conditionnée par des éléments ayant une fonctionnalité technique, à savoir l’invention couverte par le brevet américain échu avec une poignée légèrement plus incurvée ainsi qu’un prolongement modéré des pointes de l’extrémité arrière.

Et le Tribunal procède de la même manière pour toutes les caractéristiques présentées comme ornementales par la requérante et indiquées par des numéros sur son signe, ce qui conduit à de longs développements non repris ici :

Comment s’apprécie le risque de confusion : la marque française BARBACHOUX contre la marque antérieure BARBA avec identité des produits

2 mars 2011 : demande de marque française « Barbachoux » , notamment en classe 25 pour désigner  « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. »

Opposition de la société de droit italien BARBA SRL, titulaire de la marque communautaire « BARBA » enregistrée le 09 juillet 2001, notamment en classes 3, 18 et 25 pour désigner: « 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.. 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.  25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. »

25 novembre 2011 : rejet de l’opposition par le Directeur de l’INPI.

14 septembre 2012 : rejet du recours par la Cour de Paris.

N’est citée ici qu’une partie de la motivation de la Cour sur l’examen des signes :

…..Considérant que le signe contesté « Barbachoux » est dépourvu de signification particulière et constitue une dénomination unique au sein de laquelle aucun élément ne domine ; qu’en effet, le terme « BARBA » ne présente également aucune signification particulière en langue française et le consommateur moyen n’a aucune raison de l’isoler de l’ensemble formé par le terme contesté « Barbachoux » ; que de même, l’élément « CHOUX » ne peut être considéré comme un simple qualificatif du terme « BARBA ». Considérant en conséquence que les deux signes ne présentent pas d’éléments distinctifs et dominants communs et produisent une impression d’ensemble différente.

Considérant dès lors que le signe contesté n’apparaît pas comme pouvant être une déclinaison de la marque antérieure et que malgré l’identité et/ou la similitude des produits désignés, il n’existe pas globalement de risque de confusion pour le consommateur concerné qui dissociera l’origine des produits couverts par les deux signes opposés

Notoriété de la marque dans une procédure d’opposition devant l’INPI

La notoriété est un facture d’aggravation du risque de confusion mais elle ne peut pas en être la cause, enseigne l’arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre 2012  à propos de la marque communautaire « Mini »  opposée à la demande de marque française « Minicargo ».

7 janvier 2011 : dépôt de la demande de marque « Minicargo » pour désigner, en classe 12,   « les ‘appareils de locomotion par terre, à savoir remorques ».

29 mars 2011 : opposition par BMW,  la société de droit allemand, sur la base de la marque communautaire « ‘Mini » renouvelée le 02 avril 2006 pour désigner, notamment, : « Véhicules terrestres et leurs moteurs ; pièces, composants et accessoires de tous les produits précités ; housses de volants pour véhicules ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes de gonflage des pneus de véhicules ; pare-soleil ; galeries ; porte-bagages et filets, porte-bicyclettes, porte-planche à voile, porte-skis et chaînes de neige, tous pour véhicules terrestres ».

28 septembre 2011 : rejet de l’opposition par le Directeur de l’INPI.

Le recours de BMW devant la Cour de Paris est rejeté par arrêt du 14 septembre 2012.

……les deux signes se différencient visuellement par leur longueur puisque le signe second comporte les deux syllabes supplémentaires constituant la séquence ‘cargo’ ;

Que, contrairement à ce que soutient la requérante, le signe ‘Minicargo’ tel que calligraphié constitue un ensemble indissociable dans lequel les deux premières syllabes (constituant la séquence ‘mini’), en dépit de leur positionnement en attaque, n’ont pas, du fait de l’unicité qui singularise ce signe, le caractère dominant qu’elle lui attribue et dans lequel les deux dernières (formant le terme ‘cargo’) ne peuvent être qualifiées de faiblement distinctives dès lors que le consommateur d’attention moyenne le lira comme une référence à un navire ou à un transporteur plutôt qu’à une simple remorque tributaire d’un engin de propulsion, dont le terme ‘mini’ qui lui est accolé servira à en préciser la moindre envergure ;

…….

Que, conceptuellement, c’est à juste titre que le Directeur de l’INPI a retenu que le terme ‘minicargo’ revêt, auprès du consommateur moyennement informé, une signification propre et déterminée, à savoir un navire réservé au transport de marchandises de faible envergure, alors que la marque antérieure, si elle renvoie à la notion de petitesse sans plus de précisions quant à l’objet auquel ce qualificatif se rapporte, n’évoque rien de tel ;

Qu’il y a lieu d’ajouter que s’il n’est pas contesté que la marque ‘Mini’ bénéficie d’une notoriété certaine en raison des succès commerciaux remportés, depuis les années 50, dans le secteur de l’automobile et de sa médiatisation, la notoriété est un facteur d’aggravation du risque de confusion ; qu’il ne saurait être considéré comme en étant la cause et ce d’autant plus qu’a été retenu, au cas particulier, le caractère unitaire du signe second ;

Procédure d’opposition à une demande de marque communautaire : les preuves de l’usage à apporter

L’arrêt rendu le 13 juin 2012  par le Tribunal montre les difficultés pour  apporter la preuve de l’exploitation de la marque antérieure

• Les marques en cause

– La marque communautaire demandée : CERATIX

Pour « Additifs chimiques permettant d’améliorer la surface et les propriétés d’application des teintures, laques, encres d’imprimerie et produits connexes, en particulier dispersions de cire à base de solvants »;

– La marque antérieure opposée : CERATOFIX

Une marque allemande du 4 septembre 2000 pour « « Produits chimiques à usage industriel, notamment aluminosilicates en tant qu’additifs pour la fabrication de matériaux et de corps de moulage incombustibles ainsi que de glaçures ».

• La procédure devant l’OHMI

29 juillet 2010 : la division d’opposition considère que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure est apportée. L’opposition est accueillie la demande de marque communautaire rejetée;

16 août 2010 : le demandeur à la marque communautaire forme un recours auprès de l’OHMI;

8 avril 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours en considérant que « que les documents déposés par la requérante étaient insuffisants aux fins de rapporter la preuve de l’usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. En particulier, elle a estimé, au point 21 de la décision attaquée, ne pas pouvoir déterminer les produits auxquels les preuves documentaires concernant les actes d’usage de la marque antérieure faisaient référence ».

L’arrêt rejette le recours de l’opposant

• Les documents produits :

–      une déclaration du D^r S., directeur du groupe de produits « spécialités » de la requérante, du 2 juin 2009 ;

–        des reproductions d’emballages ou de sacs portant l’inscription CERATOFIX ;

–        104 factures adressées à des clients en Allemagne s’échelonnant de 2004 à 2008 ;

–        une copie d’une page de la brochure « SCnews » 04/2007 ».

• L’examen de ceux-ci

Sur la déclaration du D. S.

30……..il résulte de la jurisprudence, d’une part, que, même lorsqu’une déclaration a été établie au sens de l’article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 par l’un des cadres de la requérante, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve……... D’autre part, le fait qu’une telle déclaration émane d’un salarié de la requérante ne saurait à elle seule la priver de toute valeur…].

Mais les  factures,  les reproductions d’emballage et celle de la brochure ne corroborent pas cette déclaration

38      …… il convient de constater que les factures qui ont été transmises par la requérante à l’OHMI comportent uniquement l’énoncé de la marque verbale, la nature du conditionnement ainsi que le numéro de l’article, mais ne précisent pas la nature du produit concerné, en sorte qu’aucune information ne permet de déterminer le produit vendu.

39      En effet, lesdites factures ne permettent pas, per se ou par recoupement avec des catalogues ou d’autres documents, de déterminer la nature des produits qui ont fait l’objet de la transaction matérialisée par la facture établie par la requérante…..

40      Or, en l’absence de toute donnée permettant d’identifier la nature du produit concerné ou, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, de listes de références permettant de déterminer, au regard de leur numéro d’article, les produits qui ont été vendus, force est de constater qu’il est impossible de procéder à l’établissement d’un lien entre cette marque et des produits qui en seraient revêtus.

41      En outre, il n’apparaît pas que la preuve de l’usage serait plus difficile à rapporter lorsque les factures sont établies directement par le producteur aux entreprises industrielles que par des agents commerciaux à des clients finaux ou que les preuves présenteraient un caractère probant accru en ce qui concerne ces derniers.

42      En effet, que les produits soient vendus à des entreprises industrielles ou à des clients finaux, il convient de relever que, aux fins de l’établissement de la preuve d’usage sérieux, doivent toutefois figurer sur les factures des informations permettant d’identifier de manière même indirecte la nature du produit faisant l’objet de la transaction concernée.

43      Troisièmement, s’agissant des photographies des emballages portant l’inscription de la marque antérieure, force est de constater qu’elles ne permettent pas de déterminer, directement ou même indirectement, la nature du produit contenu dans lesdits emballages. En effet, ces photographies, dont il n’est pas nécessaire d’examiner la conséquence de l’absence de transmission de celles-ci à l’intervenante du fait du caractère illisible des photocopies adressées à cette dernière, comportent, pour quatre d’entre elles, uniquement la mention « CERATOFIX R 25 KG » suivie de la mention « 06/2009 » et de la mention « LW : 1744 ». La dernière photographie représente plusieurs sacs empilés et emballés ensemble dans un fil plastique transparent laissant apparaître l’inscription suivante : « CERATOFIX WGA M9106 24,5 KG ».

44      Aucune de ces mentions ne renvoie à un document ou à tout autre élément permettant de déterminer la nature du produit contenu dans ces sacs.

45      Quatrièmement, s’agissant de la copie d’une page de la brochure « ‘SCnews’ 04/2007 », force est de constater que cette brochure fournit des informations sur le lancement d’une nouvelle gamme de produits « CERATOFIX », à savoir des additifs spéciaux pour des agents de démoulage, pour la production de pneus et de matières plastiques.

46      Certes, ainsi que la requérante l’a souligné, la Cour a jugé, au point 37 de l’arrêt Ansul, point 19 supra, que l’usage de la marque devait porter sur des produits et des services qui étaient déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, était imminente.

47      Ainsi, selon la requérante, l’usage d’une marque peut être considéré comme sérieux lorsque cette marque n’est pas utilisée pour commercialiser des produits, mais pour conquérir de futurs débouchés, ce qui serait établi par la brochure susmentionnée, qui constitue une mesure publicitaire.

48      Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, cette brochure ne contient aucune indication concernant la commercialisation ou la vente de produits, mais fait uniquement référence à des « entretiens prometteurs » avec des clients potentiels, ce qui ne constitue, à ce stade, qu’une supposition. Ainsi, cette brochure ne saurait, à elle seule, être assimilée à une campagne publicitaire permettant d’entrevoir une commercialisation imminente concernant des produits spécifiques.

49      Il ressort des points 34 à 48 ci-dessus que la déclaration du D^r S. n’étant pas corroborée par d’autres éléments de preuve, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’elle ne pouvait pas, à elle seule, prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

Marque tridimensionnelle

Une forme c’est à dire un signe tridimensionnelle, peut-elle constituer une marque valable?

L’arrêt du 12 juin 2012 se prononce sur le risque de confusion entre une marque et une forme tridimensionnelle

• Les faits et l’arrêt de la Cour d’appel

Agatha Diffusion est titulaire de la marque figurative française constituée par « la représentation stylisée d’un chien de race scottish-terrier, debout, vu de profil gauche, avec un collier autour du cou » pour désigner des produits des classes 3, 14, 18 et 25 dont les bijoux.

Agatha Diffusion engage une action en contrefaçon contre différentes sociétés Swarovski qui commercialisaient « un pendentif représentant un chien stylisé »

La Cour de Paris condamne pour contrefaçon de marque.

• La cassation

Différents moyens étaient soumis à la Cour de cassation.

Citons celui qui a été retenu par cet arrêt de cassation du 12 juin 2012

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 711-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour retenir le risque de confusion entre la marque litigieuse et le pendentif, l’arrêt retient que leurs dessins présentent une stylisation identique ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, en considérant les seuls dessins et sans prendre en compte la couleur, le matériau, la taille en facettes, ainsi que l’aspect d’ensemble tridimensionnel du pendentif, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à l’examen de l’impression d’ensemble produite par la marque et le bijou, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er avril 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Marque tridimensionnelle : les preuves du caractère distinctif

La marque tridimensionnelle peut-elle acquérir un caractère distinctif mais avec quelles preuves ? L’arrêt du 24 mai 2012 nous donne quelques précisions.

• La demande de marque communautaire

Le 18 mai 2004 : Liindt présente une demande de marque communautaire :

Pour «Chocolat, produits en chocolat».

• Les décisions antérieurs à l’arrêt de la Cour du 24 mai 2012

14 octobre 2005 : l’examinateur de l’OHMI rejette la demande.

11 juin 2008 : la quatrième chambre de  recours de l’OHMI rejette le recours de Lindt.

18 août 2008 : recours de Lindt devant e Tribunal.

17 décembre 2010 : le Tribunal rejette le recours, c’est cette décision du Tribunal qui est examinée par la Cour dans son arrêt du 24 mai 2012.

En nous reportant à l’arrêt du 24 mai 2012, voyons comment a décidé le Tribunal : le débat sur l’acquisition du caractère distinctif hors de l’Allemagne ne peut pas être établi uniquement sur 3 Etats.

……, le Tribunal a rejeté, au point 67 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante selon lequel, en dehors de l’Allemagne, le lapin de Pâques en chocolat est largement inconnu et, de ce fait, aurait un caractère distinctif intrinsèque dans les autres États membres. Il est notoire, selon le Tribunal, que les lapins en chocolat, qui sont surtout vendus en période de Pâques, ne sont pas inconnus en dehors de l’Allemagne.

21      Le Tribunal a donc considéré, au point 68 de l’arrêt attaqué, qu’il y a lieu de présumer que, en l’absence d’indices concrets en sens contraire, l’impression que crée dans l’esprit du consommateur la marque dont l’enregistrement est demandé, qui consiste en un signe tridimensionnel, est la même dans toute l’Union et, ainsi, que cette marque est dépourvue de caractère distinctif sur l’ensemble du territoire de l’Union.

22      Au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que c’est donc dans toute l’Union que ladite marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage pour être enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

23      Or, le Tribunal a relevé au point 70 de l’arrêt attaqué que, à supposer même que la requérante démontre le caractère distinctif du signe en cause acquis par l’usage dans les trois États membres qu’elle cite, à savoir en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni, les pièces justificatives fournies par celle-ci ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve que ce signe a acquis un caractère distinctif dans tous les États membres à la date de l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque en cause.

24      Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si les pièces démontrent effectivement l’existence du caractère distinctif du signe en cause acquis par l’usage dans les trois États membres invoqués par la requérante, car cela ne suffirait pas pour démontrer l’acquisition, par ce signe, d’un caractère distinctif par l’usage dans toute l’Union.

25      Par conséquent, le second moyen a également été rejeté par le Tribunal.

• Pour rejeter le pourvoi contre cet arrêt, la Cour le 24 mai motive ainsi sa décision

Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le motif absolu de refus t visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement ne s’oppose pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

60      La Cour a déjà jugé qu’une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère (voir arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05, précité, point 83).

61      C’est en application de cette jurisprudence que le Tribunal est parvenu à la conclusion, figurant au point 69 de l’arrêt attaqué, que la marque dont l’enregistrement est demandé doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans toute l’Union. Cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur de droit dans la mesure où, comme il découle des points 51 et 68 de l’arrêt attaqué, lus ensemble, la requérante n’est pas parvenue à établir que ladite marque était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque et que cette constatation était valable pour l’ensemble du territoire de l’Union. Pour cette raison, ne sauraient être accueillis l’argument de la requérante ainsi que les données statistiques fournies par celle-ci à l’appui dudit argument, selon lequel la marque dont l’enregistrement est demandé posséderait un caractère distinctif intrinsèque dans quinze États membres et que, dès lors, dans ces États, l’acquisition, par celle-ci, d’un caractère distinctif par l’usage ne devrait pas être exigée.

62      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, la marque communautaire ayant un caractère unitaire, l’appréciation de l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage ne devrait pas se fonder sur les marchés nationaux pris individuellement, il convient de relever que, même s’il est vrai, conformément à la jurisprudence rappelée au point 60 du présent arrêt, que l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée pour la partie de l’Union dans laquelle cette marque n’avait pas ab initio un tel caractère, il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement.

63      Toutefois, pour ce qui est du cas d’espèce, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit puisque, en tout état de cause, la requérante n’a pas prouvé de manière quantitativement suffisante l’acquisition, par la marque dont l’enregistrement est demandé, d’un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union.

64      Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé.

65      Dans ces conditions, le présent pourvoi doit être rejeté.

Signe utilisé de manière descriptive

L’arrêt rendu le 21 mars 2012 intervient dans une affaire où est opposée à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI  la marque antérieure GTI,  un signe qui apparaît utilisé de manière descriptive.

• Les signes en cause

28 octobre 2003 : Suzuki Motor Corp dépose la demande de marque communautaire : SWIFT GTi

« Véhicules motorisés et leurs pièces et parties constitutives ; véhicules terrestres et leurs moteurs et autres pièces, parties constitutives et accessoires compris dans la classe 12 ; housses pour volants, pour sièges de véhicules et pour véhicules terrestres ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes à pneus de véhicules ; pare-soleil, galeries, porte-bagages, porte-bicyclettes, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules à moteur terrestres »

30 novembre 2004 : Volkswagen AG forme opposition sur la base de différentes marques verbales GTI :

–          enregistrement allemand n° 39 406 386, du 27 septembre 1995,

–          et l’enregistrement international n° 717592, du 22 juin 1999, en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie, en Slovaquie, en Espagne, au Portugal, au Benelux, en France, en Italie, en Autriche et en Suède.

Les deux enregistrements visent  « automobiles et leurs pièces ; moteurs automobiles »,

• Une succession d’événements

21 mars 2005 : l’OHMI demande à Volkswagen AG des preuves d’usage de ses deux enregistrements  au plus tard le 27 mai 2005

25 mai 2005 : Volkswagen AG présente des documents mais Suzuki en conteste la pertinence

14 septembre 2005 : Suzuki demande à l’OHMI de rectifier la représentation de la marque demandée, si la demande porte sur « SWIFT GTi » avec la lettre « i » finale minuscule, sa publication a été faite sous la forme « SWIFT GTI ».

10 novembre 2005 : l’OHMI indique aux parties :

–          qu’une nouvelle publication de la marque va intervenir

–          la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à l’expiration du nouveau délai d’opposition commençant à courir à la date de la nouvelle publication

30 janvier 2006 : nouvelle publication. Aucune nouvelle opposition n’a été déposée.

14 mars 2006 : la procédure d’opposition reprend . A cette date le délai d’opposition sur la nouvelle publication n’a pas expiré.

27 mars 2007 : la division d’opposition rejette l’opposition pour insuffisance de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures.

14 mai 2007 : recours de Volkswagen contre la décision de la division d’opposition.

9 décembre 2008 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

Au-delà des débats sur la détermination des  marques nationales soumises à l’obligation de l’usage, la chambre de recours a considéré que : « les marques antérieures seraient perçues – au moins intuitivement – comme faisant référence à certaines caractéristiques techniques d’une voiture ou de son moteur, alors que la marque demandée consisterait en une combinaison d’un nom fantaisiste de modèle de véhicule, « swift », suivi d’une référence auxdites caractéristiques techniques »

D’où le recours de Volkswagen devant le Tribunal de l’Union Européenne.

Le tribunal va rejeter le recours.

• Sur le public pertinent

S’agissant du degré d’attention et de connaissances du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 67 de la décision attaquée, que, alors même que l’on ne saurait attendre d’un consommateur moyen un niveau de connaissances et d’attention comparable à celui d’un professionnel du secteur automobile, il convenait néanmoins de présumer que son niveau d’attention à l’égard des produits en cause était supérieur à la moyenne, étant donné que l’achat d’une voiture était l’un des investissements les plus importants que devait normalement faire un consommateur moyen, tandis que l’équipement, les pièces constitutives et les accessoires de voitures étaient des produits relativement onéreux, qui ne faisaient certainement pas partie des achats quotidiens et requéraient une plus grande attention quant à leur compatibilité. De la même manière, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à des consommateurs particulièrement intéressés par les voitures en général ou ponctuellement, par exemple lors du choix d’une voiture. Ceux-ci seraient raisonnablement attentifs et avisés, notamment dans la mesure où ils seraient amenés à investir une somme considérable dans l’achat d’une « voiture ‘GTI’ »

• Sur les signes en cause

Ainsi, en premier lieu, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de nombreuses preuves tirées de dictionnaires fournies par Suzuki, il ne faisait aucun doute que la combinaison de lettres « gt », et sa variante « gti », étaient des sigles notoirement connus parmi les professionnels du secteur automobile, puisqu’il s’agissait des lettres initiales de « gran turismo », ou de « grand tourisme », et de « gran turismo iniezione », ou de « grand tourisme injection ». Il convient également de relever que, au point 22 de la décision attaquée, sous iv) à xiv), la chambre de recours avait référencé les divers renvois, présentés par Suzuki, aux extraits des dictionnaires portant sur les significations du sigle GTI.

52      Au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est encore référée, à cet égard, aux règlements de la Fédération internationale de l’automobile (ci-après la « FIA »), définissant, en outre, un véhicule GT comme une « automobile ouverte ou fermée disposant au plus d’une porte de chaque côté et au moins de deux sièges situés de part et d’autre de la ligne centrale longitudinale de la voiture […] », qui doit « pouvoir être utilisée sur route de façon tout à fait légale et être adaptée à la course sur circuits ou en intérieur ».

53      Selon la chambre de recours, le sigle GTI présente, dès lors, un caractère descriptif.

• Et en particulier en Suède, territoire où la marque antérieure a été retenue

En effet, comme cela ressort des points 51 à 54 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est notamment référée au règlement de la FIA, dont il n’a pas été soutenu qu’elle n’était pas active en Suède, ensuite au site Internet d’un concessionnaire suédois de voitures, Passagen bilweb, cité d’ailleurs à deux reprises, ainsi qu’à l’encyclopédie nationale suédoise Nationalencyklopedin, et enfin à son « expérience générale » portant sur l’utilisation des combinaisons de lettres se terminant par la lettre « i » sur des véhicules, sans limiter territorialement la validité de cette dernière considération.

Le droit des marques s’intéresse au sens des mots et tient compte de la réputation

Un arrêt du Tribunal du 29 mars 2012, affaire T‑369/10, You-Q BV, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), intervient à propos de la demande de marque « BEATLE » à laquelle étaient opposés différents enregistrements détenus par Apple Corps Ltd sur les signes « BEATLES » et « The Beatles« , deux points doivent être relevés.

• Sa portée devra être relativisée au regard de sa motivation qui  si elle est évidente – bien sûr!- mérite d’être rappelée :

56 L’argument de la requérante selon lequel le mot « beatles » n’aurait pas de caractère distinctif, dès lors qu’il ne serait pas un mot inventé, mais serait issu du mot « beat » (battement, rythme), ne saurait être accueilli.

57 En effet, ainsi que l’a, à juste titre, relevé l’OHMI, les marques THE BEATLES et BEATLES ne font pas simplement référence au mot anglais « beat », mais intègrent ce mot dans une composition fantaisiste combinant la référence à « beat » avec le mot « beetle » (coccinelle) afin de créer une combinaison très distinctive et très originale des deux mots.

58 En tout état de cause, il convient de constater que le terme « beatles » a acquis un caractère distinctif propre détaché du mot « beat » qui le compose, en sorte que, confronté aux marques THE BEATLES ou BEATLES, le grand public, en particulier dans les États non anglophones de l’Union, pensera immédiatement au groupe éponyme ainsi que, en particulier, aux enregistrements sonores, aux enregistrements vidéo et aux films de ce groupe et ne procédera pas à une décomposition de la marque.

• Le droit des marques est quelque fois réducteur :

55 En quatrième lieu, s’agissant du caractère distinctif des marques antérieures, il convient de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours a, ainsi qu’il ressort du point 17 de la décision attaquée, considéré que tant dans la partie anglophone de l’Union européenne que dans de nombreuses autres parties de ce territoire, le grand public avait fini par associer les mots « beatles » et « the beatles » aux « enregistrements sonores, enregistrements vidéo [et] films » et, dans une moindre mesure, aux produits susmentionnés du groupe pop du même nom.