Jurisprudences intervenues en matière de brevet.

Indemnisation de la contrefaçon

Un arrêt très important pour la fixation des indemnités de la contrefaçon est rendu le 9 juin 2016 par la Cour de Justice sur une demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht de Düsseldorf. Certes cet arrêt intervient en matière d’obtention végétale et de leur règlement communautaire, mais les conséquences pratiques sont considérables. l’arrêt est .

1)      L’article 94 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, doit être interprété en ce sens que le droit à réparation qu’il reconnaît au titulaire d’une variété végétale protégée contrefaite s’étend à l’ensemble du préjudice subi par celui-ci, sans que cet article puisse servir de fondement à l’imposition d’un supplément forfaitaire pour contrefaçon ni spécifiquement à la restitution des gains et des avantages tirés par le contrefacteur.

2)      La notion de « rémunération équitable », prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement n° 2100/94, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre, outre le paiement de la redevance usuelle qui serait due pour la production sous licence, l’ensemble des préjudices étroitement liés à l’absence de paiement de cette redevance, auquel est susceptible d’appartenir, notamment, le paiement d’intérêts de retard. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer les circonstances qui requièrent une majoration de ladite redevance, sachant que chacune d’entre elles ne saurait être répercutée plus d’une fois aux fins de l’évaluation du montant de la rémunération équitable.

3)      L’article 94, paragraphe 2, du règlement n° 2100/94 doit être interprété en ce sens que le montant du préjudice visé à cette disposition doit être fixé en fonction des éléments concrets avancés à cet égard par le titulaire de la variété contrefaite, au besoin au moyen d’une méthode forfaitaire si lesdits éléments ne sont pas quantifiables. Cette disposition ne s’oppose pas à ce que les dépens exposés dans le cadre d’une procédure en référé n’ayant pas abouti n’entrent pas dans l’évaluation de ce préjudice ni que des frais extrajudiciaires engagés dans le cadre de la procédure au fond ne soient pas pris en considération. L’absence de prise en compte de ces frais est, toutefois, subordonnée à la condition que le montant des dépens judiciaires susceptibles d’être alloués à la victime de la contrefaçon ne soit pas de nature à la dissuader de faire valoir ses droits en justice, eu égard aux sommes restant à sa charge au titre des frais extrajudiciaires engagés ainsi qu’à leur utilité pour l’action principale en réparation.

CCP et produit phytoprotecteur

Par son arrêt du 19 juin 2014, ici, la Cour de Justice indique :

La notion de «produit», figurant à l’article 1er, point 8, et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, ainsi que la notion de «substances actives», figurant à l’article 1er, point 3, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens que peut relever de ces notions une substance destinée à un usage phytoprotecteur, dès lors qu’elle exerce une action toxique, phytotoxique ou phytopharmaceutique propre.

Activité inventive de la revendication principale et des revendications dépendantes

Quand une revendication principale est jugée valable, la validité des revendications dépendantes est-elle encore à discuter ? Un arrêt de la Cour de Paris du 13 juin 2014 examine ainsi successivement au regard de l’activité inventive la validité de la revendication principale et celle des revendications dépendantes.

Limitation de brevet et demande d’un CCP

Combiner le régime du CCP avec une demande en limitation du brevet de base est un exercice délicat. La Cour de Paris par son arrêt du 30 mai 2014 illustre cette difficulté : « Cependant les services de l’INPI ne peuvent octroyer un Certificat complémentaire de protectionportant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué et le libellé de la revendication 8 invoquée ne porte pas sur l’association de l’azoxystrobine et du folpel.

En l’absence de référence expresse du folpel dans la revendication 8, au jour du rejet de la décision celle-ci est donc fondée. »

Appel par un breveté finalement condamné pour abus de procédure

L’arrêt du 7 mai de la Cour de Paris est à souligner : faire appel n’est pas sans risque. Un breveté voit son appel sur la base d’un procès-verbal de constat à la régularité à l’évidence contestable,  qualifié « d’errement procédural ».

Brevet européen annulé par le juge français pour insuffisance de description

Classiquement les brevets européens sont réputés solides, néanmoins l’arrêt de la Cour de Paris du 21 mars 2014 annule la partie française d’un brevet pour insuffisance de description.

Limitation d’un brevet après le jugement  et contrefaçon par équivalence

La limitation du brevet est autorisée très largement en faveur du breveté. Un arrêt du  19 mars 2014 de la Cour de Paris retient la contrefaçon du brevet par équivalence, mais après que ce brevet ait été limité, cette limitation étant intervenue postérieurement au jugement qui avait déjà retenu une contrefaçon par équivalence.

Preuve de la contrefaçon pour présenter une requête afin d’établir la contrefaçon.

Si la saisie-contrefaçon est le moyen privilégié pour établir la preuve de la contrefaçon, quel début de preuve faudrait-il apporter au juge pour obtenir son autorisation afin de procéder à une saisie-contrefaçon ?  C’est la question à laquelle conduit un arrêt de la Cour de Paris du 28 janvier 2014 qui rétracte l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon «  la cour estime que, s’agissant d’une mesure d’une exceptionnelle gravité puisqu’autorisant la saisie-contrefaçon et l’accès à des documents d’une société de manière non contradictoire, il convient que la demande ne repose pas sur de simples affirmations ou allégations non étayées par un minimum de pièces »

Contrefaçon de brevet et discussion pour prendre une licence de brevet.

Quelques fois quand une négociation n’aboutit pas à la conclusion d’un contrat de licence, le titulaire du brevet peut être tenté de voir dans cette discussion une tentative pour dissimuler une contrefaçon. Mais la Cour de Paris par arrêt du 24 janvier 2014 considère que « la proposition de conclure une licence ne peut valoir aveu de la contrefaçon sans que les termes de cette proposition contienne la moindre reconnaissance de ces actes ».

Invention de salarié, application à des sociétés et à des salariés situés à l’étranger.

Le régime des inventions de salarié s’applique-t-il exclusivement aux entreprises françaises ou également à des entreprises étrangères par des dispositions du contrat de travail ? L’arrêt du 11 décembre 2013 de la Cour de Paris répond par l’affirmative

Limitation de brevet et CCP.

Le contentieux de la limitation de brevet déjà fourni  s’enrichit encore avec celui de l’octroi du CCP. L’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013 illustre une combinaison de ces deux contentieux par le même requérant. L’arrêt est ici

Limitation du brevet, et la suffisance de la description.

Le 25 octobre 2013, la Cour de Paris a rendu son arrêt après cassation. cet arrêt de la Cour de Paris est très important. D’une part,  il ouvre plus largement l’accès à la limitation du brevet. D’autre part, il laisse en suspend le débat sur la suffisance de description.

Limitation du brevet en appel.

L’arrêt de la Cour de Paris du 30 octobre 2013  indique simplement que la demande en limitation du brevet est possible en appel du jugement qui a annulé le brevet.

Copropriétaire de brevet et demande en annulation du titre.

Un litige entre copropriétaires d’un brevet est toujours possible. Dans un tel contexte, un copropriétaire peut-il demander l’annulation du titre pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ? C’est la situation que relate la Cour de Paris dans son arrêt le 13 octobre 2013 et qui reconnaît ce droit au copropriétaire.

Invention de mission, la date de l’ invention.

L arrêt du 10 septembre 2013 de la Cour de cassation évoque également la question de la date du dépôt du brevet quand cette date se place après le terme de la mission inventive fixée au salarié par son employeur.  Ce décalage dans le temps  a-t-il un impact sur le régime applicable à l’invention ainsi brevetée ?

Inventeurs salariés, invention de mission, invention hors mission.

Pour les inventeurs salariés, la distinction entre des inventions hors mission attribuables et des inventions de mission est quelque fois délicate. L’arrêt du 10 septembre 2013  de la Cour de cassation apporte des éléments de réponse.

Contrat de copropriété de brevet, action en contrefaçon, action en nullité du brevet

Le contrat de copropriété d’un brevet prévoit souvent  l’organisation des actions futures en contrefaçon. De telles clauses peuvent se révéler redoutables pour un présumé contrefacteur comme le montre l’arrêt de la Cour de Lyon du 12 septembre 2013.

Annulation d’un brevet et le degré de certitude des tiers.

Un arrêt du 12 septembre 2013 de la Cour de Lyon intervient à propos d’une demande de contrefaçon par équivalence. Cet arrêt confirme le jugement qui a écarté la contrefaçon. La Cour se réfère « au degré raisonnable de certitude que les tiers sont en droit d’attendre de la consultation du titre de brevet ».

Revendication principale et revendications dépendantes, et leur annulation.

L’arrêt du 9 juillet 2013 de la Cour de cassation est d’une très haute importance en matière d’annulation de brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. Il examine comment l’annulation d’une revendication principale impacte le débat sur l’annulation des revendications dépendantes.

Inventeur salarié, le juste prix

Un arrêt très important pour les salariés inventeurs est rendu par la Cour de cassation le 9 juillet 2013 . Il clarifie la détermination du juste prix auquel a droit l’inventeur salarié. On sait que le salarié qui réalise une invention hors mission mais soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions soit dans le domaine de l’activité de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, a droit au paiement d’un juste prix quand l’employeur se fait attribuer le brevet.

Invention, brevet, logiciel, fonctionnaire, rémunération supplémentaire et intéressement.

La prime d’intéressement pour l’auteur d’un moteur de recherche est due lors de la commercialisation des bases de données qui emploient ce moteur de recherche. L’intéressement des fonctionnaires ne se limite pas aux seules inventions brevetables, l’auteur d’un moteur de recherche appliqué à une base de données peut également en bénéficier. L’arrêt du 22 mai 2013 du Conseil d’Etat enseigne que le calcul en faveur de l’inventeur ou de l’auteur ou du créateur peut prendre en compte les revenus indirects obtenus par l’employeur.

Brevet, contrat de cession, condition potestative.

Souvent les contrats sur les brevets prévoient que la délivrance d’un titre constitue une condition de paiement d’un prix. Une telle condition est -elle potestative ? L’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2013 donne une (la) réponse.

Recours contre les décisions du Directeur de l’INPI, délai.

Le recours contre une décision du Directeur de l’INPI bénéficie-t-il d’un délai de distance ? Le délai de distance dont il est question, est celui de l’article 643 du Code de procédure civile. Pour la Cour de cassation,  le 14 mai 2013,« les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile n’étant pas applicables aux recours présentés au directeur général de l’INPI, sur le fondement de l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, … la cour d’appel n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche ».

L’exigence de la traduction est donc une question de fond. Le recours n’est pas recevable car déposé après le délai de deux mois, l’article 643 du Code civile ne s’appliquant pas au recours prévu par l’article L612-16 du CPI.

Brevet, savoir-faire, et secret.

L’arrêt rendu par la Cour de Paris le 16 mai 2013 rappelle la distinction entre secret et savoir-faire.

Les jurisprudences européenne et nationale, reprises par le règlement CE n°2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées définissent les « savoir-faire » comme un ensemble secret, substantiel et identifié  d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci. Dans ce contexte, l’adjectif « secret » signifie que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants, n’est pas généralement connu ou facilement accessible. L’adjectif « substantiel » signifie que le savoir-faire doit inclure des informations indispensables pour l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels, et « identifié » signifie que le savoir-faire doit être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

L’adjectif secret ne signifie pas que le franchiseur doive proposer un savoir-faire ignoré jusqu’alors et impossible à connaître en dehors de l’accès à la franchise, mais que l’objet de la franchise permette au franchisé d’accéder à un domaine dont l’accès lui aurait réclamé des recherches ou des études personnelles longues et coûteuses tant en termes monétaire que de temps.

Brevet et protection d’un résultat.

L’arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2013 casse un arrêt de la Cour de Lyon du 13 juillet 2011 qui avait rejeté la demande d’annulation de la revendication 2 du brevet dépendante de la revendication 1ère. La Cour de cassation affirme-t-elle qu’un résultat n’est pas protégeable par brevet ou bien sanctionne-t-elle un arrêt qui a dénaturé la portée d’une revendication ?

Brevet et limitation.

L’arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour de cassation présente des conséquences très grandes pour les titulaires de brevet, qui souhaitent limiter leur titre.

Attendu que pour rejeter le recours contre la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté cette requête, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification proposée de la revendication 8 ajoute, à la composition comprenant un composé selon la revendication 1 et un support ou diluant visé dans le texte initial, un autre composé alors que, ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’objet de la revendication modifiée n’était pas divulgué directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Brevet européen et sa traduction, un intérêt historique qui suscite toujours des interrogations.

Avec la ratification par la France de l’accord de Londres, la traduction des brevets délivrés par l’OEB et visant la France n’est plus requise.  L’arrêt de la Cour de Paris du 12 avril 2013 intervient après l’arrêt de cassation du 29 novembre 2011.

Nullité du brevet, qui peut demander la nullité du brevet ?

Toute personne peut-elle demander la nullité d’un brevet ? L’arrêt du 6 mars 2013 répond par la négative et infirme un jugement du Tribunal de grande instance de Paris.

Brevet et indemnisation du breveté pour les actes de contrefaçon, montant de la provision.

L’arrêt du 15 février 2013 de la Cour de Paris a majoré une provision sur les dommages et intérêts pour la contrefaçon des différents brevets à hauteur de 10 % de la masse contrefaisante .

Nullité du brevet et droit au titre, brevet français et partie française du brevet européen.

Un arrêt du 15 février 2013 de la Cour de Paris s’est prononcé sur la qualification de nullité relative ou de nullité absolue du droit au brevet même si dans cette affaire, le débat s’est limité au droit de la partie française du brevet européen.

Invention de salarié, brevet et rémunération supplémentaire.

La Cour de cassation par un arrêt du 12 février 2013 dit que l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique qui subordonne le droit à la rémunération supplémentaire à la double condition de la délivrance d’un brevet et de l’intérêt exceptionnel que l’invention présente pour l’entreprise est contraire à la loi du 26 novembre 1990.

Contrefaçon du brevet et indemnisation du breveté.

Pour les parties, la question indemnitaire est essentielle. L’arrêt du 18 janvier 2013 de la Cour de Paris illustre les problématiques rencontrées pour la détermination du préjudice de la contrefaçon de brevet.

Interdiction provisoire sur requête.

Différentes prérogatives sont accordées au breveté. Parmi celles-ci, l’interdiction provisoire obtenue sur requête du breveté en application de L 615-3. La Cour de Paris par son arrêt du 11 décembre 2012 pose des conditions très strictes de loyauté pour permettre la mise en œuvre de cette procédure sur requête.

Brevet et savoir faire.

Quelle définition donner du savoir-faire ? Le savoir–faire est généralement invoqué en l’absence de droit de propriété industrielle. Mais à quoi peut-il s’appliquer effectivement ? L’arrêt du 18 décembre 2012 ne nous définit pas l’objet d’un savoir-faire, il nous donne simplement une indication sur ce qui ne constitue pas du savoir-faire.

Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la seule présentation d’un produit dans un filet auquel est fixé une étiquette ne saurait caractériser l’existence d’un savoir-faire, ni celle d’un travail intellectuel et qu’elle n’est pas constitutive de parasitisme, cette forme de présentation, d’un usage ancien et banal dans ce secteur, étant déjà connue pour d’autres produits alimentaires et son application au fromage ne constituant qu’une idée ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas fondé ;

Quelle définition de l’homme du métier indiquer lors du contentieux de la validité du brevet ?

La Cour de cassation, le 20 novembre 2012,  exigerait-elle que le juge énumère précisément les compétences de l’homme du métier ou ne se prononce-t-elle que sur un arrêt ne l’ayant défini que de manière négative  ?

Boegli, société suisse,  est titulaire du brevet européen n° 1 324 877 déposé le 3 octobre 2001, sous priorité d’un brevet suisse déposé le 13 octobre 2000, désignant la France et couvrant un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat.

Boegli poursuit en contrefaçon la société de droit russe Darsail pour commercialisation de dispositifs en violation des revendications 1, 2, 5 et 8 du brevet.

Le 23 mars 2011,  la Cour d’appel de Paris annule les revendications en cause pour défaut d’activité inventive.

Voyons ce que la Cour de cassation retient de l’arrêt de la Cour d’appel pour en prononcer la cassation le 20 novembre 2012 :

« l’arrêt, après avoir constaté que, selon la nature de la feuille d’emballage à traiter et la proportion des reliefs à créer sur celle-ci, la technique utilisée relevait de l’emboutissage, de l’estampage, du gaufrage ou du satinage, retient que l’homme du métier n’est ni un concepteur de machine-outil, ni un ingénieur en micro mécanique possédant des connaissances en optique ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans donner une définition précise de l’homme du métier, alors que l’activité inventive des revendications du brevet européen en cause devait s’apprécier au regard de l’homme du métier qui était celui du domaine technique où se posait le problème que l’invention, objet de ce brevet, se proposait de résoudre, la cour d’appel a violé les textes susvisés  [L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les articles 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen ]; »

Des moyens du pourvoi  nous en diront peut-être un peu plus.

« ALORS, D’UNE PART, QUE l’activité inventive d’un brevet s’apprécie en se plaçant du point de vue de l’homme du métier, défini comme l’homme du domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l’invention ; qu’en se bornant à relever que la technique en cause en l’espèce relèverait « en fonction de la proportion des reliefs et de la nature de la surface, de l’emboutissage, de l’estampage ou du satinage », et que l’homme du métier ne serait ni un concepteur de machine-outil, ni un ingénieur en micro-mécanique possédant des connaissances en optique, sans définir précisément l’homme du métier au regard duquel l’activité inventive du brevet européen n° 1 324 877 devait être appréciée, la Cour d’appel a violé les articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’homme du métier est celui du domaine technique dans lequel se pose le problème que se propose de résoudre l’invention ; que l’appréciation du caractère évident de la solution proposée par le brevet n’intervient qu’au stade de l’examen de l’activité inventive, en se plaçant du point de vue de l’homme du métier, et ne peut donc, par hypothèse, intervenir dans la définition de ce dernier ; qu’en retenant que l’homme du métier ne serait pas un ingénieur possédant des connaissances en optique, pour la seule raison que l’effet d’ombre serait un « phénomène universellement connu », quand elle constatait elle-même que l’invention avait pour objet de mettre en oeuvre cet effet optique et intervenait donc dans le domaine technique de l’optique, la Cour d’appel, qui a confondu définition de l’homme du métier et appréciation de l’évidence de l’invention, a violé les articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le gaufrage à « effet d’ombre », selon le brevet européen n° 1 324 877, est défini comme un gaufrage « où les signes estampés dans l’arrière-fond satiné présentent, selon l’angle de vue de l’observateur et/ou la direction et le genre de la source de lumière, une intensité variable et un aspect similaire à une ombre » (cf. brevet BOEGLI, p. 4, §. 3) ; qu’en retenant que l’« effet d’ombre » mis en oeuvre dans le brevet européen n° 1 324 877 consisterait à « savoir que la taille d’une ombre, donc sa visibilité, dépend de la hauteur du relief qui la crée mais aussi de l’angle d’incidence de la lumière qui la frappe », quand l’« effet d’ombre » visé par ce brevet n’était pas le simple effet de la réflexion de la lumière sur un objet, mais l’obtention d’un effet d’optique particulier permettant de modifier l’aspect d’un signe gaufré selon l’angle de vue de l’observateur, le genre ou la position de la source de la lumière, et de lui donner un aspect similaire à celui d’une ombre, la Cour d’appel a dénaturé le brevet européen n° 1 324 877, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’en se bornant à affirmer que l’effet d’ombre serait un « phénomène universellement connu » et que « la caractéristique d’un motif de faible relief qui change d’aspect selon l’angle de vue de l’observateur et/ou le genre et/ou la position de la source de lumière est bien connue et ne peut être considérée comme une découverte témoignant d’une activité inventive », sans constater que la production de l’effet d’ombre décrit dans le brevet européen n° 1 324 877 sur une feuille d’emballage, à partir d’un dispositif pour le gaufrage et le satinage, serait à la portée de tout technicien, la Cour d’appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU’en se bornant à affirmer, sans autre explication ni démonstration, que l’homme du métier pouvait, à partir de l’antériorité NIELSEN, qui enseigne uniquement le moyen d’obtenir des « motifs particuliers » en jouant sur la hauteur et la forme des dents, savoir « qu’en réduisant la hauteur des dents ou saillies, il obtiendrait un motif d’un relief moins marqué, lequel se dévoilera avec une intensité différente à l’observateur selon l’angle d’incidence de la lumière », la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour être capable de déduire d’un document, qui se borne à enseigner le moyen d’obtenir des « motifs particuliers » en jouant sur la hauteur et la forme des dents, qu’« en réduisant la hauteur des dents ou saillies, il obtiendrait un motif d’un relief moins marqué, lequel se dévoilera avec une intensité différente à l’observateur à l’observateur selon l’angle d’incidence de la lumière », un technicien doit, à tout le moins, nécessairement mettre en oeuvre des connaissances relevant du domaine optique ; qu’en prêtant ainsi à l’homme du métier la capacité de mettre en oeuvre de telles connaissances, tout en retenant que l’homme du métier ne serait pas un ingénieur possédant des connaissances en optique, la Cour d’appel a violé les articles L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen. »

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Règles spécifiques des recours contre la décision du Directeur de l’INPI, l’arrêt du 19 octobre 2012 de la Cour de Paris.

Le dépôt de la demande de brevet, et le brevet portent à l’indication du titulaire comme prénom K…. et comme nom Z…….

K…… Z……. n’ayant fait qu’un paiement partiel d’une annuité ultérieure, une décision de constatation de déchéance intervient. K….. Z….. forme un recours contre cette décision, ce recours est rejeté par une seconde décision du Directeur de l’INPI.

Contre cette seconde décision, un recours est déposé devant la Cour de Paris. Mais ce recours est au nom de Y……. Z…….. .

Que dit la Cour, le 19 octobre 2012, pour déclarer irrecevable ce recours:

« Le recours formé contre la décision d’irrecevabilité datée du 27 juin 2011 ( la seconde décision mentionné ci-dessus ) rendue par le directeur de l’institut national de la propriété industrielle porte le prénom de Y……… différent de celui mentionné sur le titre de propriété intellectuelle ;

L’article L.411-21 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, cette déclaration comporte les mentions suivantes : 1.a) Si le requérant est une personne d’office, cette déclaration comporte les mentions suivantes : 1.a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

La divergence quant au prénom de  la requérante fait qu’il existe une incertitude sur la personne qui a effectivement exercé le recours ;

Or les mentions obligatoires – à peine d’irrecevabilité prononcée d’office – ont précisément pour objet d’identifier la requérante avec certitude et doivent par conséquent correspondre avec exactitude aux éléments d’identification de la personne concernée à la date du recours ;

Il s’ensuit que le recours formé par Y…….   Z………  doit être déclaré irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés portant tant sur le domicile ou que sur l’application des dispositions de l’article L.612-16 et L.612-19 du code de la propriété intellectuelle ; »

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Règles de procédure des offices de propriété industrielle : le contrôle par la Cour de Justice de l’Union Européenne

Les droits de propriété industrielle suscitent des contentieux,  ceux-ci peuvent être menés devant le juge judiciaire mais ces droits donnent naissance aussi à des contentieux contre les décisions des offices de propriété industrielle pour lesquels, le 15 novembre 2012, la Cour de Justice a rendu un arrêt très important.

  • Les faits à l’origine de l’arrêt

En 1991, Plastinnova a déposé à l’Office hongrois une demande de modèle d’utilité qui est accordée, (Il y aurait eu deux dépôts, le second revendiquant la priorité du premier mais cette situation n’a pas d’impact sur l’arrêt de la CJUE).

Bericap engage une procédure administrative devant cet office en invalidation du modèle d’utilité pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. Différentes décisions sont rendues successivement par l’Office hongrois des brevets, la Cour d’appel de Budapest et la Cour Suprême. Finalement, le modèle utilité serait maintenu.

Le 31 janvier 2007, Bericap engage une nouvelle procédure devant l’Office hongrois des brevets pour demander à nouveau l’invalidation du modèle d’utilité. Le titulaire du modèle d’utilité s’y oppose. L’Office rejette la demande d’invalidation en n’examinant pas des documents déjà examinés dans la précédente procédure invoqués à nouveau par Bericap.

De recours en réformation puis en appel, l’affaire revient devant la Cour d’appel de Budapest qui interroge la Cour de justice sur différentes règles de procédure dont celles de savoir si le juge :

–        est ou non lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation et par les faits qui sont constatés dans cette décision, et

–        peut ou non examiner à nouveau des preuves ayant déjà été présentées à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation.

  • L’arrêt rendu le 15 novembre 2012 par la Cour de justice écarte une disposition de la loi hongroise qui ne permettrait pas à une juridiction nationale ne statuant pas en dernière instance de saisir la Cour de justice.

54      La Cour en a conclu que l’existence d’une règle de procédure nationale ne saurait remettre en cause la faculté qu’ont les juridictions nationales ne statuant pas en dernière instance de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle lorsqu’elles ont des doutes, comme dans l’affaire au principal, sur l’interprétation du droit de l’Union (arrêts Elchinov, précité, point 25, et du 20 octobre 2011, Interedil, C-396/09, non encore publié au Recueil, point 35).

55      La Cour a, par ailleurs, considéré que la juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de la saisir des questions qui la préoccupent ……

  • Les questions préjudicielles portent  sur la compatibilité des règles nationales de ces procédures administratives  au regard de  la directive 2004/48, des accords ADPIC et de la Convention de Paris
  1. Les Etats doivent se conformer aux ADPIC et à la Convention de Paris et ce contrôle appartient à la Cour de justice

67      À cet égard, il convient d’emblée de relever que l’accord instituant l’OMC, dont fait partie l’accord ADPIC, a été signé par l’Union et ensuite approuvé par la décision 94/800. Partant, selon une jurisprudence constante, les dispositions de l’accord ADPIC font désormais partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et, dans le cadre de cet ordre juridique, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de cet accord (voir arrêt du 11 septembre 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, C 431/05, Rec. p. I 7001, point 31 et jurisprudence citée).

68      En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord ADPIC, lues conjointement, il ressort de celles-ci que les États parties à cet accord feront en sorte que leur législation comporte des procédures aux caractéristiques précises destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par cet accord.

69      En vertu de ces dispositions, les États parties audit accord, y compris l’Union, sont donc tenus de légiférer en introduisant, dans leur droit interne, des mesures relatives au respect des droits de propriété intellectuelle qui soient conformes aux éléments précisés dans lesdites dispositions.

70      Par ailleurs, étant donné que l’accord ADPIC prévoit, ainsi qu’il découle de son article 2, paragraphe 1, que, pour ce qui est des parties II, III et IV de cet accord, les États parties se conformeront aux articles 1er à 12 et 19 de la convention de Paris, la législation exigée par l’article 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord ADPIC doit se conformer, notamment, à l’article 2, paragraphe 1, de cette convention. portant d L’arrêt très important du 15 novembre 2012 de la Cour de Justice sur les règles applicables aux contentieux administratifs des décisions des offices de Propriété Industrielle

2. Mais les règles de la directive 2004/48 ne s’appliquent pas aux différents aspects d’une procédure d’invalidation administrative

75      Ainsi, toutes ces dispositions conventionnelles et celles de la directive 2004/48 susmentionnées (ci-après les «dispositions concernées») visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant.

…..

77      Il s’ensuit, ainsi qu’il ressort d’ailleurs également de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48, que les dispositions concernées se bornent à assurer le respect des différents droits dont bénéficient les personnes qui ont acquis des droits de propriété intellectuelle, à savoir les titulaires de tels droits, et ne sauraient être interprétées comme visant à régir les différentes mesures et procédures mises à la disposition des personnes qui, comme la requérante au principal, sans être elles-mêmes titulaires de tels droits, contestent les droits de propriété intellectuelle acquis par d’autres.

78      Or, une procédure d’invalidation telle que celle en cause au principal est précisément mise à la disposition d’une personne qui, sans être titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, conteste la protection d’un modèle d’utilité accordée au titulaire des droits correspondants.

79      Ainsi, une telle procédure ne vise pas à assurer la protection de titulaires de droit de propriété intellectuelle, au sens des dispositions concernées.

……..

81      Il découle de ce qui précède que les dispositions concernées ne visent pas à régir les différents aspects d’une procédure d’invalidation telle que celle en cause au principal.

 

 

  • D’où une décision en double négation :

Dans la mesure où les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des articles 2, paragraphe 1, de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, et 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), ne sont pas applicables à une procédure d’invalidation, telle que celle en cause au principal, ces dispositions ne sauraient être considérées comme s’opposant à ce que, dans une telle procédure juridictionnelle, le juge:

–        ne soit pas lié par les conclusions et autres déclarations des parties et puisse ordonner d’office la production de preuves qu’il estime nécessaires;

–        ne soit pas lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation ni par les faits qui y sont constatés, et

–        ne puisse examiner à nouveau des preuves ayant déjà été présentées à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation.

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Brevet européen et brevet français : le contrôle du droit de priorité. Et la connaissance de la nature contrefaisante des actes litigieux

Deux sociétés sont condamnées par la Cour de Bordeaux pour contrefaçon de la partie française du brevet européen n ° EP 0 682 885 relatif à un dispositif de fixation d’un casque de cycliste.

Le 6 novembre 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi de ces deux sociétés.

  • Un moyen  du pourvoi portait sur l’appréciation par la Cour de Bordeaux de la validité dudit brevet, validité qui, semble-t-il , avait été contestée au regard de la priorité invoquée. Il  est également question de la décision de l’OEB et de la référence à celle-ci par l’arrêt contesté.

Deux extraits du moyen :

4°/ que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à une décision rendue à l’occasion d’un autre litige, et n’ayant pas l’autorité de chose jugée ; qu’en retenant que si la chambre de recours de l’OEB avait validé le brevet européen EP 0 682 885 B2, dans sa forme modifiée, tout en lui conservant le bénéfice de la priorité du brevet français FR 94 06014, ce serait nécessairement en raison de leur stricte identité, la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée par voie de simple référence à une décision antérieure qui ne disposait d’aucune autorité de chose jugée entre les parties au présent litige, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le seul fait que l’objet des revendications du brevet européen, délivré ou maintenu sous une forme modifiée, ne s’étende pas au-delà du contenu global de la demande de brevet européen déposée à l’origine ne suffit pas pour que la condition d’identité d’invention entre ce brevet européen et la demande nationale dont la priorité est revendiquée soit satisfaite ; qu’en retenant, en l’espèce, que les inventions couvertes par le brevet européen EP 0 682 885 B2 et la demande de brevet français FR 94 06014 seraient nécessairement identiques, dès lors qu’il avait été constaté par la chambre de recours de l’OEB que les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 du brevet européen EP 0 682 885 B2 n’étaient pas de nature à étendre la protection au sens de l’article 123(2) de la Convention sur le brevet européen, la cour d’appel a violé les articles 87 et 123 de la Convention sur le brevet européen ;.

Et le rejet du moyen est ainsi motivé.

Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu’à la suite de la décision de la chambre de recours de l’Office européen des brevets, a été ajoutée à la revendication 1 du brevet européen la mention « de manière que lors de l’encliquetage du moyen de liaison amovible, la sangle occipitale assure une traction sur le patin occipital qui se trouve plaqué contre la partie occipitale basse sous l’occiput sans aucune possibilité de retrait », alors que, dans la demande de brevet français, il était mentionné dans la description « qu’après mise en place sur le crâne de l’utilisateur, on constate que le patin d’appui occipital est en amont de l’axe 32 ce qui permet de bloquer le casque sur la partie correspondante de l’occiput, évitant ainsi tout arrachement et limitant de façon très sensible les mouvements de bascule de ce casque » ; qu’il en déduit que la modification de rédaction du brevet européen ne couvre pas une fonction nouvelle mais ne constitue qu’une description précise et détaillée des effets obtenus par la mise en oeuvre des caractéristiques de l’invention que l’homme du métier pouvait tirer directement de la description du brevet français ; que de ces constatations et appréciations la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée par référence à la décision rendue par la chambre de recours de l’Office européen des brevets, a pu, par des motifs dénués de tout caractère ambigu et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, déduire que le brevet européen recouvrait une invention identique à la demande de brevet français et pouvait bénéficier de la priorité de cette demande antérieure ; que le moyen n’est pas fondé ;

  • Sur l’application de L615-1

Des arguments invoqués (les branches du moyen) , trois  sont reproduits ci-dessous.

3°/ que l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause, ce qu’il appartient au demandeur à l’action en contrefaçon de prouver ; qu’en retenant que les sociétés I……….  et T…….., en tant que vendeurs professionnels spécialisés dans les articles de sport, ne pouvaient invoquer leur ignorance ou considérer que la société T…… S…… devait faire la preuve qu’elles avaient agi en connaissance de cause, sans constater que les sociétés I…….. et T….  auraient engagé leur responsabilité pour des faits autres que la seule commercialisation des produits litigieux, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu’en se bornant à retenir qu’étant spécialisées dans le commerce d’articles de sport, les sociétés I….. et T……… ne pouvaient ignorer la teneur des produits qu’elles distribuent, et devaient s’assurer de la provenance de ceux-ci, sans constater que ces sociétés auraient eu connaissance de l’existence des droits revendiqués par la société T…….. S….. sur le brevet européen EP 0 682 885 B2, ou du caractère contrefaisant des produits litigieux, la cour d’appel, qui s’est ainsi déterminée par des motifs impropres à établir que les sociétés I…………  et T…….. auraient commis les faits qui leur étaient reprochés en connaissance de cause, a violé l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ qu’en relevant que les sociétés I………..  et T………. confiaient la fabrication de certains de leurs produits à des sous-traitants, sans constater précisément qu’elles auraient eu l’initiative de la fabrication des casques litigieux, et quand, en tout état de cause, la société T….. S….. n’incriminait aucun acte de fabrication à l’encontre de ces sociétés, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant, en violation de l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Et leur rejet :

qu’ayant relevé que les sociétés I……..  et T……., spécialisées dans le commerce de sport, développaient des rayons consacrés au sport cycliste, qu’elles vendaient en masse des articles relevant de ce domaine et en confiaient même la fabrication à des sous-traitants au travers d’une centrale d’achat, la cour d’appel a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche, statuer comme elle a fait ;

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Prescription de l’action en revendication de brevet

L’arrêt de la Cour de Colmar du 11 septembre 2012  se prononce sur une action en revendication d’un brevet français et du brevet européen délivré sur la base de la demande française. Différentes problématiques sont à peine effleurées, qui intéressent néanmoins le conseil en propriété industrielle et l’avocat tant au moment du dépôt du brevet que dans l’organisation des contrats.

Les relations entre les parties ayant abouti à ce que la Cour qualifie de « curieuses résiliation », c’est une prescription de l’action qui met un terme au litige.

24 avril 1998 : dépôt d’une demande de brevet française sur une porte basculante par M……

23 avril 1999 : dépôt d’une demande devant l’OEB sur la base de la priorité du 24 avril 1998 par M…..

2 juin 2000 : le brevet français est accordé.

3 juillet 2002 : le brevet européen est délivré.

17 novembre 2004 : R…. assigne M… en revendication des deux brevets.

7 février 2008 : le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg selon l‘arrêt de Colmar « a déclaré recevable l’action en revendication introduite par R….., qu’il a annulé un acte du 21 avril 1998 qui avait autorisé  M….. à déposer un brevet, et qu’il a condamné sous astreinte M……. à faire procéder à des modifications sur les registres français et européens »

M……. fait appel du jugement.

  • L’arrêt se réfère à différents événements

« Que deux ingénieurs du cabinet …… se sont rendus le 10 mars 1998 chez M…. , et ont pris des notes et des croquis sommaires du mécanisme en cause; Que R……. a assisté à l’entretien;

Attendu que R…… a confectionné les plans d’exécution de chacune des pièces, qu’il les a mis sous enveloppe cachetée, et qu’il s’est adressé le pli à lui-même le 20 mars 1998 ;

Attendu cependant que par convention du 21 avril 1998, rédigée par R……selon les indications données, celui-ci a permis expressément à M…… de déposer le brevet à son nom propre, alors qu’il avait participé lui-même à l’invention en finalisant, selon le mot assez précis employé, le projet de porte basculante automatique;

Que M….. a été autorisé à céder librement le brevet à la SARL, mais qu’en cas de cession à une autre personne, il a été prévu qu’un accord devrait définir le droit à indemnité de R…… »

  • L’arrêt déclare prescrite l’action de R…..

« Attendu cependant qu’indépendamment même du problème de la validité de cette convention, il convient de se demander préalablement si l’action de R……. n’est pas prescrite sur le fondement de l’article L.6ll-8 ;

Attendu que cette disposition édicte une prescription de trois années pour les inventions soustraites à l’inventeur, avec prorogation de ce délai en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte des simples observations de fait précédentes qu’il n’y a eu ni soustraction, ni mauvaise foi de la part de M……;

Qu’il a exécuté la convention du 21 avril 1998 qui lui permettait de déposer le brevet sous son seul nom;

Attendu que la revendication du brevet français se heurtait donc à la prescription lorsque la présente procédure a été intentée le 17 novembre 2004 ;

Attendu qu’un peu plus délicat est le problème de la prescription quant au brevet européen publié en 2002 ;

Attendu que la Cour rappelle à nouveau qu’il s’agissait bien d’un brevet entièrement identique, même si les revendications avaient été rédigées dans un ordre différent et selon une autre méthode ;

Attendu que cette Cour observe tout d’abord que la revendication de R…..  ne pouvait concerner que la protection en France du brevet européen, de même que la nullité ne peut être prononcée qu’en ce qui concerne la France conformément à l’article L.614-12;

Attendu que le brevet français et le brevet européen sont nécessairement solidarisés lors des transactions sur ceux-ci conformément à l’article L.614-14 ;

Que de même, le rejet d’une action en contrefaçon d’un des deux brevets entraîne irrecevabilité d’une action en contrefaçon fondée sur l’autre conformément à la disposition finale de l’article L.614-15 ;

Attendu qu’eu égard à cette nécessaire solidarité des protections par brevets, eu égard au fait que l’action de R…, qui a connu dès l’origine le dépôt du brevet français, était prescrite sur le fondement de celui-ci, et eu égard au fait qu’il ne pouvait revendiquer en France que la partie française du brevet européen, cette Cour estime que sa revendication relative à la protection européenne est également frappée par la même prescription;

Que la demande de brevet européen avec revendication de la priorité du dépôt du brevet français n’a pas prorogé le délai de la prescription, qui a commencé de courir à la date de la publication du premier titre;

Attendu qu’infirmant par conséquent le jugement entrepris, la Cour déclare irrecevable comme prescrite l’action intentée par R…;

Attendu que l’irrecevabilité de la revendication de  R.  vaut naturellement pour le droit moral qu’il revendique accessoirement;

Qu’elle entraîne le rejet de toutes ses demandes et de tous ses moyens, tels que celui fondé sur une curieuse résiliation de la convention du 21 avril 1998 ;

Que toutes ses demandes et tous ses moyens sont des développements de son action en revendication irrecevable;

Que la Cour précise donc en tant que de besoin que l’irrecevabilité vaut pour toutes les demandes et tous les moyens présentés par R….. pour faire aboutir sa revendication;

A noter, la Cour rejette les demandes de M…

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Recours contre les décisions du Directeur de l’INPI : le point de départ du délai de l’article R 411-20 du Code de la propriété intellectuelle pour engager cette action

03 novembre 2011 : le Directeur de l’INPI rejette une demande de brevet.

07 décembre 2011 : recours du déposant.

Mais son recours ne précise ni sa profession, ni sa nationalité, ni ses date et lieu de naissance, indications exigées par R 411-21.

16 mai 2012 : le déposant tente de réparer les omissions en indiquant qu’il lui est encore possible de déposer un recours puisque l’article R 411-20 du CPI ne prévoit pas le point de départ du délai d’un mois.

Le 14 septembre 2012, la Cour de Paris déclare irrecevable ce recours :

« Que si, comme le fait valoir le requérant, le premier alinéa de cet article ne précise pas le point de départ du délai d’un mois dans lequel il enferme la faculté de former un recours, force est de relever qu’il renvoie, en son second alinéa, au droit commun de la procédure civile sur la computation des délais ;

Que, selon les dispositions de l’article 640 du code procédure civile, figurant dans le même chapitre que l’article 643 visé par le texte précité, le délai pour accomplir une formalité « a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir «  ; que, s’agissant de former un recours devant la cour d’appel, l’article 528 du code de procédure civile fait courir le délai de recours à compter de la notification de la décision ; .. »

Cette demande de brevet a été rejetée par l’INPI car contraire « aux dispositions tendant à protéger la dignité de la personne humaine, l’ordre public et les bonnes mœurs ».

Seul son titre est rappelé ici : « procédé de liaison entre un prélèvement de cellules souches et un produit financier d’épargne ».

Cette demande fait également l’objet d’un PCT.

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QPC et droit des brevets

Les titulaires de droits de propriété industrielle disposent de différentes procédures pour faire cesser les agissements qu’ils considèrent comme constitutifs d’atteinte à leurs droits avant même qu’une décision ait statué sur le fond.

En matière de brevet puisque l’ interdiction provisoire porte sur le produit lui-même, les conséquences peuvent être particulièrement lourdes. Tout d’abord pour le présumé contrefacteur. Ultérieurement également pour le titulaire du droit quand celui-ci est annulé.

Le litige entre les laboratoires Negma et la société Biogaran illustre parfaitement cette situation. Après un référé interdiction provisoire accordé par le juge de Strasbourg, un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris annule la revendication du brevet. La Cour de Paris confirme le jugement.  Et la Cour de Colmar infirme les mesures provisoires d’interdiction et de rappel des médicaments.

La société Biogaran demande aux laboratoires Negma l’indemnisation de son préjudice consécutif au retrait des médicaments et à l’interdiction de les commercialiser.

Le 27 janvier 2012, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris a fixé cette indemnisation à 2 997 567 Euros.

Les Laboratoires Negma ont fait appel de ce jugement.

L’arrêt du  6 juillet 2012 ne se prononce pas sur cet appel, il intervient sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) des laboratoires Negma  que le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Paris a refusé de transmettre à la Cour de cassation.

Voyons cette question

Les dispositions de l’article 31 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 qui créent un régime de responsabilité sans faute au profit du débiteur de l’exécution forcée d’un titre exécutoire à titre provisoire, portent-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit dans le cas où le brevet d’invention sur la base duquel une interdiction provisoire a été prononcée par le juge des référés en application des dispositions de l’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle serait ultérieurement annulé au fond (ou dans le cas où l’action en contrefaçon serait rejetée au fond) :

1°- plus particulièrement à l’égalité de traitement entre les justiciables, dès lors que le titulaire du brevet qui entend agir en contrefaçon est soumis à davantage de contraintes (notamment la démonstration d’une faute et un risque non contrôlable de condamnation en cas d’échec non fautif de son action au fond en contrefaçon) que le défendeur à l’action, lequel bénéficie d’une responsabilité sans faute au détriment du titulaire du brevet, déséquilibre aboutissant à mieux traiter que le titulaire légitime du droit de propriété intellectuelle celui qui s’est délibérément affranchi des obligations découlant d’un brevet qui avait une existence légale au moment où a eu lieu l’exploitation contrefaisante ‘

2° – plus particulièrement encore au droit d’accès au juge, dès lors que les dispositions litigieuses font peser sur l’exercice légitime et sans faute par le propriétaire de son droit de propriété intellectuelle une véritable sanction démesurément lourde, totalement imprévisible et dissuasive ‘

3° – et plus particulièrement enfin au droit de propriété intellectuelle, dès lors que les dispositions litigieuses dissuadent le titulaire du droit de propriété intellectuelle de se prévaloir d’une des prérogatives essentielles de son droit (le droit d’interdire et son corollaire le droit d’agir en contrefaçon » ;

 

L’arrêt du 6 juillet examine cette demande de QPC sur quatre pages pour dire qu’elle est dépourvue de sérieux.

Sur les trois moyens invoqués.

  • A propos de l’égalité de traitement entre les justiciables

Il résulte de ce texte que si une garantie peut être accordée au défendeur afin qu’il soit assuré d’être indemnisé pour le cas où l’action engagée contre lui par le demandeur se solderait par un échec, il serait illogique et surtout inique de n’envisager une telle indemnisation qu’au profit du défendeur qui a obtenu une telle garantie et d’ignorer la demande d’indemnisation du défendeur qui n’aurait pas sollicité ou n’aurait pas obtenu cette garantie au moment où les mesures provisoires étaient ordonnées à son encontre ;

L’égalité de traitement entre les justiciables invoquée par la sociétés LABORATOIRES NEGMA serait dans ce cas manifestement atteinte ;

 

Il existe, par conséquent et contrairement à ce que soutient la société LABORATOIRES NEGMA, une cohérence législative entre les dispositions de l’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle et l’article 31 de la loi du 9 juillet 1991 laquelle ne porte pas atteinte à l’égalité de traitement entre les justiciables mais au contraire rétablit l’équilibre des droits et assure le respect du principe d’égalité constitutionnellement protégé

 

  • Sur le droit d’accès au juge

Le fait que le défendeur n’ait pas à démontrer la faute commise par la personne qui ayant qualité pour agir en contrefaçon a formé une demande sur le fondement des dispositions de l’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la prérogative exceptionnelle que la loi accorde au demandeur de solliciter du juge que soient ordonnées des mesures provisoires susceptibles d’avoir de lourdes conséquences si elles n’étaient pas juridiquement fondées ;  …

Contrairement à ce qui est soutenu, le titulaire du brevet n’est donc pas privé de son droit d’accès au juge pour faire respecter les droits attachés à son titre puisqu’il peut toujours agir au fond en contrefaçon et obtenir la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi de la part du présumé contrefacteur sans nécessairement avoir auparavant recours aux dispositions de l’article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle

  • Sur l’atteinte aux garanties que la Constitution accorde au droit de propriété intellectuelle

« …la société BIOGARAN souligne à juste titre que le droit de propriété n’est pas absolu et que la protection constitutionnelle du droit de propriété ne s’exerce qu’en présence d’une atteinte ou une restriction qui présente un caractère de gravité tel qu’elle dénature le sens et la portée de ce droit de propriété ;

Or en l’espèce, la société LABORATOIRES NEGMA qui a poursuivi à ses risques et périls l’exécution des mesures provisoires ordonnées sur le fondement de son droit de propriété intellectuelle ne démontre pas la privation ou la dénaturation de son droit de propriété permettant de mettre en jeu la protection constitutionnelle du droit de propriété ;

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Compétence de la juridiction nationale pour connaître d’actions engagées au regard de différents brevets nationaux délivrés sur la base du même brevet européen

L’arrêt du 12 juillet 2012 de la Cour de Justice C-616/10 intervient sur les règles de compétence applicables aux actions en contrefaçon des parties nationales du même brevet européen et aux mesures provisoires d’interdiction.

Le prisme du risque de la contrariété des décisions en matière de contrefaçon des parties nationales du brevet européen allait-il changer les règles de compétence ?

6 mars 2009 : En invoquant les différents brevets nationaux issus du brevet européen EP 0 858 440, Solvay saisit le Rechtbank ’s-Gravenhage d’une action en contrefaçon des parties nationales de ce brevet en vigueur :

–          au Danemark,

–          en Irlande,

–          en Grèce,

–          au Luxembourg,

–          en Autriche,

–          au Portugal,

–          en Finlande,

–          en Suède,

–          au Liechtenstein

–          et en Suisse,

Cette action est dirigée contre quatre sociétés Honeywell pour avoir commercialisé un produit, le HFC‑245 fa, fabriqué par Honeywell International Inc :

–          Honeywell Fluorine Products Europe BV et Honeywell Europe NV de réaliser des actes réservés dans l’ensemble de l’Europe,

–          et Honeywell Belgium NV de réaliser des actes réservés en Europe septentrionale et centrale.

9 décembre 2009 : Solvay demande à l’encontre des sociétés Honeywell, une mesure provisoire portant interdiction de contrefaçon transfrontalière.

Dans cette seconde procédure, les sociétés Honeywell :

–          invoquent la nullité des parties nationales des brevets,

–          mais n’engagent pas de procédure en nullité des parties nationales ni ne contestent la compétence du juge néerlandais.

Le juge néerlandais pose différentes questions préjudicielles.

  • Sur l’appréciation du risque de décisions inconciliables  ( art. 6 du règlement 44/2001)

Après de nombreux rappels des précédentes décisions qui sont autant de réserves ( ?), la Cour indique :

29 .Afin d’apprécier, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle et donc du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément, il incombera à la juridiction nationale de prendre, notamment, en compte la double circonstance selon laquelle, d’une part, les défenderesses au principal sont accusées, chacune séparément, des mêmes actes de contrefaçon à l’égard des mêmes produits et, d’autre part, de tels actes de contrefaçon ont été commis dans les mêmes États membres, de sorte qu’ils portent atteinte aux mêmes parties nationales du brevet européen en cause.

  • La possibilité de prononcer des mesures provisoires (art.31) est maintenue malgré la règle de compétence exclusive du juge national en matière de validité des brevets (art. 22, point 4)

Le rappel de la problématique :

46      En outre, la Cour a précisé que, admettre, dans le système de la convention de Bruxelles, des décisions dans lesquelles des juridictions autres que celles de l’État de délivrance d’un brevet statueraient à titre incident sur la validité de ce brevet multiplierait le risque de contrariétés de décisions que la convention vise précisément à éviter (voir arrêt GAT, précité, point 29).

……

La position de la Cour :

50      Dans ces circonstances, il apparaît que le risque de contrariétés des décisions évoqué au point 47 du présent arrêt est inexistant, dès lors que la décision provisoire prise par le juge saisi à titre incident ne préjugera aucunement de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001. Ainsi, les raisons qui ont amené la Cour à une interprétation large de la compétence prévue à l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 n’exigent pas que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, l’application de l’article 31 dudit règlement soit écartée.

51      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à l’application de l’article 31 de ce règlement.

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Compétence des juridictions pour connaître des actions en contrefaçon de brevet, quel choix pour l’avocat : Paris ou la Province ?

Le Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 – art. 2 a attribué aux juridictions parisiennes le contentieux de la contrefaçon de brevet.  Quelle cour d’appel est compétente quand le tribunal saisi avant ce décret est une juridiction de province, sa cour d’appel naturelle ou celle de Paris ?

Qui interrogera pour avis la Cour de Cassation ? Dans un délai de 3 mois,  nous serions fixés. Cet avis éviterait des difficultés (pour les avocats ?) comme celles relatées par la Cour de Toulouse dans son arrêt du 2 mai 2012.

Brièvement le contexte : La société SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE a fait assigner respectivement la société FMP BATIMENT et la société DARAL en contrefaçon de son brevet français.  Le jugement du 21 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Toulouse retient la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale.

Les extraits cités ci-dessous se limitent à la détermination de la cour d’appel…..

  • Sur la recevabilité de l’appel de la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE soulevée par la SA AKIFIX SPA et par la SARL FMP BAT :

La SA AKIFIX SPA soulève l’irrecevabilité de l’appel devant la cour d’appel de Toulouse et se borne à dire cette dernière dépourvue de tout pouvoir juridictionnel au visa des articles D 211-6 et R 311-3 du code de l’organisation judiciaire sans préciser dans ses conclusions quelle était la cour d’appel compétente. Peu convaincue de l’incompétence territoriale désormais soulevée, elle a signifié à la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE, à trois reprises, entre le 24 juin 2010 et le 8 février 2011, le jugement du TGI de Toulouse du 21 janvier 2010 en précisant dans chacune des significations une juridiction d’appel différente : Toulouse, Bordeaux et Paris. En entretenant ainsi une confusion dans l’esprit de la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE, la SA AKIFIX SPA ne saurait tirer parti de l’exception soulevée alors qu’elle a elle-même désigné la cour d’appel de Toulouse dans la première signification sans procéder à son annulation dans les deux autres significations suivantes du jugement ; ce comportement est source d’erreurs et contraire aux droits de la défense et au principe de loyauté devant gouverner une procédure civile.

La SARL FMP BAT soulève l’irrecevabilité de l’appel après avoir désigné la cour d’appel de Bordeaux comme seule compétente au visa des mêmes textes.

Enfin, la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE, qui a relevé appel du même jugement le 22 avril 2010 devant la cour d’appel de Toulouse, puis devant la cour d’appel de Paris le 2 mars 2011 après avoir reçu les trois significations précitées du jugement de la part de la SA AKIFIX SPA, sollicite au principal le renvoi devant la cour d’appel de Paris au visa de l’article 101 du code de procédure civile.

Si le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a rejeté par ordonnance du 14 février 2011 l’exception d’irrecevabilité soulevée au visa de l’article 911 du code de procédure civile issu de sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2010 par la SA AKIFIX SPA, la question de l’irrecevabilité de l’appel peut être de nouveau soumise aux juges du fond.

En effet, d’une part, les dispositions de l’article 914 du code civil dans leur rédaction issue du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 et conformément à l’article 15 alinéa 2 du décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 modifié ne sont applicables qu’aux instances d’appel ouvertes après son entrée en vigueur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

D’autre part, en application de l’article 775 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; la cour demeure donc compétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel en dépit de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2011.

La question soulevée porte sur la compétence de la cour d’appel de Toulouse à connaître du litige à la suite des décrets de compétence intervenus en octobre 2009 en matière de brevet d’invention.

Il est constant que le litige dont est saisie la cour porte sur une action en contrefaçon de brevet et de concurrence déloyale et aucune des parties ne sollicite le partage du litige et le renvoi partiel de l’affaire en fonction des demandes présentées.

Il résulte de l’article D211-6 du code d’organisation judiciaire issu du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009 en vigueur au 1er novembre 2009 qu’après cette dernière date, le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité etc. est celui de Paris.

Il est conforme à l’article D 631-2 du code de la propriété industrielle qui, concernant les actions en matière de brevet d’invention prévues à l’article L 611-2 du code de la propriété intellectuelle, renvoie à l’article D211-6 du code de l’organisation judiciaire. Contrairement aux affirmations de la SARL FMP BAT, ce n’est donc pas l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire qui s’applique ni la cour d’appel de Bordeaux qui serait compétente au présent litige.

Par ailleurs le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 prévoit en son article 8 : « la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur au présent décret. »

L’action ayant été diligentée par la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE les 30 juillet et 24 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Toulouse était seul compétent pour en connaître au 1er novembre 2009, date d’entrée en vigueur du décret de compétence précité en matière de brevet d’invention.

Le jugement a été rendu le 21 janvier 2010 et, dès le 22 avril 2010, la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE a ouvert l’instance d’appel par déclaration d’appel du 22 avril 2010 devant la cour d’appel de Toulouse.

En application des articles D311-3 et R311-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel de Toulouse est compétente pour examiner l’appel du jugement du TGI de Toulouse, juridiction compétente pour statuer en première instance ; en effet, à défaut de dispositions particulières nouvelles modifiant la compétence de la cour d’appel en matière de brevet d’invention, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

L’appel de la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE formé le 22 avril 2010 devant la cour d’appel de Toulouse est donc recevable.

  • – Sur la demande de renvoi sur la cour d’appel de Paris :

La SA AKIFIX SPA est mal venue d’invoquer l’article 771 du code de procédure civile en matière de procédure de mise en état qui ne s’applique pas devant la cour d’appel ainsi que les dispositions de l’article 74 dudit code alors qu’elle n’a elle-même signifié le jugement avec mention de la cour d’appel de Paris que le 8 février 2011 alors que les parties avaient dores et déjà conclu.

Par ailleurs, il convient de constater que les critères de l’article 101 du code de procédure civile ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il s’agit de la même affaire portée devant la juridiction d’appel toulousaine et devant la juridiction parisienne.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 100 dudit code ne sont pas davantage applicables car s’il s’agit du même litige pendant devant deux juridictions de même degré, les deux cour d’appel ne sont pas également compétentes pour en connaître et en outre ce texte prévoit uniquement le dessaisissement de la seconde juridiction saisie au profit de la première. En l’espèce, seule la juridiction parisienne devrait se dessaisir au profit de la juridiction toulousaine. Il convient de débouter la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE de sa demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris.

  • – Sur la demande d’annulation des significations du jugement par la SA AKIFIX SPA des 24 juin 2010 et 20 juillet 2010 au visa des articles 680 et 693 du code de procédure civile :

La signification d’un jugement, outre qu’elle fait courir des délais de recours, génère nécessairement des frais dont les parties peuvent éventuellement en demander remboursement ; elle fait donc nécessairement grief et la SA ETABLISSEMENTS PIERRE GREHAL ET COMPAGNIE est légitime à en demander l’annulation quand elle n’a pas été régulièrement formée ou exécutée au sens des articles 680 et 693 du code de procédure civile les règle prescrites étant exigées à peine de nullité.

La première signification critiquée était régulière puisqu’elle visait, à bon droit, la cour La première signification critiquée était régulière puisqu’elle visait, à bon droit, la cour d’appel de Toulouse comme juridiction d’appel, elle ne peut donc être annulée de ce seul chef.

En revanche, la signification du 20 juillet 2010 visait la cour d’appel de Bordeaux qui n’était pas la juridiction compétente au visa des règles de compétence de la juridiction de premier degré et notamment de l’article D211-6 et non de l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.

Cette signification du 20 juillet 2010 doit être annulée.

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Registre de l’Office Européen des Brevets et Registre de l’Institut National de la Propriété Industrielle

Registre de l’INPI et registre de l’OEB l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 avril 2012, n° 11-14848, se prononce sur une inscription d’une licence de brevet faite sur le premier mais pas sur le second.

25 juin 1986 : dépôt de la demande de brevet français n° 86 094 12 « système particulier de fermeture automatique par couvercle spécial destiné à tous les emballages conteneurs« 

19 juin 1987 : dépôt de la demande européenne sur la priorité française

30 mars 1990 : délivrance du brevet français

22 octobre 1990 : contrat de licence

25 janvier 1991 : inscription du contrat de licence au RNB

27 mars 1995 : saisie-contrefaçon

24 septembre 1997 : délivrance du brevet  européen

28 octobre 1998 : saisie-contrefaçon

La société qui vient au droit du licencié assigne en contrefaçon

25 janvier 2011 : la Cour de Colmar déclare recevable l’action en contrefaçon du licencié

La Cour de Cassation casse cet arrêt en ce qu’il a déclaré le licencié recevable à exercer une action en contrefaçon du brevet européen n° 0 251 945 :

Vu l’article 73 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 modifiée sur la délivrance des brevets, les articles 23 et 24 du règlement d’exécution de cette Convention et les articles L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à l’espèce, et les articles L. 614-11 et L. 615-2 du même code ;

Attendu que jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ;

Attendu que pour déclarer recevable à agir en contrefaçon la société Or-n-vi, licencié exclusif du brevet européen en cause, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle n’érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Attendu que jusqu’à la date de délivrance définitive d’un brevet européen, un licencié n’est recevable à agir en contrefaçon qu’à la condition que son contrat de licence soit inscrit au registre européen des brevets ;

Attendu que pour déclarer recevable à agir en contrefaçon la société Or-n-vi, licencié exclusif du brevet européen en cause, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 614-11 du code de la propriété intellectuelle n’érigent pas la publication de la licence au registre européen des brevets en une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon du licencié ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

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Date du document de l’art antérieur le plus proche et indice de l’activité inventive

L’arrêt du 6 avril 2012 de la Cour de Paris est rendu sur une demande en nullité de la partie française d’un brevet européen.

Brièvement les faits et le jugement

SFS INTEC HOLDING AG est titulaire d’un brevet européen intitulé ‘Vis’ déposé le 16 février 1998 sous priorité du 26 mars 1997 sous le numéro EP 0 975 878 et délivré le 21 mai 2003.

ATELIERS LR ETANCO présente un prototype S- TET lors d’un salon.

ATELIERS LR ETANCO reçoit une lettre de réclamation de SFS INTEC HOLDING AG sur la base des «  principales caractéristiques, notamment celles couvertes par la revendication 1 » du brevet.

ATELIERS LR ETANCO assigne SFS INTEC HOLDING AG devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité des revendications 1,2,5,6,7,8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la partie française du brevet européen.

24 septembre 2010 : le tribunal de grande instance de Paris rejette les demandes en nullité.

6 avril 2012, la Cour infirme le jugement et annule les revendications 1 à 13.

  • Deux  des revendications en cause

La revendication 1

a) ‘Vis présentant un filetage sur au moins une partie de sa longueur et,

b) une tête avec une prise d’outil,

c) cette tête (2) de la vis (1) comprenant à une distance axiale (B) de sa portée d’appui (12) au moins un collet (6) qui

d) recouvre radialement, au moins localement, un segment (7) qui lui est raccordé du côté de la tige,

e) caractérisée en ce que la prise d’outil (8) est une prise externe prévue sur le segment (7) de la tête (2) raccordé au collet (6) du côté de la tige, et

f) le filetage (4) est un filetage auto-taraudant’;

La revendication 2

‘Vis selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’à la section (7) est raccordée une partie (13) en forme de disque qui forme la portée d’appui (12) de la tête (2)’ ;

  • Quelques extraits de l’arrêt pour constater le défaut de l’activité inventive des revendications 1 et 2

Le problème technique que l’invention se propose de résoudre est de créer une vis à tête et prise d’outil qui puisse être bloquée de manière sûre dans la zone de la tête et qui, même si elle présente une prise d’outil de faible longueur axiale permet le maintien d’une prise sûre de l’outil (page 1 lignes l8à21);

Pour obtenir ce résultat technique, l’invention envisage que la prise d’outil soit une prise externe prévue sur le segment de la tête raccordé au collet du côté de la tige et le filetage est un filetage auto-taraudant, de telle sorte que ces dispositions permettent un maintien sûr de la tête de la vis sur l’outil correspondant car il est prévu un collet à une certaine distance de la portée d’appui de la tête de vis; il est ainsi possible d’utiliser un outil capable de venir en prise arrière avec la tête de vis et plus précisément avec le collet, cette prise pouvant être maintenue jusqu’au serrage définitif de la vis;

Ainsi la solution apportée au problème posé réside exclusivement dans la structure particulière de la tête de la vis laquelle permet une prise d’outil sur le segment de la tête raccordé au collet;

Que le filetage soit auto-taraudant ne constitue pas une caractéristique essentielle de la revendication dans la mesure où la description spécifie que si le filetage 4, en présence d’une partie de forage 5 est évidemment auto-taraudant, les dispositions selon l’invention peuvent être appliquées à toute espèce de vis qui présente une tige 3 portant un filetage 4, qu’il y ait ou non une partie de forage (page 6 lignes 4 à 7) ;

Il résulte de ce qui précède que l’homme du métier, spécialiste des systèmes de fixation par vis et notamment des systèmes mettant en œuvre  des vis à engagement d’outils masqués trouvera dans le document Corlett US 3 060 785 l’intégralité des caractéristiques de la revendication 1 du brevet pour parvenir aux résultats obtenus par l’invention revendiquée, savoir:

a)      ‘une vis présentant un filetage sur au moins une partie de sa longueur’ (colonne 2 lignes 4 à 5 ‘le système de fixation comprend une tige filetée’),

b)      une tête avec une prise d’outil (colonne 2 lignes 17 à 21 ‘le dessous de la surface de la tête est muni ….. d’une pluralité d’extensions orientées radialement vers l’extérieur 10 pour s’étendre normalement à ras du bord extérieur de la tête’),

c)      cette tête (2) de la vis (1) comprenant à une distance axiale (B) de sa portée d’appui (12) au moins un collet (6) (colonne 2 lignes 11 à 16 ‘Le dessus de la tête présente une surface substantiellement ininterrompue lorsqu’elle est vue du dessus, et par exemple, elle peut également être conique comme en 8 et aplatie ou relativement aplatie comme en 9 …. » et colonne 2 lignes 30 à 33 ‘ …. la partie de tête ……….. est quelque peu plus large que l’élément 6 et permet donc de fournir une embase ou un rebord 12 concernant l’élément 6 …. .’),

d)     qui [le collet 6] recouvre radialement, au moins localement, un segment (7) qui lui est raccordé du côté de la tige (colonne 2 lignes 4 à 7 ‘Le système de fixation comprend une vis munie d’une tige filetée 4 et d’une partie intégrale se projetant latéralement 5 qui fournit, en fait, une embase. Cette embase est de préférence d’un diamètre supérieur à celui de la partie filetée. Une tête 7 est intégralement fournie avec la tige 4 et l’agrandissement 6 et elle est sensiblement plus large que l’agrandissement 6″),

e)      caractérisée en ce que la prise d’outil (8) est une prise externe prévue sur le segment (7) de la tête (2) raccordé au collet (6) du côté de la tige (colonne 2 lignes 17 à 21 ‘Le dessous de la surface de la tête est muni d’une pluralité d’extensions orientées radialement vers l’extérieur 10 qui s’étendent normalement à ras du bord extérieur de la tête’),

et de la revendication 2, savoir:

g)vis selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’à la section (7) est raccordée une partie (l3) en forme de disque qui forme la portée d’appui (12) de la tête (2) (colonne 4 lignes 22 à 27 et Revendication 2 : ‘Système de fixation inviolable démontable selon la revendication 1 incluant également un membre d’arrêt possédant une diamètre inférieur à celui de la tête et supérieur à celui de la tige afin d’arrêter et d’écarter la tête d’un membre de réception du système de fixation’) ;

A l’aide de ses connaissances générales lesquelles incluent le filetage auto-taraudant (self-drilling fastener) connu du document US 5 551 818 déposé le la décembre 1992 et à partir des informations contenues dans la description du brevet qui évoque que’ …. le système de fixation est associé à un élément récepteur de système de fixation 1 qui peut être un boulon, un élément structurel ou toute pièce de toute forme tant qu’elle est munie de la perforation ou du trou fileté’ et que ‘Bien que la vis soit présentée plus ou moins comme une vis d’assemblage, elle peut avoir la forme d’une vis de commande ou d’un autre système de fixation comparable. Dans ce cas, le filetage sera très différent de celui présenté’ (colonne 1 ligne 56 à colonne 2 ligne 1), l’homme du métier sera en mesure de parvenir aux résultats de l’invention sans faire lui-même preuve d’activité inventive;

  • A noter à propos de l’ancienneté du document Corlett

La société SFS INTEC HOLDING réplique que l’ancienneté du document Corlett (publication du 30 octobre 1962) constitue un indice certain d’activité inventive;

Mais comme le fait pertinemment remarquer la société ATELIERS LR ETANCO, l’activité inventive ne peut résulter que de l’examen direct et objectif des éléments constitutifs de l’invention et des données techniques de l’art antérieur sans considération d’ancienneté; que la seule question qui se pose à l’homme du métier est celle de savoir si le brevet opposé contient des éléments qui sont de nature à lui permettre de résoudre le problème technique exposé dans l’invention;

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Contrefaçon par équivalence de brevet

L’arrêt du 14 mars 2012 se prononce sur un grief de contrefaçon par équivalence finalement rejeté.

STHIK est titulaire d’un brevet européen (EP n° 1 388 459 B1), déposé le 25 juillet 2003, sous priorité d’un brevet français du 9 août 2002, délivré le 30 novembre 2005 et intitulé « Benne basculante à bec vibrant », selon la description cette invention est plus particulièrement  destinée « au transport de la vendange et son déchargement ».

Les sociétés BUCHER fabriquent ou commercialisent des bennes

  • 5 septembre 2008 : saisie-contrefaçon
  • 16 et 17 septembre 2008 : constat d’huissier sur le site internet « www. buchervaslin. com »
  • 2 octobre 2008 : STHIK assigne BUCHER en contrefaçon des revendications 1 à 3, et 6 à 8 de son brevet ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire ;
  • 9 avril 2010 : le TGI de Paris déboute STHIK

En appel, STHIK n’invoque plus que la revendication 1, ainsi que les revendications dépendantes 6 à 8, de son brevet ;

16 novembre 2010 : nouveau constat de STHIK sur le site internet de la partie adverse.

La Cour va écarter également le grief de contrefaçon .

A noter le débat sur la contrefaçon par équivalence :

Considérant que deux moyens présentant une différence de forme peuvent néanmoins être équivalents, s’ils remplissent la même fonction en vue du même résultat ;

Mais considérant que la fonction revendiquée, reproduite par les engins BUCHER, résulte d’une combinaison de moyens déjà connue, la description même du brevet ([0005]) rappelant la préexistence d’une benne basculante à fond vibrant (montrée dans un document US 4 175 906), laquelle permet, selon le résumé de cette invention, de faire vibrer la benne basculante et de faciliter le déversement d’une masse de matériaux particulaires, l’évacuation s’effectuant ainsi par la conjugaison d’une inclinaison (jusqu’à une position de déversement) et de vibrations ;

Que le brevet invoqué protège, en fait, une structure particulière de cette combinaison connue, savoir un bec vibrant, et non pas seulement un fond vibrant, l’invention consistant à prévoir un élément spécifique vibrant formant un tout, dénommé ‘bec’, non reproduit par les intimées ainsi que  précédemment relevé ;

Qu’il s’en infère que le grief de contrefaçon par équivalence ne peut qu’être écarté ;

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Traduction de la partie française du brevet européen et date d’entrée en vigueur de l’accord de Londres

Un brevet européen dont une première traduction a été publiée antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007, n’a pas à voir inscrite une seconde traduction auprès de l’INPI même après sa modification suite à opposition intervenue après cette date du 1er mai 2008.

C’est là l’enseignement de l’arrêt de la Cour de Paris du 16 mars 2012 sur un recours de la société Kubota sur le rejet de l’INPI de recevoir la traduction de la version modifiée de son brevet européen

Considérant, dans ces conditions, qu’en refusant de recevoir le dépôt de la traduction en langue française du brevet EP 1402767 tel que modifié par une décision publiée au Bulletin européen des brevets n° 2011/08 du 23 février 2011, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2008, des dispositions de l’article L. 614-7 du code de la propriété intellectuelle issues de la loi du 29 octobre 2007, le directeur général de l’INPI n’a pas méconnu les obligations qui sont les siennes en matière de formalités de publication, peu important que mention de la délivrance dudit brevet ainsi que sa traduction en français aient été publiées à des dates antérieures à l’entrée en vigueur de cet article ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter le recours formé par la société Kubota Corporation ;

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Recours contre les décisions du Directeur de l’INPI et tierce opposition

La chronologie des faits et des arrêts déjà intervenus, qui conduit à l’arrêt du 29 février 2012 de la Cour de Paris.

  • La situation des décisions du Directeur de l’INPI

Le brevet en cause est celui de la société Daiichi Sankyo, n° 81 11190,  demandé le 5 juin 1981 couvrant un composé,  la Pravastatine,  pour un médicament contre l’hypercholestérolémie. Le 21 juin 2001 est le terme du brevet.

26 août 1992 : délivrance d’un CCP sous le n° 92 C 0224 dont la durée normale aurait dû l’amener jusqu’au 10 août 2006.

26 janvier 2005 : le directeur général de l’INPI constate la déchéance de ce CCP pour défaut de paiement de la 4e redevance.

28 juin 2006 : requête en annulation de cette décision par la société Daiichi Sankyo.

3 juillet 2006 : le Directeur de l’INPI rejette cette requête car tardive.

18 juillet 2006 ; recours en annulation par la société Daiichi Sankyo de deux décisions du Directeur de l’INPI :

– celle du 26 janvier 2005 constatant la déchéance,

– et de celle du 3 juillet 2006 rejetant la requête ;

14 mars 2007 : la Cour de Paris annule les deux décisions ;

1er juillet 2008 : la Cour de Cassation rejette le pourvoi.

  • L’action de la société Daiichi Sankyo contre la société Sandoz

A la suite de l’arrêt du 14 mars 2007, la société Daiichi Sankyo  assigne la société Sandoz en contrefaçon sur la base du CCP pour la vente de son produit avant le 10 août 2006 ;

13 septembre 2010 : assignation en tierce opposition à l’arrêt du 14 mars 2007 par la société Sandoz de la société Daiichi Sankyo et … du Directeur de l’INPI.

  • La tierce opposition à un tel arrêt est-elle possible ?

Mais considérant, comme l’observent pertinemment le Ministère Public, le directeur général de l’INPI et la société Teva Santé, que l’article 585 du code de procédure civile dispose : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement » ;
Considérant qu’aucune disposition légale n’exclut la tierce opposition à un arrêt statuant sur un recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI ;
Que, tout au contraire, l’argument de la société Daiichi Sankyo tiré de l’effet absolu de l’arrêt du 14 mars 2007 est dépourvu de pertinence au regard de l’article L.613-27 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : « La décision d’annulation d’un brevet d’invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition » ;
Considérant que la tierce opposition sera en conséquence déclarée recevable ;

  • Sur le fond, la Cour rejette la tierce opposition.

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Droit au brevet européen et action du véritable titulaire

Seul celui qui a été privé de la titularité du brevet européen peut demander l’annulation du titre ainsi délivré.

Cour de cassation du 14 février 2012

les dispositions de l’article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées, la cour d’appel a violé les textes susvisés

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Annulation du brevet et devenir des condamnations indemnitaires des contrefacteurs précédemment prononcées

L’arrêt du 17 février 2012 rendu par la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière se prononce sur le sort du contrefacteur qui ultérieurement à sa condamnation devenue définitive par un arrêt irrévocable, voit le brevet qui lui avait été opposé, annulé lors d’une autre instance par un autre arrêt également devenu irrévocable.

Comme l’annulation du brevet remonte au jour de son dépôt,  ce contrefacteur peut-il obtenir de l’ancien breveté le remboursement des sommes qu’il lui avait payées ?

Ce contrefacteur engage une action en restitution, sa demande est rejetée par la Cour d’appel.

La Cour de cassation rejette son pourvoi :

M. X… avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d’appel en a exactement déduit que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l’annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon

A lire, le rapport du Conseiller et l’avis de l’Avocat Général

2012 02 17 ARRET Cour de cassation AVIS AVOCAT GENERAL

2012 02 17 ARRET Cour de cassation RAPPORT CONSEILLER ANDRE

 

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Droit des brevets et doute raisonnable

L’arrêt du 13 janvier 2012 introduit la notion de doute raisonnable lors du débat sur la suffisance de la description du brevet détenu par ELI LILLY, dont la société SANDOZ conteste la validité.

La notion de doute raisonnable apparaît lors du débat sur l’insuffisance de description :

L’article 83 de la Convention européenne sur le brevet européen prévoit que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

L’article 138 (1) b) de la Convention sur le brevet européen dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

La société SANDOZ soutient pour la première fois en cause d’appel que la description du brevet ne donne pas toutes les indications nécessaires à l’homme du métier pour qu’il puisse obtenir de la Gemcitabine par la voie d’une réaction SN2 ;

Elle ajoute que seules des expérimentations précises auraient permis à la société ELI LILLY de conclure que son procédé passait effectivement par une voie SN2 et que l’homme du métier ne pourra pas reproduire cette caractéristique car le brevet ne lui en donne pas les moyens à cette fin ;

Elle reproche à la société titulaire du brevet de ne revendiquer la voie SN2 que pour se démarquer du document Chou ;

La société ELI LILLY ne s’est pas directement exprimée sur ce nouveau moyen dans ses dernières écritures d’appel ; elle soutient toutefois que la description des exemples du brevet aux pages 32 et 45 donne à l’homme du métier tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’obtenir la Gemcitabine selon un procédé de réaction SN2 et que la société SANDOZ n’a pas auparavant contesté la validité du brevet pour insuffisance de description ;
S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui soutient que l’invention n’est pas suffisamment décrite d’en rapporter la preuve, en pesant les probabilités que l’homme du métier du brevet serait incapable d’exécuter l’invention à partir de ses seules connaissances scientifiques et technologiques, précision devant être faite que la preuve doit être rapportée au delà d’un doute raisonnable et que le bénéfice de
ce doute doit profiter au titulaire du brevet ;

Or la société SANDOZ ne rapporte pas cette preuve puisqu’elle ne fait que soutenir que l’homme de l’art ne pourra pas reproduire la caractéristique SN2 car le brevet ne lui donne pas les moyens à cette fin ; que les expérimentations qu’elle invoque dans ses écritures et qu’elle fait porter à la charge du titulaire du brevet étaient un moyen pour elle de démontrer que l’homme du métier à l’aide de ses connaissances générales et des informations issues de la description ne serait pas parvenu à l’objet de la revendication ;
Il convient au contraire de constater que la description indique notamment comment l’hydrate de carbone enrichi en anomère ‘ de formule II doit être préparé selon un premier procédé à basse température (page 7 ligne 4 à page 10 ligne 18) ou un second procédé dit d’anomérisation (page10 ligne 25 à page 13 ligne 31), comment les réactions de glycosylation se produisent (page 6 lignes 19 à page 7 ligne 3), quelle quantité et quel type de base nucléique doit être utilisée par rapport à la quantité de glucide (page 14 lignes 1 à 7), quels solvants (page 17 lignes 14 à 18) et conditions de températures (page 8 ligne 3 à page 9 ligne 19) doivent être mises en oeuvre, quels catalyseurs (page 22 lignes 26 à page 23 ligne 5) et quels groupes protecteurs (page 12 ligne 33 à page 13 ligne 31)
doivent être utilisés ;

Enonçant les paramètres connus de l’homme du métier à la date du dépôt du brevet et citant les déclarations du Professeur Boons (paragraphes 78 et 79) qui, s’il précise qu’il ne sera pas toujours possible, pour une réaction donnée de prévoir les conditions qui permettront de conduire à une réaction de type SN2 ajoute cependant que pour favoriser un tel mécanisme SN2, il est nécessaire de diminuer le volume stérique, c’est-à-dire le volume occupé dans l’espace, d’agir sur les paramètres qui conduisent à la stabilisation de la carbocation qui favorisent la voie SN1, de choisir la nature du solvant qui influence l’équilibre entre les réactions SN1 et SN2, d’augmenter la capacité du groupement partant afin d’augmenter vitesse de la réaction SN2, l’augmentation de la concentration
du nucléophile accroîtra la vitesse de réaction d’une SN2 ;

Il s’en déduit que l’homme du métier qui connaît les critères favorisant la voie SN2 trouvera dans les nombreux exemples de la description du brevet les conditions pour mettre en oeuvre l’invention ;

Il convient au surplus de préciser qu’il y a lieu de lire la description comme les revendications avec l’intention de les comprendre et de leur donner un sens du point de vue technique plutôt que de les examiner en manquant d’esprit constructif et avec l’intention de trouver des arguments pour ne pas parvenir à la réalisation de l’invention ;

Et quand bien il subsisterait certaines ambiguïtés dans l’exposé de l’invention, ce qui n’est pas démontré, il appartiendrait encore à la société SANDOZ de démontrer que celles-ci empêcheraient l’homme du métier en dépit de ses connaissances techniques générales de réaliser l’invention ;

De même, les 58 exemples cités dans la description lesquels ne montreraient selon la société SANDOZ que des valeurs inégales et aléatoires quant à l’enrichissement en anomère ‘ ne servent qu’à illustrer les revendications et ne sauraient en eux-mêmes justifier une insuffisance de description ;

La description contient donc suffisamment d’informations pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention ;

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Compétence des juridictions civiles, décisions de l’INPI

Le contentieux de la compétence des décisions du Directeur de l’INPI est si rare que l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 novembre 2011 doit être signalé.

L’intérêt de ce arrêt :

  • puisqu’il porte sur un contentieux né à propos d’une tra d uction d ‘u n bre vet européen, qui à la date à laquelle le brevet a été délivré, n’était plus obligatoire ,
  • parce qu’il ouvrirait de nouvelles perspectives de contentieux.  » la compé tence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ayant une incid e nce directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle »

L’intégralité de cet arrêt mérite d’être reproduite.

Sur le moyen unique, pris en seconde branche :

Vu les articles L. 411-4 et L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société S…..qui a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, le brevet européen n° 1 281 883 lequel lui a été délivré par l’Office européen des brevets le 14 janvier 2009, a voulu en déposer une traduction en français à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; que le directeur général de l’INPI a refusé de recevoir cette traduction ;

Attendu que pour se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI, l’arrêt retient, qu’en vertu des dispositions applicables, le dépôt d’une traduction d’un brevet européen est désormais sans lien avec la délivrance ou le maintien du titre de propriété industrielle et que la demande de la société S…n’a pas pour objet de permettre la délivrance ou d’assurer le maintien de son titre ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt (n° RG 09/20020) rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

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Recours en restauration

Un arrêt sans doute marqué historiquement, – l’accord de Londres est entré en vigueur  le 1er mai 2008 -, rappelle la possibilité pour le déposant d’invoquer l’erreur de son mandataire pour réparer celle-ci. Néanmoins cette action est enfermée dans un délai particulier.

11 avril 2007 : publication de la délivrance d’un brevet européen désignant la France.

L’article R614-8, alors en vigueur, prévoyait la remise à l’INPI de la traduction dans les 3 mois à compter de cette date de publication, mais ici cette traduction a été omisse.

7 décembre 2007 : publication au BOPI de cette absence  de traduction ( Cette publication était également prévue à l’article R614-10).

5 mars 2008 : recours en restauration par le déposant en invoquant l’erreur de son mandataire.

Effectivement, l’article  L612-16 prévoit la possibilité pour celui qui a manqué un délai, de présenter un tel recours dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement.

Mais quelle était la date en prendre en compte pour la cessation de l’empêchement ?

  • Celle à laquelle le déposant avait été informé par son sous-mandataire de l’erreur du premier mandataire   soit le 8 janvier 2008 comme nous le dit l’arrêt ? Tant qu’aucun de ses mandataires ne l’informent, le déposant ne sait rien de leur(s) erreur(s).
  • Ou celle de la publication au Bulletin Officiel ? Le déposant comme les tiers sont informés par le Bulletin des actes affectant les brevets.

26 mai 2010 :  la Cour de Paris rejette le recours en restauration car hors délai.

20 septembre 2011 : la Cour de cassation rejette le pourvoi, la point de départ pour le calcul du délai de L 612-16 était bien celui de la publication intervenue au Bulletin.

CASS 20 SEPTEMBRE 2011

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Le juge compétent pour sanctionner la communication d’un savoir-faire d’accompagnement d’un brevet

On sait que le Tribunal de Grande Instance est compétent en application de l’article L 615-17 du code de la propriété intellectuelle pour « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale ».

Cette compétence spéciale trouve-t-elle à s’appliquer quand est en cause l’atteinte à un savoir-faire d’accompagnement d’un brevet sans qu’aucun grief de contrefaçon dudit brevet ne soit reproché ?

L’affaire était intéressante, il était reproché à une société anciennement bénéficiaire d’un contrat de sous-licence de brevet, d’avoir communiqué à un tiers le savoir-faire d’accompagnement dudit brevet en violation d’une clause contractuelle ainsi que différents actes de concurrence déloyale.

Le litige a été engagé devant la juridiction commerciale dont la compétence a été confirmée par la Cour d’appel de Lyon.

La Cour de cassation par son arrêt du 7 juin 2011 rejette le pourvoi fondé sur la prétendue violation de l’article L 615-7 en relevant « qu’aucune contrefaçon du brevet n’était incriminée »

En cas d’atteinte à un savoir-faire d’accompagnement de brevet, sans qu’aucun grief de contrefaçon de brevet ne soit invoqué, les dispositions spéciales de l’article L6 15-7 du code de la propriété intellectuelle n’ont donc pas à s’appliquer.

Cour_de_cassation 7 JUIN 2011

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Limitation de brevet : un tiers peut-il contester la décision de l’INPI qui accepte la limitation du brevet demandée par son titulaire ?

C’est à cette question que répond par la négative la Cour de Paris dans son arrêt du 30 mars 2011.

Rappelons que la limitation de brevet  est prévue par l’article L 613-24 :

Article L613-24

Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l’alinéa précédent.

Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12.

Une limitation qui étendrait la portée initiale du brevet constituerait un cas de nullité du brevet en application de l’article L 613-25

Article L613-25

Le brevet est déclaré nul par décision de justice :

a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;

b) S’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;

c) Si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ;

d) Si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue.

Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.

Dans le cadre d’une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.

La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.

 

Que la limitation intervienne lors  d’une procédure en contrefaçon est donc expressément prévue.

En pratique, que peut faire celui contre lequel le brevet est opposé et qui peut croire le brevet ainsi mieux affuté après limitation pour le lui opposer ?

C’est sans doute la problématique à laquelle a été confrontée TEISSEIRE.

TEISSEIRE est poursuivie  par ROUTIN en contrefaçon d’un brevet français sur une boisson aromatisée.  Reconventionnellement, TESSEIRE demande la nullité du brevet.

ROUTIN demande à l’INPI une limitation de son brevet, limitation finalement accordée. Lors de cette procédure TEISSEIRE a fait des observations.

La question posée à la Cour : ce recours de TEISSEIRE contre la décision de l’INPI est –il recevable au regard des textes précités ?

Le rejet du recours est fondé essentiellement sur l’expression  de l’article L 613-25 : « Le brevet est déclaré nul par décision de justice :  ….d) Si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue »,

Pour la Cour, la demande faite par TEISSEIRE ne peut être examinée que dans le cadre d’un appel d’une décision du Tribunal statuant sur une demande en nullité du brevet et non dans le cadre du recours contre une décision administrative du Directeur de l’INPI, décision de  l’ institut que la Cour qualifie de non -juridictionnelle.

A noter également, l’argument relevé sur l’absence de grief de cette décision de délivrance pour déclarer irrecevable le recours de TEISSEIRE : si le brevet nouvellement rédigé avait étendu la portée du titre initialement accordé, il y aurait là un nouveau moyen pour demander la nullité du dit brevet.

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Copropriété de brevet et relations entre les copropriétaires.

L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 mars 2011 rejette le pourvoi contre l’arrêt de Paris qui a  retenu que le licencié est contrefacteur des droits du copropriétaire dont l’accord n’a pas été obtenu.

A lire d’abord l’article L 613-29 du CPI,  on appréciera la multiplicité des moyens de droit invoqués au pourvoi  pour mesurer combien cet arrêt du 15 mars 2011 est important

L 613-29 La copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions suivantes :

a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l’assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification.

c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.

Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé.

Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence.

A défaut d’accord dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

d) Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice.

e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

 

Et les moyens relatifs à l’article L 613-29 présentés à l’appui du pourvoi :

« Attendu que l’Institut et la société Eco-Solution font grief à l’arrêt d’avoir dit que la société Eco-Solution avait commis des actes de contrefaçon du brevet GM3 engageant sa responsabilité à l’égard de M. X…, que l’Institut avait concédé à la société Eco-Solution une licence exclusive d’exploitation du brevet GM3 en violation des droits de copropriété de M. X… et d’avoir dit que l’Institut avait l’obligation de garantir la société Eco-Solution des conséquences résultant pour elle de l’impossibilité d’exploiter cette licence, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exploitation industrielle ou commerciale d’un brevet par un tiers bénéficiant d’une autorisation donnée par l’un des copropriétaires dudit brevet n’est pas de nature à constituer une contrefaçon ; qu’en retenant néanmoins que l’exploitation du brevet GM3 par la société Eco-Solution, en vertu d’une licence concédée par l’Institut Pasteur, copropriétaire dudit brevet, caractérisait une contrefaçon au détriment de M. X…, autre copropriétaire du même titre, la cour d’appel a violé les articles L. 613-29 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l’absence d’accord donné par l’un des copropriétaires d’un brevet d’invention à la concession d’une licence d’exploitation exclusive ne rend pas ce contrat inopposable à l’ensemble des copropriétaires ; qu’en retenant néanmoins que l’absence d’accord donné par M. X… à la concession par l’Institut Pasteur d’une licence exclusive d’exploitation au profit de la société Eco-Solution rendait ce contrat inopposable au premier, la cour d’appel a violé l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu’en l’absence d’accord donné par l’un des copropriétaires d’un brevet d’invention à la concession d’une licence d’exploitation exclusive, seule la clause d’exclusivité lui est inopposable, le contrat produisant, à l’égard de ceux des copropriétaires qui ont donné leur consentement (sic), les effets d’une licence non exclusive ; qu’en retenant néanmoins qu’en l’absence d’accord donné par M. X…, copropriétaire pour moitié d’un brevet d’invention appartenant pour le reste à l’Institut Pasteur, à la concession par ce dernier d’une licence exclusive d’exploitation au profit de la société Eco-Solution, le contrat était, dans son ensemble, inopposable à M. X…, la cour d’appel a violé l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle ;

Le rejet des moyens par la Cour des Cassation :

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel qui a relevé que la société Eco-Solution exploitait le brevet GM3 en vertu d’une licence exclusive qui lui avait été concédée sans l’accord de M. X…, en a exactement déduit qu’une telle exploitation caractérisait un acte de contrefaçon à l’égard de ce dernier ;


Attendu, en second lieu, que l’arrêt constate que l’Institut a concédé à la société Eco-Solution une licence d’exploitation exclusive du brevet GM3 sans l’accord de M. X… et sans autorisation de justice ; qu’il relève que l’Institut n’a rempli aucune des conditions ou formalités prévues par l’article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle pour la concession par un copropriétaire seul d’une licence non exclusive ;

..qu’en l’état de ces constatations dont il résulte que l’Institut n’a pas respecté les conditions fixées par la loi pour qu’un seul copropriétaire d’un brevet puisse concéder valablement à un tiers une licence exclusive ou non exclusive et, faute de stipulations contractuelles contraires, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat pris dans son ensemble était inopposable à M. X…, copropriétaire du brevet ;

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Brevet français et déchéance de la partie française du brevet européen

Le 2 juillet 2010, la Cour de Paris s’est prononcée sur une question où, selon les parties, il n’y avait pas eu encore de décision.

Sur la base d’une demande d’un brevet français du 10 avril 1995, son titulaire dépose également une demande européenne visant la France.

Rien de très original jusqu’ici.

Le brevet européen qui vise la France est délivré.

Point essentiel pour la suite : la publication de la délivrance de cette partie française du brevet européen étant intervenue le 29 décembre 1999, le délai d’opposition expire le 29 septembre 2000.

Le déposant ne paie pas la première annuité de la partie française du brevet européen après cette délivrance.

La déchéance de la partie française de ce brevet européen est alors constatée par une décision du Directeur de l’INPI en date du 31 décembre 2001 dont l’effet remonte au 30 avril 2000.

Autrement dit, le terme du délai de son opposition est postérieur à la prise d’effet de sa déchéance mais …antérieur à la date la constatant.

Dans de telles circonstances, cette partie française du brevet européen a-t-elle pu se substituer en France au brevet français, l’article L 614-13 prévoyant qu’une telle substitution ne pouvait intervenir qu’au terme du délai d’opposition ?

L’intérêt pratique de la question est également montré à cet arrêt : le déposant ayant fait procéder à des saisies-contrefaçon en juin 2006 sur la base du brevet français :

– si la substitution n’a pas eu lieu, les saisies sont valables au moins au regard de ce grief,

– si la substitution a eu lieu, les saisies faites sur la base d’un brevet français qui n’était plus en vigueur, doivent être annulées.

Et c’est la date de la décision du Directeur de l’INPI qui sera finalement l’élément déterminant :

Qu’il s’ensuit que la décision ayant constaté la déchéance des droits de la société T.. sur la partie française du brevet européen EP 0 820 390 a emporté extinction de la partie française dudit brevet au sens de l’article L. 614-13, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle mais que dès lors qu’elle est intervenue le 31 décembre 2001 après la substitution du brevet européen au brevet français n° 2 732 653__, cette décision, bien qu’ayant pris effet à la date du 30 avril 2000, n’a pu avoir pour conséquence d’affecter __la situation irrévocablement acquise au 29 septembre 2000__, étant encore rappelé qu’il était loisible à ladite société, en effectuant le versement de l’annuité et de sa majoration jusqu’au 30 octobre 2000, de préserver ses droits sur la partie française du brevet européen.

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Décision du Conseil Constitutionnel en matière d’intelligence économique

La loi du 8 février, Loppsi, prévoit un agrément pour les personnes exerçant une activité d’intelligence économique.

Le Conseil Constitutionnel déclare non conforme ce régime d’autorisation au motif que l’intelligence économique telle que définie à cette loi n’est pas suffisamment précise.

Décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 à propos de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure :

46.Considérant que l’article 33-13 fait entrer dans le champ d’un régime d’autorisation les activités privées de sécurité qui consistent « dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, social, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales » ; qu’il dispose que l’objet de ce régime d’autorisation est de permettre à des personnes physiques ou morales « de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation » et de « favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires » ou leurs « décisions » ; que l’imprécision tant de la définition des activités susceptibles de ressortir à l’intelligence économique que de l’objectif justifiant l’atteinte à la liberté d’entreprendre méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ; qu’il s’ensuit que l’article 33- 13 et les autres dispositions créées par l’article 32 de la loi déférée, qui constituent des dispositions inséparables, doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

L’article 32 de la loi dans le texte tel que voté le 8 février et relatif à l’activité privée d’intelligence économique, qui a été déclaré contraire à la Constitution :

(S1) Article 21 32

La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 20 est complété par les mots : « , à l’exclusion des activités régies par le titre III » ;

2° Les titres III et IV deviennent respectivement les titres IV et V ;

3° Après le titre II, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DE L’ACTIVITÉ PRIVÉE D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

« Art. 33-1. 33-12. – En vue de la sauvegarde de l’ordre public, en particulier de la sécurité économique de la Nation et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique, sont soumises au présent titre les activités privées de sécurité consistant dans la recherche et le traitement d’informations sur l’environnement économique, social, commercial, industriel ou financier d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, destinées soit à leur permettre de se protéger des risques pouvant menacer leur activité économique, leur patrimoine, leurs actifs immatériels ou leur réputation, soit à favoriser leur activité en influant sur l’évolution des affaires ou les décisions de personnes publiques ou privées.

« Ne relèvent pas du présent titre les activités d’officier public ou ministériel, d’auxiliaire de justice et d’entreprise de presse.

« Art. 33-2. 33-13. – Nul ne peut exercer à titre individuel, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1 33-12 s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur.

« L’agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.

« L’agrément ne peut être délivré s’il résulte d’une enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées.

« Si l’une de ces conditions cesse d’être remplie, l’agrément est retiré au terme d’une procédure respectant le principe du contradictoire. En cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public, l’agrément peut être retiré à titre conservatoire. Le retrait définitif de l’agrément ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

« Art. 33-3. 33-14. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article 33-1 33-12 est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur.

« La demande d’autorisation est examinée au vu de :

« 1° La liste des personnes employées par la personne morale et chacun de ses établissements pour exercer les activités mentionnées à l’article 33-1 33-12. Cette liste est mise à jour par la personne morale une fois par an ;

« 2° L’avis d’une commission consultative nationale chargée d’apprécier la compétence professionnelle et la déontologie de la personne physique ou morale ;

« 3° La mention du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Le ministre de l’intérieur peut retirer ou suspendre l’autorisation susmentionnée en cas de retrait de l’agrément prévu à l’article 33-2 33-13, d’insuffisance de la compétence professionnelle ou de manquement à la déontologie. La suspension ou le retrait intervient au terme d’une procédure contradictoire. En cas d’urgence ou de nécessité tenant à l’ordre public, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à titre conservatoire. La suspension ou le retrait définitif de l’autorisation ne peut toutefois intervenir qu’au terme d’une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable.

« Un décret en Conseil d’État fixe la composition, l’organisation, le fonctionnement et le régime des avis de la commission visée au 2°.

(AN1) « Art. 33-4. 33-15. – Il est interdit aux fonctionnaires de la police nationale, aux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie nationale ainsi qu’aux militaires et agents travaillant dans les services de renseignement visés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, d’exercer l’activité mentionnée à l’article 33-1 33-12 de la présente loi durant les trois années suivant la date à laquelle ils ont cessé définitivement ou temporairement leurs fonctions sauf s’ils ont obtenu, au préalable, l’autorisation écrite, selon le cas, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre de l’économie ou du ministre du budget, après avis de la commission visée à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Les officiers ou sous-officiers n’appartenant pas à la gendarmerie nationale qui étaient affectés dans l’un des services mentionnés par arrêté du ministre de la défense sont soumis aux mêmes règles.

(AN1) « Art. 33-5.(Supprimé)

(AN1) « Art. 33-6. 33-16. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d’être l’associé d’une personne morale exerçant pour autrui, à titre professionnel, une activité visée à l’article 33-1 33-12 sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou à un registre équivalent pour les personnes établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° Le fait d’exercer à titre individuel, de diriger, de gérer ou d’être l’associé d’une personne morale exerçant une activité visée à l’article 33-1 33-12 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2 33-13 ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que l’agrément est suspendu ou retiré ;

« 3° Le fait d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article 33-1 33-12 alors que l’autorisation prévue à l’article 33 3 33-14 n’a pas été délivrée ou de continuer à exercer l’une de ces activités alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour la personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 33-2 33-13, de ne pas transmettre la liste mise à jour annuellement des salariés dans les conditions prévues à l’article 33-3 33-14.

« Les personnes physiques déclarées coupables de l’une des infractions aux dispositions du présent titre encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements exerçant une activité définie à l’article 33-1 33-12 qu’elles dirigent ou qu’elles gèrent ;

« 2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’une des activités définies à l’article 33-1 33-12. »

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L’homme du métier et indices de l’activité inventive

L’arrêt rendu le 22 septembre 2010 par la Cour de Paris présente deux intérêts: la détermination de l’homme du métier et des indices pour apprécier l’activité inventive

  • La détermination de l’homme du métier

L’homme du métier est-il un spécialiste des pipelines offshore, ou plus largement un technicien de l’isolation des canalisations

en général ?

La Cour se reporte à l’objet de l’invention tel que décrit au brevet pour considérer qu’il s’agit  »d’un ingénieur en conception et fabrication de pipelines » :’

»Mais considérant que, selon la description du brevet, si l’invention a pour objet d’apporter un perfectionnement « aux tuyaux qui, d’une manière générale, sont prévus à double enveloppe d’isolation thermique ménageant un espace annulaire étanche entre deux tubes coaxiaux » (page 1, ligne 10 à 12) et se propose de répondre au « souci notamment de diminuer les coûts et d’améliorer la qualité et la durabilité de l’isolation » (page 1, lignes 25 à 28), les tuyaux visés n’appartiennent pas pour autant à la catégorie générique de canalisations pourvues d’une isolation thermique, mais sont « tels notamment que ceux qui sont destinés à être raccordés bout à bout pour constituer des canalisations, ou qui sont plus particulièrement construits pour former des canalisations à poser au fond des mers, pour servir à véhiculer des produits pétroliers, sous forme liquide et / ou gazeuse » (page 1, lignes 2 à 7) ; __qu’il en résulte que, si en effet le domaine de l’invention ne se réduit pas aux seuls gazoducs ou oléoducs sous-marins, il ne s’étend pas pour autant au-delà de l’ensemble des tuyaux qui doivent, quelle que soit leur utilisation, répondre aux mêmes exigences que celles décrites__, soit, outre une bonne isolation thermique (page 1, ligne 14), la capacité de parcourir des distances considérables qui peuvent se chiffrer en dizaines de kilomètres (page 1, lignes 29 à 31), la possibilité d’être utilisés pendant de longues années (page 1, ligne 32), la résistance aux opérations de transport, d’assemblage et  d’immersion (page 2, lignes 1 à 7), et une bonne étanchéité (page 2, ligne 13) »’

»Considérant, en synthèse, que le brevet porte, non pas seulement sur des éléments de canalisations destinées au transport sous-marin d’hydrocarbures, mais sur tous les tuyaux qui doivent présenter les mêmes qualités ; que la description prévoit d’ailleurs expressément que « les mêmes impératifs de degré d’isolation thermique et de durabilité se retrouvent dans d’autres applications, en particulier dans des situations où l’on rencontre un différentiel de température de même ordre de grandeur entre intérieur et extérieur du tuyau, mais en sens inverse » (page 2, lignes 20 à 25) ; que, quoique de telles applications ne soient pas spécialement désignées, ni dans le brevet en cause, ni d’ailleurs dans les écritures de la société T…, leur existence théorique, non contestée, justifie que la revendication contestée soit rédigée en termes permettant de les couvrir le cas échéant, d’où la présence de l’adverbe « notamment » auquel la société T… accorde abusivement une portée qu’il n’a pas ; »

»’Considérant, pour autant, et à défaut de précision sur d’autres applications possibles de l’invention, que l’homme du métier ne peut pas se définir, en l’espèce, comme un technicien de l’isolation de canalisation indifférenciées, mais comme un technicien des canalisations répondant aux mêmes besoins que les gazoducs et oléoducs sous-marins ;

  • Les indices de l’activité inventive dont une précédente décision étrangère avec audition d’un dirigeant de société.

»Parmi les pièces versées au débat, aucun document antérieur au brevet …ne mentionne l’utilisation d’un matériau microporeux, dont le principe est pourtant connu depuis les années 1960, dans un système de tuyaux à double enveloppe, encore moins la combinaison d’un tel matériau avec une pression réduite ; qu’il a déjà été indiqué que, dans le document établi en décembre 1995 par la société C…… pour exposer à son client la société S….l UK les différents matériaux identifiés comme les isolants les plus intéressants, seules sont évoqués la mousse de polyuréthane de faible densité et les isolants en fibres minérales ; __qu’il ressort de la décision rendue le 26 août 2003 par la juridiction écossaise saisie d’une demande de nullité du brevet européen identique au brevet en cause__ que l’isolant microporeux n’a été utilisé à pression réduite dans aucune application avant la date de priorité du brevet ….et que, entendu par le juge, __le directeur général de la société__ M……… __avait témoigné sa surprise__, même __son incrédulité__, quant à la pertinence de l’utilisation du matériau éponyme dans les conditions décrites par le brevet ….. __hypothèse qu’il avait pour le moins perçue comme audacieuse__ ; qu’il ressort en revanche de plusieurs articles postérieurs que la solution ainsi mise au point par …s’était avérée convaincante »

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Brevet sur les plantes génétiquement modifiées.

L’arrêt du [6 juillet 2010 de la CJCE intervenu à propos du brevet Monsanto, a été repris dans une réponse de Madame le Ministre de l’Enseignement supérieur à la question posée par La réponse a été publiée le 12 octobre

* Tout d’abord, Madame la Ministre clarifie la question :

»Ce type de brevet englobant n’existe pas actuellement et ne saurait exister, je m’engage à veiller à ce que ce type d’extension de revendication ne soit pas autorisé »

* Puis, vient la référence à l’arrêt du [6 juillet de la CJCE, affaire C 428/08 :

« En effet, le brevet tel qu’il est compris en France et en Europe concerne un procédé et ne peut être étendu à un produit dérivé qui ne bénéficie pas directement du procédé breveté. La Cour de justice européenne vient d’ailleurs de statuer que le brevet de Monsanto portant sur les semences génétiquement modifiées de soja résistantes à un herbicide ne s’applique pas au tourteau de soja qui est un produit obtenu après plusieurs traitements de la plante transgénique et dont la fabrication n’utilise pas la propriété brevetée de résistance à un herbicide ». »

* Et de souligner la particularité des brevets sur les plantes non pas dans une balance entre les intérêts privés et les besoins alimentaires à satisfaire, mais dans la finalité recherchée ( nous soulignons)

« D’une manière générale, le brevet est un outil de valorisation de la recherche, mais ce n’est pas le seul. Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations-unies pour le droit à l’alimentation, souligne, à juste titre, la particularité du domaine alimentaire, dans la mesure où tout homme doit pouvoir accéder à une nourriture saine et suffisante. Les variétés végétales sont protégées par le certificat d’obtention végétale, et le brevet pris sur un événement de transgénèse ne peut revendiquer l’ensemble des caractéristiques de la variété, mais seulement les caractéristiques nouvelles conférées par le procédé breveté, telles que la résistance à une maladie par exemple. Comme le souligne le rapporteur spécial, il faut « faire en sorte que __les innovations produisant des variétés améliorées et de nouvelles ressources végétales profitent à tous les agriculteurs,__ y compris les plus vulnérables et les plus marginalisés ». »

* Et sur la proposition de licence gratuite :

« C’est pourquoi le CIRAD, organisme public de recherche français dédié à la recherche agronomique pour le Sud, propose une licence gratuite d’utilisation de ses innovations végétales à tout pays en développement qui en fait la demande. La France a signé le Traité international sur les ressources phylogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qui établit un système multilatéral destiné à faciliter l’accès aux ressources phylogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et à partager de manière juste et équitable les avantages qui en découlent. Le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche pourra donner plus d’informations à l’honorable parlementaire sur la mise en oeuvre de ce traité » ».

* Cette réponse ministérielle rappelle le principe de la liberté d’accès à la diversité génétique ( voir à ce sujet notre article : [Quelle origine géographique indiquée dans une demande de brevet ?),

»« Du point de vue de la recherche, il est important de maintenir l’accès à la diversité génétique, source d’innovations. Les biotechnologies offrent d’immenses opportunités pour l’adaptation des plantes au changement climatique et notre recherche se doit d’être forte dans ce domaine. Le programme Investissements d’Avenir comporte un appel d’offres dédié aux Biotechnologies et Bioressources pour développer ces opportunités. Il est attendu que les projets déposés dans ce cadre répondent aux questionnements d’ordre juridique, éthique, anthropologique et philosophique, soulevés par l’utilisation du vivant, et analysent l’impact socio-économique des innovations proposées. Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche tient donc à assurer l’honorable parlementaire de l’attention que le Gouvernement porte à l’essor des biotechnologies dans le respect des droits de l’homme et en cohérence avec les principes du développement durable. » »

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Pas de protection en tant que telle de la séquence d’ADN

Le glyphosate est un désherbant. Un brevet détenu par Mosanto porte sur un gène qui, quand il est implanté dans l’ADN d’une plante, permet à celle-ci de synthétiser une enzyme résistante à ce désherbant.

Aux Pays-Bas en 2006, des cargaisons de farine de soja provenant d’Argentine, où l’invention n’est pas protégée, ont été analysées par Mosento qui révèlent la présence de ce gène. D’où une action judiciaire aux Pays Bas par Mosanto contre l’importateur des farines.

L’arrêt rendu par la CJCE le 6 juillet 2010 dans l’affaire C 428/08  se prononce sur l’article 9 de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques et qui prévoit :

« La protection conféré par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’entend à toute matière, sous réserve de l’article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorpore´ et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction ».

La dernière phrase de cette article subordonne-t-elle cette protection :

  • à toute matière dans laquelle le produit se retrouve,
  • ou faut-il, en plus, que dans cette matière, l’information génétique exerce sa fonction ?

Pour la Cour, l’article 9 :

« ne confère pas une protection des droits de brevet dans des circonstances telles que celles du litige au principal, lorsque le produit breveté est contenu dans de la farine de soja, où il n’exerce pas la fonction pour laquelle il est breveté, mais a exercé celle-ci antérieurement dans la plante de soja, dont cette farine est un produit de transformation »

L’arrêt du 6 juillet 2010 écarte également la possibilité qu’une législation nationale accorde une protection à une séquence d’ADN brevetée en tant que telle.