Le 1er avril 2020, l’INPI a ouvert deux procédures administratives l’une en déchéance de marque, c’est là, l’autre en nullité de marque.

La nullité d’une marque. L’action en nullité de marque a pour objet de faire disparaitre la marque du registre des marques enregistrées, et de faire remonter cette suppression au jour de son dépôt.

Les raisons de la demande en nullité de marque. Situation la plus courante, un opérateur économique souhaite lancer une nouvelle marque, mais la recherche d’antériorités à relever une antériorité gênante à titre de marque, minorer le risque à son encontre nécessite sa radiation. Attention toutefois qu’une argumentation en nullité contre la marque première en date n’affaiblisse pas la marque envisagée si son enregistrement était prévu. Autre situation, le lancement d’une marque suscite la réclamation d’un tiers fondée sur une marque antérieure qui, en retour, se voit contester la validité. Antérieurement à la réforme, les demandes en nullité de marque étaient présentées par les avocats comme moyens de défense dans les contentieux de la contrefaçon. La souplesse de la nouvelle procédure devrait contribuer à la multiplication des actions en nullité de marque.

La nullité de marque à demander devant l’INPI ou devant les tribunaux judiciaires. Jusqu’au 1er avril 2020, toutes les actions en nullité de marque ne pouvait qu’être engagées devant les tribunaux judiciaires. Selon l’ordonnance du 13 novembre 2019, la réforme n’a accordé l’exclusivité à l’INPI de l’action en nullité de marque que dans certaines circonstances.  Les dispositions actuellement applicables ont réparti les attributions respectives de l’INPI et des tribunaux judiciaires d’à priori simple, – le principe d’une compétence exclusive en faveur de la procédure administrative- , à des situations beaucoup plus complexes selon la nature des droits antérieurs invoqués, des autres griefs sur lesquels les parties sont en litige et enfin, de l’état d’avancement de la phase contentieuse qui les oppose. Le concours de l’avocat est d’autant plus requis pour envisager l’une ou l’autre de ces voies, qu’il intervient devant l’INPI et devant les tribunaux judiciaires.

Les avantages attendus de cette procédure administrative, les mêmes que pour l’action en déchéance de marque. Le législateur a souhaité confier à l’INPI cette nouvelle mission afin de rendre plus accessible la propriété industrielle aux petites entreprises, aux start-up innovantes ainsi qu’aux chercheurs soucieux de valoriser leurs innovations.

Comme pour la procédure en déchéance, cette procédure se fait via le portail électronique de l’INPI, ces deux nouvelles procédures ont le même entrée sur le portail de l’office. C’est donc une procédure exclusivement en ligne. A priori, aucun échange postal n’est prévu entre l’INPI et le demandeur à la nullité d’une part, et l’INPI et le titulaire de la marque visée par la demande en nullité d’autre part.

L’INPI met en avant La simplicité et la rapidité du dispositif proposé et son faible coût.

Au 1er avril 2020, la taxe à payer auprès de l’INPI pour le dépôt de la demande en nullité de marque est de 600 €, à majorer de 150 € par droit invoqué.

Cette procédure diffère des procédures qui existaient déjà devant l’INPI, telles que les procédures de dépôt de marque, d’opposition à un dépôt de marque, et de contestation des décisions du Directeur de l’INPI rendues en matière de marque. Attention cette procédure bien qu’appelée administrative, oppose deux parties, le demandeur en nullité et le titulaire de la marque.

 Les marques concernées. Ne peuvent faire l’objet d’une action en nullité de marque devant l’INPI que les marques françaises, c’est-à-dire les marques demandées et enregistrées devant l’INPI, et la partie française des marques internationales. Des règles spécifiques sont prévues  pour les marques collectives et les marques de garantie.

 Des demandes en nullité différentes. Chaque demande en nullité est particulière et suit des règles qui lui sont propres. En effet, l’ordonnance et son décret d’application montrent une diversité de circonstances dont dès le dépôt de sa demande, le demandeur en nullité devra tenir compte. Motifs absolus ou motifs relatifs de nullité, personne ayant ou non un intérêt à demander la nullité, titulaire des droits ou personne autorisée, délais dans lesquels l’action peut être engagée, nature de la marque contestée, sont autant de points qui valideront ou disqualifieront le choix de telle ou telle action en nullité. Le concours de l’avocat n’en est que plus recommandé.

 Les principaux délais de la procédure en nullité de marque devant l’INPI  qui oppose le demandeur en nullité de marque au titulaire de la marque contestée.

A propos de l’action en déchéance de marque, il a déjà été dit que l’INPI s’impose le principe du contradictoire, c’est-à-dire que toutes les pièces et documents transmis par une partie à l’INPI doivent être communiqués par l’INPI à l’autre partie.

 Le dépôt de la demande en nullité. Différentes exigences sont posées par INPI à la présentation et au contenu de la demande en nullité.

Le titulaire de la marque a un délai de deux mois. La demande en nullité est notifiée par l’INPI au titulaire de la marque qui a un délai de deux mois pour répondre en transmettant ses pièces et observations.

 Le demandeur a un délai d’un mois. La réponse est transmise au demandeur en nullité de la marque, qui bénéficie d’un délai d’un mois pour ses observations.

 Le titulaire de la marque répond donc en dernier. Attention, si le demandeur en nullité n’a pas utilisé la faculté précédente de répondre, le titulaire de la marque n’aura pas l’occasion d’adresser à l’INPI de secondes observations ou transmettre de nouvelles pièces.

 Une procédure orale éventuelle. Une procédure orale est prévue. Elle peut être demandée par chacune des parties et par l’INPI.

Attention, le déroulement de cette procédure est très formalisé pour le contenu, l’argumentaire, les documents communiqués par les parties et leur chronologie. L’exposé simpliste de cette procédure ne rend pas compte des multiples chausse-trappes, qui nécessitent l’intervention de l’avocat dès le début de la procédure aussi bien pour le demandeur à la demande en nullité qu’auprès du titulaire de la marque attaquée. Des modalités de suspension de la procédure sont également prévues.  En cours de procédure, des circonstances peuvent conduire à sa clôture prématurée.

 La décision de l’INPI. A compter de la fin de cette procédure d’instruction de la demande en nullité de marque, l’INPI doit rendre sa décision dans un délai de trois mois. A défaut la demande déchéance est réputée rejetée.

En avril 2020, date d’ouverture de cette procédure, l’INPI estime la durée de la procédure en déchéance de marque entre 6 à 8 mois. Cette indication ne tient pas compte des délais imposés par les mesures de « la période juridiquement protégée » instaurée par le gouvernement.

L’appel de la décision de l’INPI. Le recours contre cette décision de l’INPI est devant une cour d’appel avec là aussi des règles particulières.