Marque enregistrée, Marque non déposée et Avocat

  • Pourquoi déposer une marque avec l’assistance d’un avocat ? Certes le dépôt d’une marque ne constitue pas une condition  de son existence.

En réalité, quand on évoque les marques déposées, il s’agit de marques enregistrées. Par son enregistrement auprès d’un office de propriété industrielle, la marque va bénéficier de l’action en contrefaçon.

  • Dire que l’action en contrefaçon permet à son titulaire de s’opposer à des « contrefaçons », c’est souligner le lien entre l’avocat et le dépôt de la marque.

L’avocat du contentieux de la contrefaçon est plus à même de conseiller le dépôt de la marque : quel signe déposé et pour quels produits et services. L’évolution de la jurisprudence sur ces questions replace à nouveau au cœur du dépôt de la marque le conseil de l’avocat habitué au contentieux de la contrefaçon.

Marque enregistrée et Avocat : enregistrer une marque, c’est délimiter un droit, c’est à dire un actif de l’entreprise, action où intervient l’avocat

Un dépôt de marque permet aussi de délimiter l’emploi que l’entreprise entend faire de son signe. Une marque enregistrée parce qu’elle accorde un monopole, fixe son périmètre.  

Il ne s’agit pas seulement d’un périmètre de droit, où le rôle de l’avocat se comprend aisément, mais d’un choix de stratégie commerciale et économique. Enregistrer une marque, c’est aussi matérialiser un actif.

  • Une marque doit séduire la clientèle et la fidéliser.

La marque doit être un véhicule publicitaire. Une bonne marque  s’adapte aux attentes de la clientèle quitte même à les créer. Une bonne marque s’acclimate aux changements d’époque, à l’extension du marché. L’entreprise stimule par sa marque ses ventes de produits et de services, ceux qu’elle produit, et à ceux dont elle n’a pas encore la moindre idée et qui seront demain l’avenir. Peu de marques remplissent toutes ces fonctions, d’ailleurs les marques changent !

  • La marque identifie une valeur, elle la rend liquide, et permet son transfert, c’est la fluidité du marché des marques, fluidité toute relative en l’absence de bourse des marques.

La communication et la publicité représentent des investissements pour l’entreprise, autres coûts pour l’entreprise en rapport avec la marque, ceux de la production des produits et des services commercialisés sous celle-ci.

La marque est couramment désignée comme un capital ou comme un investissement, mais pour l’entreprise, la marque présente d’abord des besoins de trésorerie pour son choix, son dépôt et son lancement.

Sous une marque, l’entreprise réalise un chiffre d’affaire et des gains sont générés.  Les marques permettent aux entreprises d’identifier leurs activités, de les segmenter pour organiser leurs actions. Toutefois, cette approche ne doit pas ramener le capital à une simple collection de marques.

  • La marque permet au consommateur d’identifier les produits et les services.

Le plus souvent, la marque est le seul lien qui existe entre l’entreprise, prise comme producteur de produits ou prestataire de services, et les consommateurs. Grâce à la marque, le consommateur identifie l’origine des produits ou des services, et leur reconnaît des qualités objectives ou d’autres plus imaginatives dont la publicité a su habilement le convaincre.

  • L’exclusivité de l’usage de la marque dans la vie des affaires.

Cette fonction d’identification de la marque n’est possible que par une exclusivité : seul le titulaire de la marque met sur le marché les produits et les services sous cette marque. La marque a un rôle de différenciation entre les différents produits et services qui sont concurremment proposés aux consommateurs.

Même si en droit des marques, la marque est décrite comme un monopole, la marque permet la concurrence.

Dépôt de Marque et Avocat : le choix d’un signe valable et la recherche des antériorités, c’est la phase antérieure au dépôt de la marque

  • Choix du signe à déposer et choix des produits et services à indiquer au dépôt : des questions où intervient l’avocat.

Le signe envisagé remplit-il les conditions requises à une marque enregistrée ?

Autres préoccupations la recherche des antériorités. En effet, le même signe ou un signe similaire à celui initialement envisagé ont déjà pu être enregistrés à titre de marque  par un tiers pour des produits identiques ou similaires. D’autres signes peuvent également constituer des antériorités gênantes.

  • Sans oublier que le choix est aussi celui de l’Office où ce dépôt sera effectué où à nouveau intervient l’avocat.

La marque envisagée pour être protégée en France peut être déposée par un dépôt national à l’Institut National de la propriété industrielle (INPI) , ou par un dépôt auprès de L’Office de l’Union Européenne pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (EUIPO) d’une marque  de l’Union qui couvre également tous les autres pays de l’Union, ou enfin via un dépôt international (OMPI) où la France sera désignée.

Dépôt de Marque et Avocat : le dépôt de la demande de marque auprès de l’office, première phase du dépôt de la marque

  • Techniquement, le dépôt de la marque.

Après le choix du signe et des produits et services à désigner ait été effectué, le dépôt est réalisé auprès de l’Office choisi. A nouveau l’avocat peut intervenir pour le dépôt de la marque.

  • Des taxes à payer.

Ce dépôt s’accompagne du paiement de différentes taxes auprès de l’office. Ces taxes sont calculées en fonctions des classes administratives auxquelles correspondent les produits et services qui auront été préalablement choisis.

En 2020, les taxes auprès de l’INPI sont de 190 € pour la première classe à majorer de 40 € par  classe supplémentaire. L’EUIPO applique un système différent. La taxe de base couvre une classe pour 850 EUR. La taxe pour la deuxième classe de produits et services est de 50 EUR. La taxe pour la troisième classe et les classes suivantes est de 150 EUR pour chaque classe.

Ces montants « par classe supplémentaire »  peuvent apparaitre anecdotique à comparer aux avantages qu’apporte un enregistrement de marque, mais leur montant total peut vite augmenter puisque 45 classes existent, l’avocat est souvent amené à rappeler cette réalité.

Dépôt de marque et Avocat : la réponse par l’avocat aux observations et notifications de l’office dans cette seconde phase du dépôt de la marque

  • Des observations et notifications par l’examinateur.

Postérieurement au dépôt de la demande de marque, l’office peut émettre des observations ou des notifications auxquelles il est nécessaire de répondre. A nouveau, le recours à l’avocat est utile pour cette phase du dépôt de la marque au regard de la technicité de la matière et des réponses à apporter, et surtout des délais à respecter pour fournir ces réponses.

Bien souvent, l’avocat aura anticipé ces questions dès la préparation du dépôt de la marque.

  • Le rejet de la demande de marque par l’examinateur.

L’office peut également rejeter la demande de marque. Maintenir sa demande de marque nécessitera une procédure d’appel soit devant une structure ad‘ hoc au sein de l’office ou directement devant une instance judiciaire comme actuellement en France.

Le concours de l’avocat est à nouveau fortement recommandé au regard des particularités des procédures de recours ou d’appel.

Dépôt de Marque et Avocat : la procédure d’opposition à une demande d’enregistrement de marque, le rôle de l’avocat dans cette dernière phase du dépôt de la marque.

  • Un tiers peut s’opposer à la demande d’enregistrement de la marque.

Différents fondements sont envisagés et en France devant l’INPI, depuis la réforme intervenue sur la période 2019-2020, se sont multipliés les droits antérieurs qui peuvent être invoqués à l’appui  d’une opposition à une demande d’enregistrement de marque.

Différents échanges sont prévus pendant la phase d’instruction entre l’office, le demandeur à la demande de marque et l’opposant à cette demande de marque.

  • L’avocat intervient soit en appui pour les déposants le plus chevronnés soit en leur nom.

Là aussi selon les offices, différentes mécanismes de recours ou d’appel de la décision sont prévus où intervient  l’avocat.