Parmi celles-ci, la saisie-contrefaçon mais aussi des mesures judiciaires contre un supposé contrevenant pour interdire la mise sur le marché des produits argués de contrefaçon.

Si ces mesures se trouvent ultérieurement abrogées, par exemple quand le titre invoqué est finalement annulé, la responsabilité du titulaire du droit est-elle engagée même sans faute de sa part ?

La Cour de justice, le 11 janvier 2024 y répond. L’arrêt

Dans le cadre d’un litige entre Mylan AB et Gilead Sciences., c’est un CPP qui a été invoqué en Finlande, son titulaire engageant un procès en contrefaçon et demandant des mesures provisoires.

1°) Des mesures provisoirement prononcées et ensuite abrogées

17 Par décision du 21 décembre 2017, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) a fait droit à la demande de Gilead e.a. visant à obtenir des mesures provisoires sur la base du CCP en cause et a interdit à Mylan, sous peine d’une amende de 500 000 euros, d’offrir, de mettre sur le marché et d’utiliser le médicament générique en cause pendant la durée de validité du CCP en cause, ainsi que d’importer, de fabriquer et de détenir le médicament générique en cause à ces fins. Il a, en outre, ordonné le maintien en vigueur de ces mesures jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire, ou jusqu’à nouvel ordre.

18 Les mesures provisoires susmentionnées ont ensuite été annulées, à la demande de Mylan, par décision du Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) du 11 avril 2019.

19 Par jugement du 25 septembre 2019, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) a annulé le CCP en cause. Ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi devant le Korkein oikeus (Cour suprême) qui, par décision du 13 novembre 2020, a rejeté la demande d’admission du pourvoi de Gilead e.a., rendant ainsi définitif ledit jugement ».

2°) Le titulaire du CCP se voit demander d’indemniser le préjudice subi de plus de 2 millions d’euros.

« 20 Sur le fondement de l’article 11 du chapitre 7 du code de procédure juridictionnelle, transposant en droit finlandais l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, Mylan a alors demandé au markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques), juridiction de renvoi dans la présente affaire, de condamner Gilead e.a. à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 2 367 854,99 euros, majorés d’intérêts de retard, en réparation des dommages causés par les mesures provisoires obtenues inutilement sur la base du CCP en cause, qui a été par la suite annulé ».

3°) La législation finlandaise prévoit une responsabilité sans faute pour les demandeurs de mesures provisoires.

La juridiction finlandaise interroge la Cour de justice sur cette disposition de droit national issue de la directive 2004/48/CE qui prévoit aussi des garanties pour dédommager les défendeurs en cas de mesures injustifiées.

• Pour Mylan : rien à la directive ne s’oppose à ce régime de responsabilité sans faute.
• Au contraire, selon Gilead, il n’y a pas d’obligation de réparation pour la seule raison que le CCP en cause a par la suite été annulé.

4°)Un régime de responsabilité sans faute est reconnu par la Cour de justice.

Pour la Cour de justice de l’Union européenne l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE n’impose pas un régime de responsabilité spécifique et laisse aux États membres la liberté de choisir pour un régime de responsabilité sans faute.

Ce que dit exactement la Cour :

« L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit un mécanisme de réparation de tout dommage causé par une mesure provisoire, au sens de cette disposition, fondé sur un régime de responsabilité sans faute du demandeur de ces mesures, dans le cadre duquel le juge est habilité à adapter le montant des dommages-intérêts en prenant en compte les circonstances de l’espèce, en ce compris l’éventuelle participation du défendeur à la réalisation du dommage ».

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La demande de marque européenne dont la validité est contestée a été déposée le 13 mai 2015.

Le signe de cette marque : Cette demande de marque désigne différents services :

–        classe 38 : « Fourniture d’accès à Internet pour des tiers ; services de courrier électronique ; services d’échange de données » ;

–        classe 42 : « Mise à disposition d’espaces de mémoire sur Internet ; mise à disposition de stockage en ligne ; services de sécurité informatique pour accès protégés à Internet ; conception de systèmes informatiques ; mise à disposition d’une plateforme Internet pour l’échange de données ».

14 octobre 2015 : l’examinateur rejette cette demande de marque

27 janvier 2017 : la Chambre de recours de l’EUIPO rejette le recours en  considérant que « les éléments verbaux de la marque demandée se traduiraient littéralement par « espace de données sécurisé » et qu’ils décriraient ainsi l’espèce, l’objet ou la destination des services concernés (points 19, 21 et 22 de la décision attaquée) » . a propos de l’élément figuratif de cette demande de marque, la chambre considère qu’il est  « constitué de symboles typiques du nuage informatique (cloud computing), ne ferait que renforcer le caractère descriptif de ses éléments verbaux et a conclu au caractère descriptif de la marque demandée« .

Le déposant saisit le Tribunal de l’union d’un recours contre cette décision. L’arrêt est  rendu le 15 mars 2018.

Sur le défaut d’emploi dans le langage courant de la partie verbale du signe

23      D’autre part, quant à l’argument selon lequel l’élément verbal « secure data space » ne serait pas utilisé dans le langage courant, il convient de considérer que cette absence d’utilisation ne suffit pas à créer un écart perceptible entre l’expression et la somme des éléments qui la composent, permettant d’exclure le caractère descriptif de ladite expression.

24      Il ressort en effet de la jurisprudence que, pour se voir opposer un refus d’enregistrement au motif de son caractère descriptif, il faut et il suffit qu’un signe verbal désigne en au moins une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits et services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 50]. Ainsi, il ne saurait être considéré que seule l’expression désignant dans le langage courant le produit ou le service visé puisse être qualifiée de descriptive et que toute expression pouvant être comprise comme désignant ce produit ou ce service, tout en ne relevant pas du langage courant, ne puisse être considérée comme descriptive (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 42). Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il est indifférent que, en l’espèce, l’expression « data room » serait la dénomination usuelle pour désigner un espace de stockage de données.

25      En outre, comme l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, il est également de jurisprudence constante que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009 ne dépend pas d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux au profit des tiers, impliquant la démonstration de l’utilisation descriptive effective de l’expression en cause, et qu’il suffit que ladite expression puisse être utilisée à de telles fins (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, point 44 ; voir également, par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 35).

26      Contrairement à ce que prétend la requérante à cet égard, il ressort clairement des termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009, dont en particulier les termes « pouvant servir à désigner », et de la jurisprudence visée au point 25 ci-dessus que la simple possibilité d’être utilisé pour désigner des caractéristiques des produits et des services en cause résultant de l’une des significations potentielles du terme en cause suffit à qualifier ce terme de descriptif, sans qu’il soit besoin au surplus de fournir des indices clairs laissant penser que le terme en cause sera utilisé de manière descriptive à l’avenir [voir, en ce sens, arrêts du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, points 43 et 44, et du 22 novembre 2011, Sports Warehouse/OHMI (TENNIS WAREHOUSE), T‑290/10, non publié, EU:T:2011:684, point 36]. Lorsqu’un terme présente un caractère descriptif dans l’une de ses significations potentielles, un usage descriptif de ce terme peut en effet raisonnablement être attendu à l’avenir [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, non publié, EU:T:2012:589, point 31].

27      Or, en l’espèce, il peut être déduit des trois termes, « espace », « données » et « sécurisé », composant l’élément verbal de la marque demandée, dont les significations ne sont pas contestées par la requérante (voir point 19 ci-dessus), que cette combinaison, dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle serait contraire aux règles grammaticales et syntaxiques de l’anglais, peut être comprise comme signifiant « espace de données sécurisé ».

28      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, que l’élément verbal « secure data space » de la marque demandée était descriptif des services visés.

L’élément figuratif permet-il de sauver la demande de marque ?

30      Ainsi que l’a pertinemment souligné la chambre de recours dans la décision attaquée, point 24, et que l’a au demeurant admis la requérante, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’examen du caractère descriptif d’une marque doit porter sur l’impression d’ensemble qu’elle produit, eu égard à l’ensemble de ses éléments verbaux et figuratifs (voir arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 79 et jurisprudence citée ; arrêt du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, point 45).

31      Or, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse de cette impression d’ensemble et aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments figuratifs de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal (voir arrêt du 6 avril 2017, Metabolic Balance, T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33 et jurisprudence citée).

32      Ainsi, lorsque l’élément figuratif présente un lien direct avec la signification de l’élément verbal de la marque, sans pour autant renvoyer précisément à cette signification, un tel lien suffit pour ne pas détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal et, dès lors, pour considérer que ladite marque est, dans son ensemble, descriptive [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T‑617/15, non publié, EU:T:2016:679, point 56].

33      En l’espèce, la requérante admet que la représentation des deux flèches de la marque demandée fait habituellement référence à un échange de données. Ainsi, cette représentation renvoie directement au contenu et à l’objet de l’« espace de données » en cause, qui est d’assurer le stockage des données transmises pour une éventuelle réutilisation, voire désigne directement certains services litigieux, et ce même si elle ne fait pas allusion au surplus au caractère sécurisé de l’espace ou de l’échange de données. Il convient en effet de considérer que, contrairement à l’affirmation non étayée de la requérante, le caractère opposé des deux flèches n’indique pas un niveau d’insécurité plus élevé, de sorte que la représentation de ces flèches peut uniquement être interprétée comme ne fournissant aucune indication sur le caractère sécurisé de l’échange de données en cause.

34      En outre, la requérante souligne les spécificités du nuage représenté dans la marque demandée, dont notamment son bord inférieur rectiligne, qui le distingue certes de la représentation habituelle des nuages, mais qui le rapproche de la représentation des nuages parfois rencontrée dans les icônes figurant sur les écrans d’ordinateurs, de tablettes ou d’ordiphones (communément appelés « smartphones ») et ainsi, notamment, de celle représentant le « nuage informatique » (cloud computing), dont la requérante ne conteste pas qu’il renvoie aux échanges et au stockage de données.

35      De même, les arguments de la requérante relatifs aux spécificités du carré contenant le nuage et les flèches et portant, en particulier, sur les coins arrondis et le fond bleu, ne font que mettre en évidence la similitude entre la représentation de ce carré et les icônes informatiques susvisées.

36      Il s’ensuit que l’élément figuratif de la marque demandée présente un lien suffisant avec l’expression « espace de données sécurisé » pour ne pas modifier, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée. La chambre de recours a, dès lors, considéré, sans commettre d’erreur, que cet élément figuratif ne permettait pas de détourner le public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal de la marque demandée et même renforçait le caractère descriptif de cet élément verbal, pour en conclure que ladite marque était, dans son ensemble, descriptive des services litigieux.

37      Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n^o 207/2009 doit être écarté.

 Le recours est rejeté et la demande de marque ne sera pas enregistrée.

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Avril 2014 : publication de l’enregistrement du modèle communautaire pour des lampes:

17 juillet 2014 : demande en nullité en invoquant le modèle communautaire enregistré sous le numéro 1754342-0001 et publié le 11 octobre 2010 destiné à être appliqué aux « lampes » :

La procédure 

2 mars 2015 : la division d’annulation de l’EUIPO annule le modèle

4 mai 2015 : recours

8 juillet 2016 : la Chambre de recours de l’EUIPO rejette le recours.

28 septembre 2017 : le Tribunal de l’union européenne rend sa décision sur le recours du titulaire du modèle frappé d’annulation.

La description des modèles en cause

   …… l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit était déterminée par les caractéristiques communes suivantes :

–        la lampe était constituée d’un boîtier ;

–        le boîtier était d’une couleur claire ;

–        le boîtier présentait une forme d’étoile avec cinq branches ;

–        le boîtier reposait sur ses deux branches inférieures ;

–        il y avait à l’intérieur du boîtier un cercle plus clair que les branches de l’étoile, lesquelles étaient un peu plus sombres.

Le débat sur certaines caractéristiques

33      S’agissant d’une sixième caractéristique, la chambre de recours a considéré que dans le dessin ou modèle antérieur toutes les branches de l’étoile étaient de même largeur, tandis que dans le dessin ou modèle contesté la branche supérieure de l’étoile était inclinée vers le haut et formait un triangle.

34      Cette conclusion est contestée par le requérant qui soutient que le dessin ou modèle contesté diffère du dessin ou modèle antérieur par trois caractéristiques et non pas une comme l’avait considéré la chambre de recours. Ainsi, il relève que la branche supérieure de l’étoile a une « forme pyramidale », que la surface latérale des branches inférieures de l’étoile a une forme trapézoïdale et que la partie frontale du boîtier présente une courbe sphérique.

35      Il convient de relever d’emblée que les deux premières prétendues différences que le requérant établit entre les dessins ou modèles en conflit sont une déclinaison de l’unique différence relevée par la chambre de recours aux points 21 et 24 de la décision attaquée, à savoir la différence de largeur des branches supérieures et inférieure de l’étoile.

36      À cet égard, la chambre de recours a bien relevé, en substance, que, dans le dessin ou modèle contesté, vu de profil, la branche supérieure de l’étoile était inclinée vers le haut et formait un triangle. Le fait que la chambre de recours n’a pas estimé que les quatre faces de la branche supérieure de l’étoile étaient de forme pyramidale est sans pertinence en l’espèce, car elle a relevé à bon droit le rétrécissement de la branche supérieure de l’étoile.

37      Quant aux caractéristiques relatives aux branches inférieures, dont la surface latérale serait de forme trapézoïdale, et à la partie frontale du boîtier, qui présenterait une courbe sphérique, il convient de relever que des telles caractéristiques ne ressortent pas des vues du dessin ou modèle contesté produites lors de l’enregistrement de celui-ci, telles que reproduites au point 2 du présent arrêt. Ainsi que le fait valoir l’EUIPO, le requérant n’a pas produit de vue de profil du dessin ou modèle contesté permettant de constater ces caractéristiques.

38      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a identifié les caractéristiques des dessins ou modèles en conflit.

Le modèle antérieur sur la forme en étoile de la lampe conduit à l’annulation du modèle second en date

47      Il convient de relever que, en constatant que l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit était dominée par la forme en étoile, la chambre de recours n’a pas considéré que les autres caractéristiques que le requérant qualifie de « configuration » seraient négligeables. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si la forme en étoile pour les lampes est nouvelle ou fréquente est sans incidence sur l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, au sens de l’article 6 du règlement n° 6/2002. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, le caractère individuel d’un dessin ou un modèle résulte d’une impression globale différente ou d’absence de « déjà vu » par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles.

48      Certes, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement n° 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (voir arrêt du 7 novembre 2013, Félin Bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée).

49      Toutefois, en l’espèce, ainsi que cela a été considéré au point 25 ci-dessus, le créateur n’est soumis à aucune limitation en ce qui concerne la conception du boîtier.

50      De même, il ne saurait être utilement soutenu que l’état de l’art en ce qui concerne les lampes soit saturé et que la forme en étoile du boîtier des lampes soit banalisée à tel point que, comme le fait valoir en substance le requérant, l’utilisateur porterait une plus grande attention à la forme affinée de la branche supérieure de l’étoile constituant le dessin ou modèle contesté qu’aux autres caractéristiques des dessins ou modèles en conflit.

51      En tout état de cause, ainsi que cela a été relevé aux points 32 et 41 ci-dessus, les dessins ou modèles en conflit ne coïncident pas uniquement par leur forme en étoile, mais également par quatre autres caractéristiques importantes.

52      Deuxièmement, l’argument du requérant selon lequel le fait que le centre du boîtier est plus clair que ses branches est de moindre importance étant donné que cette caractéristique est de nature exclusivement technique ne saurait prospérer. Même à supposer que cette caractéristique soit de nature exclusivement technique et que, de ce fait, il faudrait lui accorder une moindre importance lors de l’appréciation de l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, il convient de relever que, en l’espèce, les dessins ou modèles coïncident également par d’autres caractéristiques qui ne sont pas induites par des contraintes exclusivement techniques.

53      Troisièmement, il convient de relever que l’argument du requérant selon lequel l’utilisateur averti serait habitué aux lampes ayant une forme en étoile et que, dès lors, il doit être accordé moins d’importance aux cinq caractéristiques communes des dessins ou modèles en conflit résulte d’un emploi erroné en l’espèce de l’expression « utilisateur averti ». En effet, ainsi que cela est rappelé au point 19 ci-dessus, l’utilisateur averti, même s’il connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, n’est pas un concepteur ou un expert technique. Or, l’argument du requérant sous-entend que l’utilisateur averti, en l’espèce, dispose de connaissances très approfondies en ce qui concerne l’état de l’art s’agissant des lampes.

54      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le deuxième chef de conclusions.

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• Les signes en cause

15 novembre 2017 : BMB obtient l’enregistrement du modèle communautaire pour désigner « des drageoirs et récipients »

La marque internationale antérieure du 12 mars 1974 qui désigne la France :Cette marque antérieure est enregistrée pour : « sucreries »

• Les décisions antérieures de l’Office

11 juillet 2011, Ferrero SpA demande à l’EUIPO (anciennement OHMI) la nullité du modèle

25 avril 2012 : la division d’annulation de l’EUIPO annule le modèle.

21 juin 2012 : recours de BMB devant la Chambre de recours de l’EUIPO.

8 septembre 2015 : La Chambre de recours rejette le recours et confirme la nullité du dessin ou modèle.

BMB saisit le Tribunal qui rend son arrêt le  3 octobre 2017.

L’appréciation selon l’article L713-3 du code français du Code de la propriété intellectuelle

18      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a fondé sa décision sur une base légale incorrecte dans la mesure où celle-ci reposerait sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et non sur l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle, qui constituerait la disposition applicable en l’espèce. Elle soutient que l’application dudit règlement au cas d’espèce viole l’obligation de motivation figurant à l’article 62 du règlement n° 6/2002.

19      L’EUIPO soutient que la chambre de recours a apprécié les faits de l’espèce au regard de l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle. Il concède que l’unique référence à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dans la décision attaquée constitue une erreur formelle, mais conteste que cette raison puisse justifier l’annulation de cette décision. Selon l’EUIPO, la requérante n’a, en tout état de cause, pas avancé que cette référence erronée avait eu une influence déterminante quant à la solution du litige, ce qui rend son moyen inopérant et insuffisant pour justifier l’annulation de la décision attaquée.

20      En l’espèce, force est de constater que le premier moyen doit être interprété par le Tribunal comme étant tiré d’une base juridique incorrecte et non d’une violation de l’obligation de motivation.

21      Les motifs pour déclarer un dessin ou modèle communautaire nul sont repris de manière exhaustive à l’article 25 du règlement n° 6/2002. L’article 25, paragraphe 1, sous e), dudit règlement prévoit qu’un dessin ou modèle peut être déclaré nul s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit de l’Union européenne ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation.

22      Il en découle que la base juridique correcte aux fins de statuer sur la demande en nullité introduite par l’intervenante sur le fondement de l’enregistrement international antérieur était l’article L713-3 du code français de la propriété intellectuelle, qui confère à cette dernière, en tant que titulaire d’un enregistrement international désignant la France, le droit d’interdire l’usage du dessin ou modèle contesté.

Le litige est traité comme un litige entre deux marques

31…   De façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel..

32 De plus, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause .

33      Enfin, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.

34      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

• Le public pertinent

37      …. les produits en cause étant des confiseries, le niveau d’attention de ce public est plutôt faible

38      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent, en raison du petit prix et de la nature fréquente de l’achat de telles confiseries, était plutôt faible.

•  Sur les éléments distinctifs et dominants : les arêtes
  

43      …., il convient de constater que les lignes le long du récipient délimitent la forme dudit récipient, indiquent seulement deux arêtes et ne servent pas à souligner l’importance d’une partie donnée. Elles ne sont pas susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardées en mémoire par celui-ci.

44      Par conséquent, l’argument de la requérante concernant l’impact des arêtes sur l’impression d’ensemble produite par l’enregistrement international doit être rejeté puisqu’elle n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur en estimant qu’elles ne constituaient pas un élément dominant de celui-ci.

• Le rôle de l’étiquette

46      Elle a estimé, au point 32 de la décision attaquée, que l’étiquette n’est pas un détail négligeable, mais demeure néanmoins un simple détail, dans la mesure où cette dernière sera perçue comme une simple étiquette collée sur un récipient contenant des sucreries. Par conséquent, elle a constaté que ni l’étiquette du dessin ou modèle contesté, ni le logo MIK MAKI ne dominerait l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle contesté en éclipsant l’impact de la boîte tridimensionnelle.

47      En ce qui concerne le fait que le dessin ou modèle contesté ne représente pas une boîte de forme parallélépipédique, la chambre de recours a constaté que cette particularité n’apparaîtrait pas immédiatement et ne serait pas susceptible d’affecter la perspective qu’aurait le consommateur moyen.

48      Partant, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle l’étiquette du dessin ou modèle contesté et les mots y figurant seront considérés par le public pertinent comme n’éclipsant pas l’impact de la boîte tridimensionnelle et n’affectant pas la perspective qu’en aura le consommateur moyen.

• La présence des bonbons dans le modèle enregistré est-elle pertinente ?

52      À cet égard, contrairement à ce que fait valoir la requérante, et comme la chambre de recours l’a, à juste titre, constaté au point 27 de la décision attaquée, le fait que le dessin ou modèle contesté soit représenté rempli de sucreries ne peut constituer un point de comparaison visuel pertinent, puisque le dessin ou modèle contesté est enregistré simplement pour la boîte ou le récipient contenant ces sucreries et qu’il est évident que l’enregistrement international antérieur a également été enregistré pour être rempli de sucreries.

53      En outre, en ce qui concerne les éléments dominant l’impression d’ensemble produite par le dessin ou modèle contesté, les sucreries ne sont pas un composant déterminé dudit enregistrement pouvant être pris en compte. La chambre de recours n’a mentionné les sucreries à l’intérieur de la boîte non pas en tant que composant, mais comme un facteur parmi d’autres qui contredisait le fait que l’élément verbal est le seul élément dominant. Par conséquent, il n’existe aucune contradiction ou erreur dans cette appréciation.

• En l’absence d’éléments verbaux à la marque antérieure, les parties verbales de la représentation du modèle doivent-elles être prises en compte ?

56 Toutefois, eu égard à leur importance secondaire, ces différences ne peuvent l’emporter sur les similitudes relevées entre le dessin ou modèle contesté et l’enregistrement international antérieur. En effet, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, selon laquelle le public ne garde en mémoire qu’une image imparfaite du signe, le consommateur ne percevra pas les différences mentionnées si les formes lui sont présentées à des moments différents . ….. La chambre de recours a donc, à juste titre, constaté que les deux signes étaient hautement similaires sur le plan visuel.

57      Contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré les éléments verbaux du dessin ou modèle contesté et les a, au contraire, inclus dans son appréciation. Cependant, compte tenu de l’absence d’éléments verbaux dans l’enregistrement international, elle a conclu, à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, qu’aucune comparaison phonétique entre les signes ne pouvait être réalisée .

58      La requérante soutient que la chambre de recours se serait bornée à établir que la similitude conceptuelle suffisait pour constater l’existence d’un risque de confusion. Comme la chambre de recours l’a toutefois constaté au point 30 de la décision attaquée, une comparaison conceptuelle est également impossible puisque les enregistrements en conflit sont dépourvus de toute signification.

59      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient des similitudes visuelles importantes et qu’aucune comparaison sur les plans phonétique et conceptuel n’était possible.

• Un risque de confusion au regard d’un signe antérieur faible

62      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, dans la mesure où les produits en cause présentent un degré de similitude au moins élevé et où les signes en conflit sont similaires, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, quand bien même le caractère distinctif de l’enregistrement international antérieur est faible.

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Dans l’affaire dont est saisie la Cour de Justice, la division poursuit l’examen de l’opposition y fait droit pour certains produits. Saisie par le déposant, la Chambre de recours annule partiellement la décision sur la similarité des produits. Successivement, la division d’annulation et la Cambre de recours, une autre que celle qui s’est prononcée sur l’opposition, prononce la déchéance de la marque .

L’affaire en recours de l’opposition vient devant le Tribunal. La division d’annulation et sa Chambre de recours auraient-elles dû suspendre leur procédure dans l’attente de la solution sur la déchéance ?

L’arrêt du 8 septembre 2017 du Tribunal est là

• Les moyens du recours devant le Tribunal

17      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 63 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 20, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), en ce que la chambre de recours n’aurait pas pris en compte la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la requérante en raison de l’introduction d’une demande en déchéance de la marque antérieure et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait considéré à tort qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

18      S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 63 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas examiné la demande de suspension de la procédure de recours qu’elle a présentée le 31 juillet 2014 en raison de l’introduction d’une demande en déchéance de la marque antérieure. La demande de suspension n’aurait pas été traitée, ni même mentionnée, dans la décision attaquée. Ainsi, bien que, en vertu de la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, la chambre de recours dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la question de savoir si la procédure doit être suspendue, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas du tout abordé la question de la demande de suspension et elle n’aurait exercé aucun pouvoir d’appréciation. Un tel non-usage du pouvoir d’appréciation constituerait la forme la plus marquée de détournement de pouvoir ou d’erreur d’appréciation et reviendrait à anéantir le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours, alors que la marque antérieure aurait été susceptible de radiation pour la majeure partie des produits et des services qu’elle couvrait et que cela aurait pu avoir des effets considérables sur la procédure.

• Pour l’Office, la Chambre de recours a un large pouvoir d’appréciation

19      L’EUIPO rétorque que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre la procédure et que les arguments de la requérante visent à prouver une erreur d’appréciation, mais non pas un détournement de pouvoir. L’EUIPO argue que, en l’espèce, la chambre de recours ne pouvait pas exercer ledit pouvoir, puisque la requérante n’a rien exposé quant à la possible disparition de la marque antérieure, mais s’est limitée à une simple référence à la procédure de déchéance pendante, à la différence notamment de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2015, Société des produits Nestlé/OHMI – Terapia (ALETE) (T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842), où la partie demanderesse avait exposé de façon détaillée et précise les chances que sa demande en nullité soit accueillie. L’EUIPO ajoute qu’une suspension de la procédure ne peut pas être toujours ordonnée en cas de doute quant à la validité de la marque antérieure et que, si la procédure de nullité était une condition préalable à l’enregistrement de la marque demandée, il appartenait à la requérante de déclencher cette autre procédure et d’attendre son terme avant d’introduire sa demande d’enregistrement.

• Pour le Tribunal, il n’y a pas d’automaticité à la suspension

20      Il y a lieu de relever que la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que l’EUIPO peut suspendre la procédure d’opposition lorsque les circonstances justifient une telle suspension [arrêts du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 29, et du 21 octobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/OHMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, point 31].

21      Selon la jurisprudence, la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non la procédure de recours. La suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre (arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 30, et du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 31).

• Le large pouvoir d’appréciation de la Chambre de recours n’échappe pas au contrôle du Tribunal

22      La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union européenne. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 31 et jurisprudence citée, et du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 32 et jurisprudence citée).

23      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une communauté de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit non seulement tenir compte de l’intérêt de la partie dont la marque ou la demande de marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (voir arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 33 et jurisprudence citée, et du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 33 et jurisprudence citée).

24      Il convient également de relever que, selon une jurisprudence constante, l’examen de la question de la suspension de la procédure devant la chambre de recours est préalable à celui de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure (arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 52 ; du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 19, et du 12 novembre 2015, ALETE, T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, point 20).

25      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a violé ou non la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95.

• Dans l’affaire soumise au Tribunal, la Chambre de recours n’a pas apprécié cette demande de suspension

26      Il convient de commencer par observer que, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, la décision attaquée, dans sa partie « Moyens et arguments des parties », mentionne, au point 7, la demande de suspension présentée par la requérante et, au point 8, les observations présentées à cet égard par l’opposant.

27      Cependant, ainsi que l’EUIPO l’a confirmé lors de l’audience en réponse à une demande du Tribunal, à l’exception des mentions factuelles évoquées au point 26 ci-dessus, la demande de suspension présentée par la requérante n’est traitée à aucun autre point de la décision attaquée. En effet, force est de constater que la décision attaquée ne contient aucune appréciation de la chambre de recours sur la demande de suspension et, notamment, aucune mise en balance des intérêts en cause ni aucune justification d’une quelconque décision qu’elle aurait prise à cet égard.

28      Il y a donc lieu de constater que la chambre de recours n’a pas exercé le pouvoir d’appréciation dont l’investit la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, aux fins de décider, en tenant compte des circonstances pertinentes, et notamment des intérêts en cause, s’il y avait lieu ou non de suspendre la procédure de recours pendante devant elle en raison de la demande en déchéance de la marque antérieure présentée par la requérante (voir, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 110). Au demeurant, il est constant que, en l’espèce, tel qu’indiqué par la requérante, l’éventuelle déchéance de la marque antérieure pour tous les produits et les services visés par celle-ci, dont la demande justifiait la demande de suspension de la procédure de recours, aurait pu avoir des effets sur ladite procédure – une déchéance qui, d’ailleurs, en l’occurrence, a effectivement été déclarée pour la plupart des produits visés par la marque antérieure.

29      Par ailleurs, dès lors que la décision attaquée ne contient pas la moindre appréciation sur la demande de suspension, elle empêche le Tribunal d’exercer tout contrôle de légalité à cet égard.

• Cette omission de la Chambre de recours constitue une cause d’annulation de sa décision

30      Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, en s’abstenant d’exercer le pouvoir d’appréciation dont elle était investie aux fins de décider s’il y avait lieu ou non de suspendre la procédure de recours pendante devant elle, la chambre de recours a violé la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95.

31      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments avancés par l’EUIPO.

• Mais pour l’Office cette omission pour conduire effectivement à l’annulation de la décision nécessite une argumentation spécifique, mais celle-ci est-elle possible en matière de déchéance ?  

32      Premièrement, l’EUIPO soutient que les arguments de la requérante ne seraient pas susceptibles de démontrer un détournement de pouvoir, mais viseraient seulement à prouver une erreur d’appréciation. Or, cet argument est infondé et, en tout état de cause, inopérant.

33      D’une part, un tel argument repose sur une interprétation erronée du premier moyen de la requérante, dès lors que celui-ci est tiré d’une violation de l’article 63 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec la règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95, et non pas d’un détournement de pouvoir. Si la requérante a, certes, indiqué qu’« un tel non-usage du pouvoir d’appréciation constitue la forme la plus marquée de détournement de pouvoir ou d’erreur d’appréciation », cette seule mention n’implique aucunement que, par là, la requérante ait modifié l’objet du premier moyen, tel qu’il ressort de son libellé et de son développement.

34      D’autre part, en tout état de cause, ledit argument est sans incidence sur la constatation selon laquelle la chambre de recours n’a effectué aucune appréciation de la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la requérante, en violation de la règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95 (voir, par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, ALETE, T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, point 44), et, partant, sur le fait que le premier moyen est fondé en ce qu’il est tiré d’une violation de la règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95.

35      Deuxièmement, l’EUIPO argue que, dans la demande de suspension, la requérante n’aurait pas exposé s’il y avait lieu de s’attendre avec une certaine vraisemblance à la disparition du droit antérieur, empêchant ainsi la chambre de recours d’exercer son pouvoir d’appréciation.

36      À cet égard, tout d’abord, il convient d’observer qu’une telle appréciation ne figure pas dans la décision attaquée. Or, d’une part, il n’appartient pas au Tribunal de procéder, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée, à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas pris position (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72) et, d’autre part, devant le Tribunal, l’EUIPO ne saurait étayer la décision attaquée par des éléments non pris en compte dans celle-ci [voir, par analogie, arrêt du 11 décembre 2014, CEDC International/OHMI – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T‑235/12, EU:T:2014:1058, point 71].

37      Ensuite, il y a lieu de relever que, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, une demande de suspension est introduite (le 31 juillet 2014) avant que le titulaire de la marque antérieure contestée ait pris position sur la demande en déchéance (le 16 septembre 2014), il est, par définition, difficile pour le demandeur en déchéance d’établir, dans le cadre de la demande de suspension, que sa demande en déchéance présente des chances de succès, en raison de la difficulté pour lui d’établir l’absence d’usage sérieux de la part du titulaire de la marque antérieure. En effet, dans le cadre de la procédure de déchéance, il appartient à l’autre partie, à savoir au titulaire de la marque, d’établir l’usage sérieux de cette dernière. Ces facteurs doivent, dès lors, être pris en compte par la chambre de recours lorsqu’elle apprécie une demande de suspension soulevée devant elle (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, ALETE, T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, point 38). Ainsi, l’EUIPO ne saurait reprocher à la requérante de n’avoir pas démontré suffisamment qu’il y avait lieu de s’attendre avec une certaine vraisemblance à la disparition du droit antérieur.

38      Enfin, l’argument de l’EUIPO selon lequel la présente affaire différerait de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2015, ALETE (T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842), ne saurait être retenu. En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 12 de l’arrêt du 12 novembre 2015, ALETE (T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842), ladite affaire concernait, comme c’est le cas en l’espèce, une demande de suspension présentée au motif qu’une procédure de déchéance était pendante, et non pas une procédure de nullité, tel qu’indiqué par l’EUIPO. D’autre part, ainsi qu’il ressort des point 22 et 23 de l’arrêt du 12 novembre 2015, ALETE (T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842), la circonstance que, dans ladite affaire, le Tribunal ait examiné l’appréciation de la chambre de recours sur la demande de suspension à la lumière des éléments invoqués par la partie demanderesse dans sa demande de suspension est précisément due à la présence d’une telle appréciation, ce qui manque en l’espèce.

39      Troisièmement, l’argument de l’EUIPO selon lequel la thèse de la requérante reviendrait à ordonner toujours la suspension de la procédure en cas de doute sur la validité du droit antérieur est infondé et, en tout état de cause, inopérant. D’une part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence évoquée aux points 21 à 23 ci-dessus, la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée en tenant compte des circonstances pertinentes, et notamment des intérêts en cause. D’autre part, il y a lieu de relever que cet argument n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation selon laquelle la chambre de recours n’a effectué aucune appréciation de la demande de suspension de la procédure présentée par la requérante, en violation de la règle 20, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95 (voir, par analogie, arrêt du 12 novembre 2015, ALETE, T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, point 43).

40      Quatrièmement, l’EUIPO s’appuie sur le point 77 de l’arrêt du 16 mai 2011, Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS) (T‑145/08, EU:T:2011:213), pour soutenir que, si la requérante estimait qu’une procédure en nullité de la marque antérieure était une condition préalable pour sa demande d’enregistrement, elle aurait dû engager ladite procédure en nullité avant de saisir l’EUIPO de sa demande d’enregistrement. Cet argument ne saurait non plus être retenu, dès lors que, d’une part, le cas d’espèce ne porte pas sur une procédure en nullité, mais de déchéance, et que, d’autre part, en tout état de cause, il y a lieu d’observer que, conformément à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la requérante ne pouvait pas contester l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure au moment de sa demande d’enregistrement, puisque ladite marque antérieure n’était pas encore enregistrée depuis cinq ans.

• Le Tribunal annule la décision de la Chambre de recours

41      Cinquièmement, s’agissant de l’argument de l’EUIPO selon lequel la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95 concerne la procédure devant la division d’opposition, et non pas la procédure devant la chambre de recours, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 20 ci-dessus, ladite règle est applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, du même règlement.

42      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a violé la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95.

43      Partant, il y a lieu d’accueillir le premier moyen. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, dans la mesure où l’examen du premier moyen, relatif à la suspension de la procédure devant la chambre de recours, est préalable à celui du second moyen, relatif à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, et qu’il conduit à constater que la chambre de recours, en s’abstenant d’apprécier la demande de suspension présentée par la requérante, a violé la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 2868/95, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans son ensemble, dès lors que la chambre de recours a omis d’examiner la demande de suspension de la procédure de recours fondée sur une demande en déchéance de la marque antérieure pour tous les produits et les services visés par celle-ci, sans qu’il soit besoin de procéder à l’analyse du second moyen.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

45      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 juillet 2015 (affaire R 1985/2013‑4) est annulée.

2)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par ….

Titulaires de brevet ou de marque, attention à votre responsabilité en cas de mesures provisoires ultérieurement abrogées

Le symbole « # », nuit-il à une marque ?

Monopole sur les lampes en forme d’étoile

Appréciation du risque de confusion entre un modèle communautaire et une marque internationale antérieure visant la France

Déchéance de la Marque tridimensionnelle

Marques constituées par un motif applicable à la surface du produit

L’EUIPO doit-il suivre ses précédentes décisions ?

L’article L’office saisi d’une procédure d’opposition doit-il suspendre sa décision quand une procédure de déchéance de la marque antérieure est engagée ? est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

• Le signe en cause

• Les produits pour lesquels la demande   a été déposée.

–        classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; matériel de suture à usage chirurgical ; articles chaussants orthopédiques, y compris articles chaussants orthopédiques pour la rééducation, la physiothérapie du pied, à usage thérapeutique et conçus pour d’autres applications médicales, ainsi que leurs parties, y compris chaussures orthopédiques, y compris chaussures orthopédiques dotées de lits de pied ou de dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied ainsi que de garnitures intérieures orthopédiques plantaires et pour chaussures, y compris dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied et garnitures intérieures orthopédiques pour chaussures ainsi que leurs parties, y compris garnitures intérieures thermoplastiques rigides ; éléments de chaussures et garnitures de chaussures pour l’adaptation de chaussures orthopédiques, en particulier garnitures, semelles compensées, coussinets, semelles intérieures, rembourrages en mousse, coussinets en mousse et semelles de chaussures moulées, y compris en tant que garnitures intérieures entièrement en matières plastiques et lits de pied orthopédiques en liège naturel, liège thermique, matières plastiques, latex ou matières plastiques alvéolaires, y compris en tant qu’éléments élastiques en liège et latex ou en plastique et liège ; garnitures intérieures orthopédiques plantaires et pour chaussures ; dispositifs orthopédiques pour le maintien du pied et de la chaussure ; articles chaussants orthopédiques, en particulier chaussons et sandales orthopédiques ; semelles intérieures orthopédiques, garnitures intérieures, y compris garnitures intérieures en matières plastiques, latex ou matières plastiques alvéolaires, y compris en tant qu’éléments élastiques en liège et latex ou en plastique et liège » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières compris dans cette classe ; cuirs d’animaux, pelleteries ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et bâtons de marche ; fouets, harnais et articles de sellerie ; porte-monnaie ; sacs ; sacs à main ; étuis à documents ; sacs banane ; sacs-housses de voyage pour vêtements ; étuis porte-clés (articles de maroquinerie) ; mallettes pour produits de beauté ; trousses de toilette, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; sacs de voyage ; sacs à dos » ;

–        classe 25 : « Vêtements, articles de chapellerie, chaussures, y compris chaussures confort et chaussures pour le travail, les activités de détente, la santé du pied et le sport, y compris sandales, sandales pour tonifier les muscles inférieurs, tongs, chaussons, sabots, également dotés de lits de pied, en particulier lits de pied profonds, anatomiques et moulés, dispositifs de maintien du pied ainsi que garnitures intérieures plantaires et pour chaussures, garnitures intérieures de protection ; parties et garnitures des articles chaussants précités, à savoir empeignes, talonnettes, semelles extérieures, semelles intérieures, parties de dessous de chaussures, y compris lits de pied, dispositifs de maintien du pied ; garnitures intérieures plantaires et pour chaussures, en particulier lits de pied profonds, anatomiques et moulés, en particulier en liège naturel, liège thermique, matières plastiques, latex ou matières plastiques alvéolaires, y compris en tant qu’éléments élastiques en liège et latex ou en plastique et liège ; semelles intérieures ; articles chaussants, y compris chaussures et sandales, bottes, ainsi que parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe ; ceintures ; châles ; fichus »

• La procédure

L’examinateur de l’Office puis le Chambre de recours ont rejeté cette demande de marque communautaire.

Le déposant saisit le Tribunal qui par son arrêt du 9 novembre 2016 annule la décision  de la Chambre de recours en ce qui concerne les produits suivants : « membres, yeux et dents artificiels », « matériel de suture ; matériel de suture à usage chirurgical » et « cuirs d’animaux, pelleteries ».

• La démarche du Tribunal pour apprécier la validité des marques constituées par le signe applicable sur la surface du produit

Est reproduite ci-dessous cette casuistique.

93      Ensuite, il convient d’examiner la question de savoir si c’est à juste titre que la chambre de recours a appliqué la jurisprudence relative aux signes se confondant avec l’apparence des produits pour les autres produits relevant de la classe 10 visés par la marque internationale.

94      En ce qui concerne les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires », la chambre de recours a relevé à juste titre que ceux-ci peuvent présenter un motif de surface en relief appliqué sur une manche, donc sur une partie de leur surface, pour des raisons techniques, à savoir pour permettre une préhension plus sûre et plus précise. Il y a lieu de constater qu’un tel usage n’est pas peu probable.

95      Les « articles orthopédiques », relevant de la classe 10, constituent une vaste catégorie de produits. Pour certains d’entre eux, il n’est pas peu probable qu’ils présentent un motif de surface en relief à des fins techniques, à savoir pour améliorer la préhension.

96      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a appliqué la jurisprudence relative aux signes se confondant avec l’apparence des produits aux « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires » et aux « articles orthopédiques », relevant de la classe 10.

97      En revanche, en ce qui concerne les « membres, yeux et dents artificiels », relevant de la classe 10, il y a lieu de constater qu’il est peu probable qu’ils présentent un motif de surface. En effet, ces produits sont généralement conçus pour avoir un aspect le plus naturel possible et le fait d’y appliquer un motif de surface serait contre-productif.

98      Dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est fondée sur la circonstance que ces produits seraient avantageusement vendus dans un emballage présentant un motif de surface en relief pour permettre une préhension plus sûre et plus précise.

99      Se pose la question de savoir si l’usage éventuel d’un motif de surface sur l’emballage des « membres, yeux et dents artificiels » est suffisant pour appliquer la jurisprudence relative aux signes se confondant avec l’apparence des produits. Il convient de relever, tout d’abord, qu’il s’agit de produits fabriqués sur mesure et qui doivent donc être commandés. Ils sont généralement commandés par des professionnels de santé. La chambre de recours a, d’ailleurs, relevé, au point 19 de la décision attaquée, que ces produits s’adressaient aux professionnels de santé.

100    Il convient, en outre, de relever qu’il est, certes, probable que ces produits soient livrés dans un emballage afin d’éviter qu’ils soient endommagés lors du transport et afin de les protéger jusqu’à leur mise en place. Il convient, toutefois, de constater qu’il s’agit de produits qui sont mis en place dès que possible après avoir été livrés. Étant donné qu’ils sont fabriqués sur mesure, ils ne sont pas destinés à être stockés.

101    S’agissant de l’affirmation de la chambre de recours, figurant au point 34 de la décision attaquée, selon laquelle les « membres, yeux et dents artificiels » seraient avantageusement « vendus » dans un emballage comportant un motif de surface en relief, il convient de relever que ces produits, nécessairement fabriqués sur mesure, sont plutôt « livrés » dans un emballage que « vendus » dans un emballage.

102    Il y a lieu de considérer que l’usage potentiel d’un motif de surface sur l’emballage de ces produits n’est pas suffisant afin de considérer que ce motif de surface se confond avec l’apparence de ces produits, car l’emballage doit être considéré comme un simple emballage de transport.

103    Lors de l’audience, l’EUIPO a fait valoir que l’utilisateur doit ranger ces produits lorsqu’ils ne sont pas utilisés et qu’il pourrait le faire dans leur emballage d’origine. Ce faisant, il a, en substance, affirmé qu’il ne s’agit pas d’un simple emballage de transport, mais d’un emballage que le professionnel de santé ayant mis en place les membres, yeux et dents artificiels donne à l’utilisateur et qui est gardé par ce dernier.

104    Toutefois, en ce qui concerne les yeux artificiels, il y a lieu de relever qu’ils sont utilisés en permanence après avoir été mis en place.

105    S’agissant des dents artificielles, il convient de relever que, lorsque celles-ci ne sont pas fixes, mais qu’elles peuvent être enlevées, elles sont normalement conservées dans un verre d’eau ou dans un contenant spécial destiné à être rempli d’eau. Il ne serait pas pratique de les conserver dans leur emballage d’origine, car un tel emballage ne peut normalement pas être rempli d’eau.

106    En ce qui concerne les membres artificiels, l’EUIPO n’a soulevé aucun argument permettant de considérer que l’utilisateur reçoit l’emballage d’origine de la part du professionnel de santé les ayant mis en place et les conserve dans leur emballage d’origine lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

107    L’argument soulevé par l’EUIPO à cet égard lors de l’audience ne saurait donc être retenu.

108    Pour les « membres, yeux et dents artificiels », c’est donc à tort que la chambre de recours a appliqué la jurisprudence relative aux signes se confondant avec l’apparence des produits. En effet, pour ces produits, l’apparence de l’emballage ne saurait être considérée comme se confondant avec l’apparence des produits, de sorte que la possibilité qu’un motif de surface soit utilisé sur l’emballage ne saurait être considérée comme suffisante afin d’appliquer cette jurisprudence.

109    Ensuite, en ce qui concerne les produits « matériel de suture ; matériel de suture à usage chirurgical », il convient de relever qu’il est peu probable que ces produits présentent en eux-mêmes un motif de surface, et que la chambre de recours n’a pas fondé son raisonnement sur un possible usage d’un motif de surface sur ces produits eux-mêmes.

110    La chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, que ces produits étaient des produits médicaux qui devaient être manipulés avec un soin particulier et qu’ils seraient donc avantageusement vendus dans un emballage possédant un motif de surface afin de permettre une préhension plus sûre et plus précise.

111    Cependant, ces considérations ne sauraient être retenues. En effet, le matériel de suture n’est pas fragile, de sorte qu’il ne paraît pas avantageux de le vendre dans un emballage possédant un motif de surface en relief afin de permettre une préhension plus sûre. Au vu de la nature de ces produits médicaux, il semble d’ailleurs peu probable que leur emballage présente un motif de surface à des fins décoratives, et la chambre de recours n’a d’ailleurs pas fondé son raisonnement sur un éventuel usage d’un motif de surface à des fins décoratives sur l’emballage du matériel de suture.

112    Il est donc peu probable que les produits « matériel de suture ; matériel de suture à usage chirurgical » présentent un motif de surface soit sur les produits eux-mêmes, soit sur leur emballage. Pour cette raison, c’est à tort que la chambre de recours a appliqué la jurisprudence relative aux signes se confondant avec l’apparence des produits aux produits « matériel de suture ; matériel de suture à usage chirurgical ».

113    Ensuite, en ce qui concerne les « vêtements, articles de chapellerie » et les « ceintures », les « châles » et les « fichus », compris dans la classe 25, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’articles relevant du secteur de la mode. Ceux-ci présentent souvent des motifs de surface à des fins décoratives. L’affirmation de la requérante selon laquelle les ceintures ne sont, en règle générale, revêtus d’aucun motif, sauf sur la boucle, ne saurait être retenue. C’est un fait notoire que les ceintures présentent souvent des motifs de surface à des fins décoratives. En tout état de cause, il n’est pas peu probable qu’elles présentent un motif de surface.

114    C’est donc à juste titre que la chambre de recours a appliqué la jurisprudence relative aux signes se confondant avec l’apparence des produits aux produits suivants, relevant de la classe 25 : « vêtements, articles de chapellerie », « ceintures », « châles » et « fichus ».

115    Ensuite, s’agissant des produits visés par la marque internationale compris dans la classe 18, il convient de relever ce qui suit.

116    Concernant les produits « malles et sacs de voyage » et « porte-monnaie ; sacs ; sacs à main ; étuis à documents ; sacs banane ; sacs-housses de voyage pour vêtements ; étuis porte-clés (articles de maroquinerie) ; mallettes pour produits de beauté ; trousses de toilette, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; sacs de voyage ; sacs à dos », il convient de relever qu’il s’agit d’articles qui peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique commune en contribuant à l’image extérieure du consommateur concerné [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Vans/OHMI (Représentation d’une ligne ondulée), T‑53/13, EU:T:2014:932, point 54 (non publié)].

117    Comme le Tribunal l’a déjà jugé, les différents produits de bagagerie et de maroquinerie, relevant de la classe 18, peuvent être considérés comme relevant du secteur de la mode au sens large du terme [voir arrêt du 6 novembre 2014, Représentation d’une ligne ondulée, T‑53/13, EU:T:2014:932, point 55 (non publié) et jurisprudence citée].

118    Les produits « parapluies, parasols et bâtons de marche » peuvent être également considérés comme relevant du secteur de la mode au sens large du terme, dans la mesure où ils peuvent être utilisés par le consommateur pour donner une certaine image extérieure [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Représentation d’une ligne ondulée, T‑53/13, EU:T:2014:932, point 61 (non publié) et jurisprudence citée].

119    La marque internationale vise également les « cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces matières compris dans cette classe », relevant de la classe 18. En ce qui concerne ces derniers produits, à savoir les produits en cuir et imitations de cuir compris dans la classe 18, il y a lieu de constater qu’ils sont également généralement des articles de mode.

120    En outre, il convient de relever que tant les articles de mode au sens large du terme que les « fouets, harnais et articles de sellerie » sont susceptibles d’être ornés de différentes formes de décorations [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Représentation d’une ligne ondulée, T‑53/13, EU:T:2014:932, point 62 (non publié)].

121    Il n’est donc pas peu probable que ces produits présentent des motifs de surface à des fins décoratives.

122    En outre, la chambre de recours a relevé, à juste titre, que les produits mentionnés aux points 116 et 118 à 120 ci-dessus étaient habituellement conçus pour être portés par le consommateur grâce à une poignée ou à d’autres parties. Ainsi, il n’est pas peu probable que ces produits présentent un motif en surface en relief sur ces parties respectives pour améliorer leur préhension.

123    En ce qui concerne les produits « cuir et imitations de cuir », il y a également lieu de constater qu’ils peuvent présenter des motifs de surface à des fins décoratives. Ainsi que l’EUIPO l’a relevé, lors de l’audience, sans être contredite sur ce point par la requérante, les produits « cuir et imitations de cuir » incluent des produits ouvrés. Il n’est donc pas peu probable que ces produits présentent des motifs de surface à des fins décoratives.

124    En revanche, les termes « cuirs d’animaux, pelleteries » (dans la version anglaise, « animal skins, hides », et, dans la version allemande, « Häute und Felle ») désignent des produits dans un état brut qui ne présentent pas un motif de surface, ainsi que la requérante l’a à juste titre relevé. En ce qui concerne les « pelleteries », il convient, en outre, de relever qu’il s’agit de peaux d’animaux recouvertes de poils. Il est difficilement concevable qu’un motif de surface puisse être appliqué sur une peau d’animal recouverte de poils.

125    Il convient, en outre, de relever que, dans le cas où les « cuirs d’animaux, pelleteries » sont livrés dans un emballage, il s’agit normalement d’un simple emballage de transport. La possible utilisation d’un motif de surface sur un tel emballage n’implique pas que le signe en cause se confond avec l’apparence des produits « cuirs d’animaux, pelleteries ».

126    En ce qui concerne les « cuirs d’animaux, pelleteries », c’est donc à tort que la chambre de recours a appliqué la jurisprudence relative aux signes se confondant avec l’apparence des produits.

127    En revanche, s’agissant des autres produits relevant de la classe 18, c’est à juste titre que la chambre de recours a appliqué cette jurisprudence.

128    Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qui concerne les produits suivants : « membres, yeux et dents artificiels », « matériel de suture ; matériel de suture à usage chirurgical » et « cuirs d’animaux, pelleteries ». En effet, pour ces produits, c’est à tort que la chambre de recours a appliqué la jurisprudence relative aux signes se confondant avec l’apparence des produits, de sorte qu’elle s’est fondée sur de mauvais critères d’examen.

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