En pleine période de confinements covid-19 pendant « la période juridiquement protégée » de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’INPI, le 1er avril 2020, a ouvert la procédure administrative en déchéance de marque. Une seconde procédure a été mise en place par l’INPI, le même jour, l’action en nullité de la marque, c’est là

Le but le plus souvent attendu de la procédure en déchéance de marque. Le plus souvent, l’action en déchéance de marque quand elle était engagée devant les tribunaux, avait pour objectif de faire disparaître une marque pour défaut d’usage sérieux.  La procédure en déchéance de marque était engagée notamment quand une entreprise souhaitait utiliser une marque qui avait déjà été enregistrée par un tiers et que celui-ci ne l’exploitait pas. Classiquement, la procédure en déchéance de marque permet de nettoyer le registre des marques.

Principal avantage pour les entreprises, le faible coût pour les entreprises qui prendront l’initiative des actions en déchéance de marque devant l’INPI. Notre cabinet propose d’ailleurs à cette occasion des tarifs particulièrement attractifs pour les demandeurs à cette action en déchéance de marque.

Antérieurement au 1er avril 2020, l’action en déchéance de marque était engagée devant les tribunaux judiciaires. Jusqu’à cette date, les procédures en déchéance de marque n’étaient possibles que devant les tribunaux judiciaires.  Même si la compétence des Tribunaux judiciaires est toujours envisagée, dans certaines circonstances, la demande principale en déchéance de marque devra être présentée uniquement devant l’INPI.

Les avantages attendus de cette procédure administrative en déchéance de marque. Le législateur a souhaité confier à l’INPI cette nouvelle mission afin de rendre plus accessible la propriété industrielle aux petites entreprises, aux start-up innovantes ainsi qu’aux chercheurs soucieux de valoriser leurs innovations.

Cette procédure se fait via le portail électronique de l’INPI. C’est donc une procédure exclusivement en ligne. A priori, aucun échange postal n’est prévu entre l’INPI et le demandeur à la déchéance d’une part, et l’INPI et le titulaire de la marque visée par la demande en  déchéance d’autre part.

L’INPI met en avant La simplicité et la rapidité du dispositif proposé et son faible coût.

Au 1er avril 2020, le montant de la taxe de base à payer auprès de l’INPI pour le dépôt de la demande en déchéance est de 600 €.

Attention cette procédure diffère des procédures antérieures devant l’INPI, telles que les procédures de dépôt de marque, d’opposition à un dépôt de marque, et de contestation des décisions du Directeur de l’INPI rendues en matière de marque.

Les marques concernées. Ne peuvent faire l’objet d’une action en déchéance de marque devant l’INPI que les marques françaises, c’est-à-dire les marques demandées et enregistrées devant l’INPI, et la partie française des marques internationales.

La demande en déchéance peut être déposée par quiconque. La demande peut être demandée par quiconque avec ou sans avocat. Toutefois certaines circonstances rendent le recours à un avocat obligatoire sans compter les hypothèses où le concours d’un avocat est fortement conseillé.

Les motifs de déchéance. Différents motifs de  déchéance sont ouverts à cette procédure. A déjà été indiquée ci-dessus la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque pour les produits et services visés à son enregistrement pendant cinq ans. Malgré la simplicité de cet énoncé, le concours de l’avocat est recommandé dès l’étude de la demande.

D’autres motifs de déchéance de la marque peuvent être présentés devant l’INPI. La déchéance pour perte du caractère distinctif de la marque. La déchéance pour la marque devenue déceptive. Sont à mentionner également les motifs de déchéance des marques de garantie et collectives.

Les principaux délais de la procédure en déchéance de marque devant l’INPI  qui oppose le demandeur en déchéance au titulaire de la marque visée par cette demande.

l’INPI s’impose le principe du contradictoire, c’est-à-dire que toutes les pièces et documents transmis par une partie à l’INPI doivent être communiqués par l’INPI à l’autre partie. A nouveau le recours de l’avocat est nécessaire, non pour un simple transfert de documents, mais pour au plus vite intervenir, les délais étant finalement très courts pour le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, et qui doit rassembler les preuves de l’usage.

Le dépôt de la demande en déchéance. Différentes exigences sont posées par INPI à la présentation et au contenu de la demande en déchéance.

Le titulaire de marque a un délai de deux mois. La demande en déchéance est notifiée par l’INPI au titulaire de la marque qui a un délai de deux mois pour répondre en transmettant ses pièces et observations.

Le demandeur a un délai d’un mois. La réponse est transmise au demandeur en déchéance de la marque, qui bénéficie d’un délai d’un mois pour ses observations.

Le titulaire de la marque répond en dernier. Le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée dispose d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses ultimes observations, même si le demandeur à la déchéance n’a pas formellement répondu à l’étape précédente.

Une procédure orale éventuelle. Une procédure orale est prévue. Elle peut être demandée par chacune des parties et par l’INPI.

Attention, le déroulement de cette procédure est très formalisé pour le contenu, l’argumentaire, les documents communiqués par les parties et leur chronologie. L’exposé simpliste de cette procédure ne rend pas compte des multiples chausse-trappes qui nécessitent l’intervention de l’avocat dès le début de la procédure aussi bien pour le demandeur à la demande en déchéance qu’auprès du titulaire de la marque attaquée. Des modalités de  suspension de la procédure sont également prévues.  En cours de procédure, des circonstances peuvent conduire à sa clôture prématurée.

La décision de l’INPI. A compter de la fin de cette procédure d’instruction de la demande en déchéance de marque, l’INPI doit rendre sa décision dans un délai de trois mois,  à défaut la demande déchéance est réputée rejetée.

En avril 2020, date d’ouverture de cette procédure, l’INPI estime la durée de la procédure en déchéance de marque entre 6 à 8 mois. Cette indication ne tient pas compte des délais imposés par les mesures de « la période juridiquement protégée » instaurée par le gouvernement.

L’appel de la décision de l’INPI. Le contentieux de cette décision de l’INPI est devant la Cour d’appel.