Contrefaçon de marque : le patrimoine personnel du dirigeant est désormais exposé

Deux apports majeurs, tous deux à la charge du dirigeant en son nom propre. Ils rompent avec une lecture restrictive de la faute séparable et rapprochent la chambre commerciale de la chambre criminelle.

Z. est titulaire de la marque et sa société, bénéficiaire d'une licence, engagent une action en contrefaçon de marque contre une société française A qui commercialisait des produits reconditionnés acquis auprès d'un ancien distributeur étranger de la marque. A exploitait également un site dont le nom de domaine reprenait le signe de la marque. A est une SARL ; B, son gérant.

La cour d'appel de Paris avait appliqué la définition classique de la faute séparable : une faute commise intentionnellement, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). Elle avait jugé qu'aucune faute de cette nature n'était caractérisée :

• aucun acte de contrefaçon n'était établi après l'interdiction prononcée en référé le 27 octobre 2020 ;
• la titularité de la marque était « discutable », comme l'avait relevé le juge des référés ;
• les produits avaient été achetés à un ancien distributeur, ce qui pouvait laisser croire qu'ils pouvaient être vendus en France ;
• il n'était pas établi que le gérant connaissait les droits sur le signe ;
• les faits étaient d'une gravité modérée et le préjudice très limité.

La cour avait ajouté que l'absence de communication des éléments comptables, à l'huissier lors de la saisie puis à la partie adverse sur injonction du juge de la mise en état, ne constituait pas une faute détachable des fonctions de dirigeant. Cet arrêt nécessite une lecture très attentive. L'essentiel porte ici sur la cassation de la première branche.

Premier apport : le délit de contrefaçon, faute séparable « comme telle »

La Cour casse pour manque de base légale, en deux temps. Un rappel d'abord : il résulte de l'article L. 223-22 du code de commerce que « le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ». C'est le principe posé en 2010 à propos du défaut d'assurance obligatoire (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255).

Trois enseignements en découlent :

• Le texte pénal entre dans le raisonnement civil. Le visa de l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle « ensemble » de l'article L. 223-22 du code de commerce en témoigne. Ce texte punit de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, notamment, la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante et la reproduction d'une marque en violation des droits conférés par son enregistrement.
• La gravité n'a plus à être examinée. Une fois le délit caractérisé, la responsabilité du gérant est engagée. Les motifs relatifs à la gravité modérée ou au préjudice limité deviennent inopérants.
• Il n'y a pas d'automatisme. La condamnation de la société ne suffit pas : ce sont « les actes du gérant » qui doivent constituer le délit, élément intentionnel compris.

Second apport : le refus d'exécuter une décision de justice

Sur le second moyen, la Cour casse pour violation de la loi, au seul visa de l'article L. 223-22 du code de commerce. Là aussi, un rappel : celui de la définition de 2003. La responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers suppose une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute commise intentionnellement, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Puis cette qualification est appliquée aux faits reprochés au gérant : « le gérant … avait refusé d'exécuter une décision de justice ordonnant à cette société la production de diverses pièces, ce dont il se déduisait qu'il avait commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ». Ce qui entraîne la cassation de la décision qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Trois observations :

• La faute est déduite du seul constat du refus. La Cour ne demande pas aux juges du fond d'apprécier la gravité : elle la déduit elle-même. C'est la même technique que dans un arrêt de 2022 relatif au détournement d'informations confidentielles (Cass. com., 7 septembre 2022, n° 20-20.404 et 20-20.538).
• Le refus est imputé au dirigeant. L'injonction du juge de la mise en état visait la société. C'est pourtant au gérant, organe qui décide de l'exécution, que la faute est imputée.
• Seul le refus d'exécuter une décision de justice est retenu. Le moyen visait aussi la rétention des documents lors de la saisie-contrefaçon. La Cour ne la mentionne pas. La simple obstruction face à l'huissier n'est donc pas, en l'état, consacrée comme faute séparable.

Les documents en cause étaient ceux qui permettent d'évaluer les bénéfices du contrefacteur et le manque à gagner de la victime. L'arrêt donne ainsi une sanction personnelle au droit d'information du titulaire (art. L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle).

Le rapport de la conseillère rapporteure et l'avis de l'avocate générale, publiés avec l'arrêt, permettent d'en mesurer la portée exacte.

Une harmonisation voulue depuis 2010

Le rapport rappelle le commentaire de l'arrêt du 28 septembre 2010 au Rapport annuel. La chambre commerciale y affirmait sa volonté de rompre avec une conception très restrictive de la faute séparable et de rapprocher sa jurisprudence de celle de la chambre criminelle. Celle-ci retient systématiquement la responsabilité civile du dirigeant auteur d'une infraction ; devant elle, la distinction entre faute séparable et non séparable est inopérante (Cass. crim., 5 avril 2018, n° 16-83.984). Le Rapport annuel ajoutait un argument de cohérence : le dirigeant ne saurait être mieux traité que le préposé pénalement condamné (Ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066).

Des précédents en matière de contrefaçon

Le rapport cite deux arrêts ayant retenu la faute séparable de dirigeants contrefacteurs : l'un pour une participation active et personnelle aux actes (Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729), l'autre pour une contrefaçon délibérée et persistante malgré les mises en garde et les procédures (Cass. com., 25 janvier 2005, n° 01-10.740). Ces décisions reposaient sur une appréciation concrète. Avec cet arrêt de 2026, une nouvelle règle est posée.

Le caractère intentionnel du délit

C'est ici que le changement est notable. Depuis la loi du 9 mars 2004, l'article L. 716-10 ne comporte plus l'adverbe « sciemment », sauf en son d). Le rapport rappelle pourtant que le délit reste intentionnel en application de l'article 121-3 du code pénal. L'intention se déduit de la matérialité des faits, mais le prévenu conserve la faculté de prouver sa bonne foi (Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 19-82.252). La qualité de professionnel fonde souvent la mauvaise foi ; des diligences de vérification peuvent établir la bonne foi (Cass. crim., 18 mai 2011, n° 10-86.207).

L'indifférence de la bonne foi en matière civile

Le rapport souligne enfin que, devant le juge civil, la bonne foi du contrefacteur est inopérante (Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.752). Toutefois, au-delà de cette affirmation, pour déterminer son périmètre opérationnel, qui intéresse les entreprises et leurs dirigeants, une lecture attentive de l'arrêt et de l'avis de l'avocate générale est à mener.

Sous réserve des lectures attentives indiquées ci-dessus, quatre enseignements structurants.