Archives des question préjudicielle - Philippe Schmitt Avocats

Contrefaçon de brevet : l’interdiction provisoire en matière de brevet peut intervenir dès la délivrance

Philippe Schmitt — Thu, 05 May 2022 12:42:59 +0000

La juridiction de Munich avait interrogé la Cour de justice sur la pratique allemande qui conditionne l’interdiction provisoire en matière de brevet à une décision préalable celle de l’OEB sur opposition après délivrance, ou celle d’un juge de 1^ère instance. La question préjudicielle

La Cour répond que cette condition supplémentaire posée par des juges nationaux est contraire à la directive.

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de la propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle les demandes en référé pour contrefaçon de brevet doivent, en principe, être rejetées, lorsque la validité du brevet en cause n’a pas été confirmée, à tout le moins, par une décision de première instance rendue à l’issue d’une procédure d’opposition oude nullité.

L’arrêt est là

A relever à la motivation de la Cour de justice :

…. la directive 2004/48 consacre un standard minimal concernant le respect des droits de propriété intellectuelle et n’empêche pas les États membres de prévoir des mesures plus protectrices …..

39      Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les dispositions de cette directive visent à régir les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant …..

40      Or, une procédure nationale destinée à faire cesser immédiatement toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant serait inefficace et, partant, méconnaitrait l’objectif d’un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, si l’application de cette procédure était soumise à une exigence telle que celle établie par la jurisprudence nationale visée au point 33 du présent arrêt.

41      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les brevets européens déposés jouissent d’une présomption de validité dès la date de publication de leur délivrance. Ainsi, à partir de cette date, ces brevets bénéficient de toute l’étendue de la protection garantie, notamment, par la directive 2004/48…… .

L’article Contrefaçon de brevet : l’interdiction provisoire en matière de brevet peut intervenir dès la délivrance est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

Peut-on renoncer à demander en justice la déchéance d’une marque ?

Philippe Schmitt — Mon, 07 Feb 2022 14:38:18 +0000

Déchéance de marque et accord de non-contestation de marque .

Peut-on contractuellement renoncer à engager une action en déchéance de marque ?

C’est la question posée par la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) à la Cour de justice par une décision préjudicielle de février 2021. ici

Une question analogue se pose en matière de brevet dans des termes différents à la suite de la loi de 2019 sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité du brevet, c’est là

Et là aussi:

« Pas de prescription de l’article 2224 du code civil à l’action en nullité d’un droit de propriété industrielle ». Propriété industrielle, décembre 2017, n° 12, p.29.

L’article Peut-on renoncer à demander en justice la déchéance d’une marque ? est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

Appellations d’origine : de grands changements pour leur protection

Philippe Schmitt — Wed, 17 Jul 2019 09:23:45 +0000

Les Grands Changements de la Protection des AOP après l'arrêt Morbier

L'extension de la protection aux caractéristiques et à l'apparence des produits

Évolution majeure dans la protection des AOP

Deux décisions majeures de la Cour de justice de l'Union européenne ont considérablement élargi la portée de la protection des Appellations d'Origine Protégée (AOP) : l'arrêt du 17 décembre 2020 concernant le "Morbier" et celui du 29 janvier 2020 relatif au "Comté". Ces jurisprudences marquent un tournant dans la conception même de ce que protège une AOP.

La protection traditionnelle des AOP

Classiquement, les appellations d'origine protégée permettaient uniquement d'interdire l'emploi de leur dénomination pour des produits non conformes à leur cahier des charges. La protection se limitait essentiellement au nom lui-même.

Selon l'article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1151/2012, les dénominations enregistrées sont protégées contre :

Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement
Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée
Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance ou l'origine
Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit

Cette dernière disposition, relativement vague, a été le point d'ancrage des évolutions jurisprudentielles récentes, ouvrant la voie à une protection élargie.

L'arrêt Morbier (17 décembre 2020) : une protection étendue à l'apparence

Contexte du litige

Le litige opposait le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier à la société Fromagère du Livradois, qui fabriquait un fromage présentant une raie sombre centrale horizontale similaire à celle caractérisant le Morbier AOP.

La société Fromagère du Livradois avait produit du Morbier jusqu'en 2007 avant de commercialiser, sous le nom "Montboissié du Haut Livradois", un fromage reprenant l'apparence visuelle distinctive du Morbier.

La question préjudicielle

"Les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement n° 510/2006 et du règlement n° 1151/2012 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent la présentation d'un produit protégé par une appellation d'origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l'apparence le caractérisant, susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, même si la dénomination enregistrée n'est pas utilisée ?"

La décision de la Cour de Justice

Le 17 décembre 2020, la Cour de justice a clairement statué que :

Les articles 13, paragraphe 1, des règlements n° 510/2006 et n° 1151/2012 n'interdisent pas uniquement l'utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée.
Ces dispositions interdisent la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d'amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée.

La Cour a précisé qu'il faut apprécier si la reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

Implication directe pour le Morbier

La raie sombre centrale horizontale du Morbier, bien qu'elle ne remplisse plus de fonction technique depuis des années (à l'origine une couche de suie entre deux traites), est considérée comme un élément distinctif permettant la reconnaissance du produit. Sa reproduction sur un autre fromage peut donc constituer une violation de la protection de l'AOP, même sans utilisation du nom "Morbier".

L'arrêt Comté (29 janvier 2020) : compétences partagées et recours contre les modifications

Contexte du litige

Cette affaire concernait la modification du cahier des charges de l'AOP "Comté", notamment l'interdiction de l'utilisation du robot de traite dans la production du lait destiné à sa fabrication. Un recours avait été formé contre l'arrêté d'homologation de cette modification, mais entre-temps, la Commission européenne avait approuvé ladite modification.

La question de compétence

La question essentielle était de déterminer si, après l'approbation de la modification par la Commission européenne, le juge national restait compétent pour examiner la légalité de l'acte national initial ayant approuvé cette modification.

La Cour de justice a clairement reconnu :

Un système de partage des compétences entre autorités nationales et Commission européenne
La compétence exclusive du juge national pour statuer sur la légalité des actes des autorités nationales
La compétence exclusive du juge de l'Union pour statuer sur la légalité des actes des institutions de l'Union

La décision et ses implications

La Cour a affirmé que lorsque la Commission a fait droit à la demande des autorités d'un État membre concernant une modification du cahier des charges d'une AOP, les juridictions nationales saisies d'un recours contre la décision nationale doivent tout de même statuer sur sa légalité.

Cette décision renforce le droit à un recours effectif dans le système de compétences partagées et garantit que les modifications des cahiers des charges des AOP restent soumises à un contrôle juridictionnel complet, même après approbation par la Commission.

Implications juridiques et pratiques des nouvelles jurisprudences

Extension considérable de la protection

Protection étendue au-delà de la dénomination, incluant désormais l'apparence et les caractéristiques distinctives des produits
Possibilité d'interdire la reproduction d'éléments visuels caractéristiques (comme la raie du Morbier) même sans utilisation du nom protégé
Renforcement de la position des organismes de défense des AOP face aux imitations

Un critère central : l'induction en erreur du consommateur

L'appréciation de la violation repose sur la capacité de l'élément reproduit à induire en erreur le "consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé". Ce standard, déjà utilisé en droit des marques, devient désormais central dans l'évaluation des atteintes aux AOP.

Renforcement du système de recours

L'arrêt Comté consacre la possibilité de contester la légalité d'une modification du cahier des charges d'une AOP devant le juge national, même après son approbation par la Commission européenne, garantissant ainsi une protection juridictionnelle effective.

Recommandations pour les opérateurs

Les producteurs d'AOP devraient identifier et documenter clairement les caractéristiques distinctives de leurs produits au-delà de la dénomination
Les fabricants de produits similaires doivent veiller à éviter toute reproduction d'éléments visuels ou caractéristiques susceptibles d'évoquer un produit AOP
Les organismes de défense des AOP peuvent désormais envisager des actions contre des imitateurs qui reproduisent l'apparence caractéristique de leurs produits, même sans utiliser la dénomination protégée

Conclusion : Une nouvelle ère pour la protection des AOP

Les arrêts Morbier et Comté marquent un tournant décisif dans la protection des appellations d'origine protégée en Europe. L'extension de la protection à l'apparence et aux caractéristiques des produits, au-delà de la simple dénomination, renforce considérablement la position des producteurs traditionnels face aux tentatives d'imitation.

Cette évolution jurisprudentielle s'inscrit dans une tendance plus large de valorisation et de protection du patrimoine gastronomique européen, reconnaissant que l'identité d'un produit traditionnel ne se limite pas à son nom, mais englobe également son aspect visuel et ses caractéristiques distinctives.

Les producteurs et les organismes de défense des AOP disposent désormais d'outils juridiques plus efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales cherchant à évoquer les produits protégés sans en respecter les cahiers des charges rigoureux.

Références juridiques

Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 décembre 2020 (affaire C-490/19, "Morbier")
Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 29 janvier 2020 (affaire C-785/18, "Comté")
Article 13 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Article 53 du règlement (UE) n° 1151/2012 concernant les modifications du cahier des charges
Arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2019 (question préjudicielle dans l'affaire Morbier)

L’article Appellations d’origine : de grands changements pour leur protection est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

Contrefaçon de logiciel et manquements contractuels du licencié

Philippe Schmitt — Thu, 18 Oct 2018 10:10:34 +0000

La contrefaçon de logiciel : quelle définition en donner, et plus précisément tous les manquements contractuels d’un licencié de logiciel constituent-ils des actes de contrefaçon ?

Cette question est celle posée par la Cour d’appel de Paris par son arrêt du 16 octobre 2018 .

Cet arrêt intervient dans une affaire où le titulaire du logiciel reprochait à sa licenciée :

Selon les termes de l’arrêt « Dans son assignation et ses conclusions de première instance, la société X …… soutenait que la société Y…… avait commis des actes de contrefaçon en modifiant le logiciel Z……, notamment en créant de nouveaux formulaires. Selon elle, la défenderesse n’était pas recevable à invoquer les dispositions de l’article L.122-6-1 du code de la propriété intellectuelle l’autorisant à modifier le logiciel pour une utilisation conforme à sa destination, dès lors, d’une part, que ces modifications auraient été substantielles, d’autre part, que la possibilité d’y procéder aurait été exclue par le contrat ;

le précédent jugement avait rejeté les demandes en contrefaçon de la société titulaire des droits sur le logiciel : « Pour la déclarer irrecevable en ces prétentions fondées sur la contrefaçon, le tribunal a considéré que la combinaison des articles 122-6 et 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle conduisait à reconnaître deux régimes distincts de responsabilité en la matière, l’un délictuel en cas d’atteinte aux droits d’exploitation de l’auteur du logiciel, tels que désignés par la loi, l’autre contractuel, en cas d’atteinte à un droit de l’auteur réservé par contrat ; qu’en l’espèce, il était clairement reproché à la société Y…… des manquements à ses obligations contractuelles, relevant d’une action en responsabilité contractuelle et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel ;

Devant la Cour de Paris, la société X ……., titulaire des droits sur le logiciel, demande à la Cour de poser une question préjudicielle.

Ne sont pas indiquées ici les argumentaire factuels des parties, nous nous limitons à la motivation de la Cour de Paris pour poser cette question préjudicielle à la Cour de Justice.

11 2 – Les textes pertinents a – Les directives communautaires

Article 2 de la directive 48/2004/CE du 29 avril 2004

1 – Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.
Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 Article 4 – Actes soumis à restrictions
1. Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2 comportent le droit de faire ou d’autoriser :
a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit (…)
b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d’ordinateur ;
c) toute forme de distribution, y compris la location, au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur.
Article 5 – Exceptions aux actes soumis à restrictions
1. Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes visés à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.
b – Les articles du code la propriété intellectuelle Article L112-2
Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.
Article L122-6
Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel (…)
2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant (…)
3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé (…)
Article L122-6-1
I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l’auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6, nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser.
Article L335-3
Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6.

3 – Motifs

Depuis le XIXème siècle, le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe cardinal du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, lequel implique :
– qu’une personne ne peut voir sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle engagées par une autre personne pour les mêmes faits,
– que la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que, d’une part, les parties sont liées par un contrat valable et que, d’autre part, le dommage subi par l’une des parties résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’une des obligations du contrat.
Par ailleurs, le droit français considère de manière traditionnelle que la contrefaçon, laquelle est à l’origine un délit pénal, ressort de la responsabilité délictuelle et non de l’inexécution d’un contrat.

Le tribunal en a déduit en l’espèce, alors que les parties sont liées par le contrat du 25 août 2010 et qu’il est allégué que le dommage résulte de l’inexécution des clauses de ce contrat et particulièrement de son article 6, que la responsabilité délictuelle doit être écartée au profit de la responsabilité contractuelle, et par voie de conséquence que l’action en contrefaçon, assimilée à l’action délictuelle, doit être déclarée irrecevable.

La société intimée, qui vient au soutien de cette analyse, cite à juste titre des décisions de juridictions françaises allant en ce sens, dont un arrêt de cette chambre du 10 mai 2016.

Pourtant, c’est non sans pertinence que la société appelante soutient que la contrefaçon ne serait pas par essence une action délictuelle mais pourrait aussi résulter de l’inexécution d’un contrat.
Il est vrai en effet que la contrefaçon se définit dans son acception la plus large comme une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans le cas particulier de l’article L.335-3, comme la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel [définis à l’article L.122-6].
Aucun de ces textes non plus qu’aucun autre texte français relatifs à la contrefaçon ne dispose expressément que celle-ci ne s’applique que lorsque les parties ne sont pas liées par un contrat.
Même s’ils peuvent être présentés comme autant d’exceptions au principe du non cumul, les textes ci-après sont aussi des exemples de ce que l’action en contrefaçon peut être exercée en matière de brevets et de marques à l’encontre du licencié qui enfreint les limites de son contrat :
Article L.613-8, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle
Les droits conférés par la demande de brevet ou par le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence.
Article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle
Les droits conférés par la demande d’enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
Au cas d’espèce, les articles L 122-6 et L 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, s’ils prévoient notamment que les modalités particulières d’une modification d’un logiciel peuvent être déterminées par contrat, ne disposent nullement que dans ces cas une action en contrefaçon serait exclue. Il en est de même des articles 4 et 5 de la directive 2009/24/CE dont ils sont la transposition.
Enfin, il est vrai que l’article 2 ‘champ d’application’ de la directive 48/2004/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dispose d’une manière générale que les mesures, procédures et réparations s’appliquent ( … ) à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, sans distinguer selon que cette atteinte résulte ou non de l’inexécution d’un contrat.
La cour estime dans ces conditions qu’une question préjudicielle doit être soumise dans les termes proposés à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Qu’il sera sursis à statuer jusqu’à ce que la cour de justice y ait répondu ;

la question telle que posée par la Cour de Paris à la Cour de justice

La cour, par arrêt contradictoire avant-dire droit, Renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de répondre à la question préjudicielle suivante :

Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :
– une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur
– ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ‘ Sursoit à statuer sur l’appel de la société X……… jusqu’à la décision de la Cour de justice,

Dit qu’une expédition de l’arrêt ainsi qu’une copie du dossier de l’affaire seront transmis à la Cour de justice des Communautés européennes sous pli recommandé.

L’article Contrefaçon de logiciel et manquements contractuels du licencié est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

Marque, contrefaçon de marque, imitation de marque, déchéance de marque, la question préjudicielle de la Cour de cassation

Philippe Schmitt — Tue, 16 Oct 2018 12:07:31 +0000

Les questions préjudicielles posées par les juges français sont rares, sont plus rares encore celles par lesquelles est interrogée la Cour de Justice en matière de marque et de contrefaçon de marque. L’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2018 retient l’attention. Cet arrêt est d’autant plus intéressant qu’il traite à la fois de la contrefaçon de marque, de l’imitation de marque, et de l’atteinte à la marque , notions qu’il confronte à celle de déchéance de marque .

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du 26 septembre 2018

N° de pourvoi: 16-28281

Non publié au bulletin

Renvoi devant la cour de justice de l’u.e.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

a rendu l’arrêt suivant :

Rappel des faits et de la procédure

1 Selon les constatations de la cour d’appel de Paris, M. X…, créateur de la société Part des anges qui commercialise des alcools et spiritueux, était titulaire de la marque française semi-figurative « Saint Germain » n° […], déposée le 5 décembre 2005 pour désigner, en classes 30, 32 et 33, notamment les boissons alcooliques (à l’exception des bières), cidres, digestifs, vins et spiritueux, extraits ou essences alcooliques.

2 M. X…, ayant appris que la société Cooper International Spirits distribuait une liqueur de sureau sous la dénomination « St-Germain », fabriquée par la société St Dalfour et un sous-traitant de cette dernière, la société Etablissements E…, a, le 8 juin 2012, assigné ces trois sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque par reproduction ou, subsidiairement, par imitation.

3 Dans une instance parallèle, engagée par la société Osez vous ?, le tribunal de grande instance de Nanterre, par un jugement du 28 février 2013, a prononcé la déchéance des droits de M. X… sur sa marque semi-figurative « Saint Germain » n° […] à compter du 13 mai 2011 pour les boissons alcooliques (à l’exception des bières), cidres, digestifs, vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 février 2014, lequel, n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, est devenu irrévocable.

4 Devant le tribunal de grande instance de Paris, M. X… a maintenu ses demandes en contrefaçon pour la période non couverte par la prescription et antérieure à la déchéance, soit entre le 8 juin 2009 et le 13 mai 2011.

5 Par jugement du 16 janvier 2015, ce tribunal, après avoir retenu qu’aucune exploitation de la marque en question n’était intervenue depuis son dépôt, a rejeté l’intégralité des demandes de M. X….

6 La cour d’appel de Paris, par arrêt du 13 septembre 2016, a confirmé ce jugement.

7 Après avoir relevé que la dénomination contestée ne reproduisait pas tous les éléments constituant la marque de M. X… et retenu que les différences au plan visuel n’étaient pas si insignifiantes qu’elles pourraient passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen, la cour d’appel a considéré que la contrefaçon alléguée ne pouvait être appréhendée qu’au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle qui interdit, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

8 Elle a considéré que l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public, qui doit s’opérer globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, suppose que la marque invoquée ait fait l’objet d’une exploitation la mettant au contact des consommateurs.

9 A cet égard, elle a d’abord rappelé que le tribunal de grande instance de Nanterre, approuvé par la cour d’appel de Versailles, ayant retenu que M. X… n’avait pas fait la démonstration d’un usage sérieux de la marque « Saint Germain » depuis son dépôt, a prononcé la déchéance partielle de ses droits à compter du 13 mai 2011, à l’expiration du délai de cinq ans ayant couru depuis la date de publication de l’enregistrement de la marque, le 12 mai 2006, pour les produits en cause dans le présent litige.

10 Elle a ensuite relevé que M. X… soutenait que sa marque avait été effectivement exploitée ou, à tout le moins, avait fait l’objet d’un commencement d’exploitation et qu’ainsi, il avait été porté atteinte à sa fonction d’origine, expliquant que ce n’était pas parce que les actes d’usage de la marque avaient été considérés comme insuffisants durant la période examinée par le tribunal de grande instance de Nanterre, pour le maintien de la marque en vigueur, que ces actes d’usage ne devaient pas être pris en considération pour examiner si la marque avait exercé une fonction d’origine.

11 Après avoir examiné les documents versés aux débats sur ce point par M. X…, la cour d’appel a retenu que ces éléments, s’ils établissaient la réalité de préparatifs en vue du lancement de la crème de cognac « Saint Germain » et la participation de la société Part des anges de M. X… à des salons professionnels en 2007, ne suffisaient cependant pas à démontrer que la marque « Saint Germain » avait été effectivement mise au contact du public.

12 Elle a donc considéré que M. X…, échouant ainsi à démontrer que sa marque avait été réellement exploitée, ne pouvait arguer utilement d’une atteinte à la fonction de garantie d’origine de cette marque, qui vise essentiellement à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou service fourni en le distinguant de ceux proposés par la concurrence, ce qui supposait que la marque ait été en contact avec ces consommateurs.

13 Elle a retenu que, pour la même raison, M. X… ne pouvait se prévaloir d’une atteinte portée au monopole d’exploitation conféré par sa marque.

14 Enfin, M. X… ayant également invoqué une atteinte à la fonction d’investissement de sa marque, en se référant à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) le 22 septembre 2011 (Interflora, C-323/09), la cour d’appel, après avoir rappelé que M. X… n’établissait pas avoir exploité sa marque, a considéré qu’il ne pouvait se plaindre de l’usage par un concurrent d’un signe identique à celle-ci, à supposer cette identité avérée, qui en aurait gêné « de manière substantielle » l’emploi.

15 Le 21 décembre 2016, M. X… s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

16 Au soutien de son pourvoi, M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en contrefaçon de la marque « Saint Germain » n° […] pendant la période entre le 8 juin 2009 et le 13 mai 2011 alors, selon le moyen, qu’au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque, le titulaire de la marque peut interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque et susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services et, que, par conséquent, en retenant qu’il ne pouvait se prévaloir ni d’une atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque « Saint Germain », ni d’une atteinte portée au monopole d’exploitation conféré par sa marque, ni même d’une atteinte à la fonction d’investissement de la marque, aux motifs qu’il avait échoué à démontrer que sa marque avait été réellement exploitée, cependant qu’il pouvait interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque et susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, sans devoir démontrer un usage sérieux de la marque « Saint Germain » et, partant, sans démontrer qu’elle était effectivement exploitée, la cour d’appel a violé les articles L. 713-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Rappel du droit national

17 Aux termes de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés ».

18 L’article L. 713-2 de ce code dispose : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; (…) ».

19 L’article L. 713-3 du même code dispose que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

(…)

b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. ».

20 Ces articles doivent être interprétés à la lumière de l’article 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques.

21 Le moyen de cassation étant tiré de la violation de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, il s’en déduit que la cour d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle n’a examiné la contrefaçon qu’au regard de cet article qui prohibe la contrefaçon par imitation, ce qui suppose que soit établie l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

22 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond et la Cour de cassation ne contrôle que la méthode suivie par ceux-ci, qui doivent se conformer aux critères dégagés par la jurisprudence de l’Union européenne dont elle fait elle-même application.

23 Enfin, l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

(…) ».

24 Cet article doit être interprété à la lumière des articles 10 et 12 de la directive précitée.

25 Le pourvoi pose la question de savoir si le titulaire d’une marque, qui n’a jamais exploité cette marque et a été déchu de ses droits sur celle-ci, pour défaut d’usage sérieux à l’expiration du délai de cinq ans suivant la publication de son enregistrement, peut agir en contrefaçon et demander l’indemnisation de son préjudice, en raison de l’utilisation par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire à ladite marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée.

26 Cette question est inédite devant la Cour de cassation.

Motifs justifiant le renvoi préjudiciel

27 M. X… fait valoir que, dans la mesure où c’est l’enregistrement qui détermine l’objet du droit exclusif sur la marque en application de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, le risque de confusion au sens de l’article L. 713-3, doit être apprécié de façon abstraite, en se référant à l’objet de l’enregistrement de la marque invoquée, le cas échéant non exploitée, et non par rapport à une situation concrète sur le marché et qu’ainsi, un risque de confusion peut exister, et, par conséquent, la contrefaçon être caractérisée, en présence d’une marque non exploitée et donc inconnue des consommateurs. Il ajoute que la période de cinq ans prévue par l’article L. 714-5 du même code a précisément pour objet de permettre au titulaire, à partir du dépôt de la marque, de préparer son projet, sans avoir à lancer immédiatement l’exploitation de sa marque, tout en étant malgré tout protégé, de sorte que, considérer que la contrefaçon n’est envisageable que si la marque est effectivement exploitée reviendrait à priver cet article de toute sa substance et, au surplus, à ajouter une condition à l’exercice de l’action en contrefaçon que ni le droit de l’Union, ni le code de la propriété intellectuelle ne prévoient, en la subordonnant à l’exploitation effective de la marque pendant le délai de cinq ans précédant la déchéance pour défaut d’usage sérieux. Il fait valoir, en outre, qu’il n’est pas nécessaire que la marque protégée soit effectivement exploitée pour vérifier si elle exerce ses fonctions, qu’il suffit que le signe litigieux porte atteinte aux fonctions « potentielles » de la marque, que la contrefaçon a d’ailleurs toujours été appréciée en référence à l’usage du signe contrefaisant et non à l’usage du signe enregistré. Il en déduit que la marque « Saint Germain » devait bénéficier, tout au long de la période de cinq ans précédant le prononcé de sa déchéance, de la protection du code de la propriété intellectuelle et reproche, par conséquent, à la cour d’appel d’avoir retenu qu’il ne pouvait se prévaloir d’une atteinte à la fonction de garantie d’origine de ladite marque, ni d’une atteinte portée au monopole d’exploitation conféré par sa marque, ni même d’une atteinte à la fonction d’investissement de la marque, aux motifs qu’il avait échoué à démontrer que sa marque avait été réellement exploitée.

28 De leur côté, les sociétés Cooper International Spirits, St Dalfour et Etablissements E… soutiennent que l’usage d’un signe n’est susceptible de porter atteinte au droit exclusif du titulaire de la marque que s’il compromet l’une de ses fonctions, qu’une marque n’exerce sa fonction essentielle que si elle est effectivement exploitée par son titulaire pour indiquer l’origine commerciale des produits ou services désignés dans son enregistrement et que, faute d’exploiter sa marque conformément à sa fonction essentielle, le titulaire ne saurait se plaindre d’une quelconque atteinte ou d’un quelconque risque d’atteinte à cette fonction. Elles font valoir que, de fait, dès lors que le titulaire n’utilise pas sa marque pour distinguer ses produits, il n’y aucun risque que le public soit conduit à établir le moindre lien entre ses produits et ceux d’un tiers qui ferait usage d’un signe similaire et qu’il puisse se méprendre sur l’origine des produits en cause. Elles ajoutent que la fonction essentielle de la marque, que le titulaire de celle-ci n’a lui-même jamais exercée, n’a pu, en aucune façon, être compromise et que c’est précisément parce qu’il a ainsi négligé d’utiliser sa marque, conformément à cette fonction essentielle, que le titulaire s’est vu dénier tout droit exclusif sur sa marque. Selon ces sociétés, le droit des marques serait détourné de sa finalité et ne jouerait plus son rôle d’élément essentiel d’un système de concurrence non faussée, si l’on devait admettre que celui qui s’est contenté de déposer une marque, sans jamais l’exploiter, puisse se réserver la possibilité de réclamer des dommages-intérêts à des tiers qui exploiteraient des signes similaires ; cela reviendrait à reconnaître à ce titulaire un avantage concurrentiel totalement indu.

29 Selon une jurisprudence constante de la CJUE, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (18 juin 2002, Philips, C-299/99, point 30 ; 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, point 48) et, constitue un risque de confusion, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b) de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22 juin 1999, C-342/97, Lloyd D… ; 6 octobre 2005, C-120/04, Medion).

30 La CJUE a ainsi jugé, en ce qui concerne la contrefaçon par imitation, que l’usage du signe identique ou similaire à la marque, qui fait naître un risque de confusion dans l’esprit du public, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque (12 juin 2008, O2 Holdings Limited, C-533/06, point 59) et que, si elle a aussi indiqué que la fonction d’indication d’origine de la marque n’était pas la seule fonction de celle-ci digne de protection contre des atteintes par des tiers (22 septembre 2011, Interflora, précité, C-323/09, point 39), elle a, cependant, précisé que la protection conférée contre la contrefaçon par reproduction, en ce qu’elle est absolue et réservée aux atteintes portées, non seulement à la fonction essentielle de la marque, mais également aux autres fonctions, comme celles, notamment, de communication, d’investissement ou de publicité, est plus étendue que la protection prévue contre la contrefaçon par imitation, dont la mise en œuvre exige la preuve de l’existence d’un risque de confusion et donc la possibilité d’une atteinte à la fonction essentielle de la marque (18 juin 2009, L’Oréal, C-487/07, points 58 et 59).

31 Elle a enfin précisé qu’une marque est toujours censée remplir sa fonction d’indication d’origine, tandis qu’elle n’assure ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l’exploite en ce sens, notamment à des fins de publicité ou d’investissement (22 septembre 2011, Interflora, précité, C-323/09, point 40).

32 Il semble, eu égard à cette jurisprudence, que, s’agissant, en l’espèce, d’apprécier la contrefaçon par imitation, seule soit à rechercher l’atteinte qui aurait été portée à la fonction essentielle de la marque, en raison d’un risque de confusion.

33 Par un arrêt du 21 décembre 2016 (Länsförsäkringar, C-654/15), la CJUE a dit pour droit que « L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services ».

34 Elle a, à cet égard, relevé qu’en établissant à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 une règle de déchéance de la marque de l’Union européenne pour défaut d’usage quinquennal, le législateur de l’Union a entendu, ainsi qu’il ressort du considérant 10 de ce règlement, soumettre le maintien des droits liés à la marque de l’Union européenne à la condition qu’elle soit effectivement utilisée, et que cette condition s’explique par la considération qu’il ne serait pas justifié qu’une marque non utilisée fasse obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser un signe identique ou similaire à cette marque lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause (point 25 de l’arrêt précité).

35 Elle a en outre considéré que le délai de cinq ans après l’enregistrement de la marque, pendant lequel le titulaire ne saurait être déclaré déchu de ses droits, constitue un délai de grâce donné au titulaire pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, pour l’ensemble de ces produits et services, sans devoir démontrer un tel usage (point 26 de l’arrêt précité).

36 Elle a ainsi jugé que, pour déterminer si les produits ou les services du prétendu contrefacteur présentent une identité ou une similitude avec les produits ou les services couverts par la marque de l’Union européenne en cause, il convient d’apprécier, au cours de la période de cinq ans suivant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, l’étendue du droit exclusif conféré en vertu de cette disposition en ayant égard aux produits et aux services, tels que visés par l’enregistrement de la marque, et non pas par rapport à l’usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période (point 27 de l’arrêt précité).

37 Cependant, la situation dont la CJUE a eu à connaître dans cet arrêt Länsförsäkringar, dans laquelle la période de cinq ans n’était pas encore écoulée et dans laquelle aucune demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux n’avait, par hypothèse, pu être formée, n’est pas la même que celle qui se présente en l’espèce, qui pose la question de savoir si celui, qui n’a jamais exploité sa marque et qui a été déchu de ses droits sur celle-ci à l’expiration du délai de cinq ans, peut se plaindre d’avoir subi une atteinte à la fonction essentielle de sa marque et un préjudice, à raison de l’usage qui aurait été fait, par un tiers, d’un signe identique ou similaire au cours de la période de cinq ans ayant suivi l’enregistrement de la marque, et demander des dommages-intérêts.

38 La CJUE ne semble pas avoir rendu de décision sur la question posée en l’espèce par le moyen. D’ailleurs, dans l’arrêt Länsförsäkringar précité, elle a constaté que, telle n’étant pas la situation en l’occurrence et la juridiction de renvoi ne cherchant pas des éclaircissements à ce sujet, elle n’avait pas à se prononcer sur la question de savoir si, à partir du moment de l’expiration du délai de cinq ans suivant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, l’étendue de ce droit exclusif pouvait être affectée par le constat, opéré à la suite d’une demande reconventionnelle ou d’une défense au fond introduites par le tiers dans le cadre d’une action en contrefaçon, que le titulaire n’avait pas encore entamé à ce moment un usage sérieux de sa marque pour une partie ou l’ensemble des produits et des services pour lesquels celle-ci a été enregistrée (point 28 de cet arrêt).

39 Il apparaît que le litige pose une difficulté sérieuse quant à l’interprétation des articles 5, paragraphe 1, sous b), 10 et 12 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, notamment au regard de l’objectif, défini par le considérant 9 de cette directive, de prévoir qu’une marque ne puisse être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s’il est établi, à la suite d’une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits.

40 Se pose donc la question de savoir s’il peut avoir été porté atteinte à la fonction essentielle de la marque, à raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive précitée, quand son titulaire n’a pas mis à profit le délai de grâce de cinq ans prévu par les articles 10 et 12 de cette directive pour entamer un usage sérieux de sa marque, au point d’être déchu de ses droits à l’expiration de ce délai, c’est-à-dire si la fonction essentielle de la marque, que le titulaire de celle-ci n’a lui-même jamais exercée, a pu être compromise par l’utilisation par un tiers, au cours de cette période, d’un signe similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci avait été enregistrée.

41 Cette question revient à déterminer si le titulaire d’une marque, qui n’en a jamais fait usage et s’est vu déchoir de ses droits dans les conditions prévues par les articles 10 et 12 de la directive précitée, peut, au seul motif tenant au droit exclusif conféré par l’enregistrement de la marque jusqu’à la date d’effet de la déchéance, obtenir la condamnation pour contrefaçon au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de cette directive, du tiers qui a utilisé, au cours de cette période, un signe similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci avait été enregistrée.

42 Il y a lieu, dès lors, d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Renvoie à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :

Les articles 5, paragraphe 1, sous b), 10 et 12 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que le titulaire, qui n’a jamais exploité sa marque et a été déchu de ses droits sur celle-ci à l’expiration de la période de cinq ans suivant la publication de son enregistrement, peut obtenir l’indemnisation d’un préjudice pour contrefaçon, en invoquant une atteinte portée à la fonction essentielle de sa marque, causée par l’usage par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire à ladite marque pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée ?

Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;

Réserve les dépens ;

Dit qu’une expédition du présent arrêt ainsi qu’un dossier, comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

L’article Marque, contrefaçon de marque, imitation de marque, déchéance de marque, la question préjudicielle de la Cour de cassation est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.