1. Le lancement de nouveaux produits ou services.

 Avant de lancer un nouveau produit ou service, classiquement une entreprise doit vérifier qu’elle ne viole pas les droits de PI d’autres entreprises, en particulier ceux d’un concurrent.  

Mais l’entreprise doit aussi protéger ses propres innovations. Comme chaque régime de protection de propriété industrielle ou intellectuelle répond à ses propres règles, la décision d’engager le diagnostic ou l’audit de PI ne doit pas attendre la veille de la divulgation au public du nouveau produit ou service.  

2. L’évaluation de la valeur des actifs.

Lors d’une fusion, acquisition ou levée de fonds, il est crucial d’évaluer la valeur des actifs de PI pour déterminer la valeur totale de l’entreprise.

Attention, il s’agit ici de ne pas confondre le diagnostic ou l’audit de la propriété intellectuelle et l’évaluation comptable ou financière de la valeur des actifs correspondants. Généralement l’un précède l’autre, quelquefois ils peuvent être réalisés concomitamment. Quand leur chronologie est inversée, il s’agit pour l’avocat de clarifier la situation de telle ou telle propriété intellectuelle ou industrielle.

Une démarche plus fréquente est d’identifier dans l’activité de l’entreprise une valeur potentielle à formaliser grâce au dépôt ou à l’acquisition de droits de propriété intellectuelle ou industrielle. La PI devient un gisement de valeur économique.

4. Diagnostic PI avec le concours de Bpifrance

Me Philippe Schmitt, avocat, est expert désigné.  

(Pour mémoire, différentes conditions sont à remplir pour bénéficier des concours financiers de Bpifrance)

4. Choix et mise en œuvre de la stratégie de protection.

Lors de la mise en place d’une stratégie de protection de la PI, un diagnostic peut aider à identifier les domaines nécessitant une protection supplémentaire par brevets, marques ou modèles ou droits d’auteur.

Au-delà de la généralité de son intitulé, et selon les attentes de l’entreprise, la démarche ici du diagnostic et de l’audit sera un mixte de celles du lancement de produits et de la valeur des actifs.

5. L’audit et le diagnostic en cas de litige ou de conflit.

En cas de litige ou de conflit concernant la PI, un audit peut aider à évaluer la position de l’entreprise et à préparer une défense. Toutefois, le plus souvent, ce diagnostic ou audit de propriété intellectuelle (PI) par un avocat interviennent quand un choix stratégique doit être pris dans la conduite du risque de procès ou du procès même déjà engagé. Se devine aisément l’avantage pour cet audit et ce diagnostic du choix de l’avocat qui a la pratique du contentieux.

6. L’optimisation des portefeuilles de PI.

L’obtention, le maintien et la gestion des droits de propriété industrielle exposent l’entreprise à des frais. Le but de l’audit et du diagnostic est de déterminer quels droits de propriété industrielle sont sous-utilisés, – il s’agirait de les réorienter -, ou obsolètes. Cette démarche permet de confronter les objectifs stratégiques de l’entreprise avec son portefeuille propriété intellectuelle et industrielle.

7. Réorientation de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Différents événements capitalistiques ou changements managériaux affectent la stratégie commerciale l’entreprise. Dès lors, l’audit et le diagnostic de propriété industrielle évalueront la propriété industrielle de l’entreprise au regard des nouveaux objectifs. L’intérêt de l’audit PI et du diagnostic PI sur la stratégie commerciale est plus amplement montré là

8. Formation à la propriété industrielle et intellectuelle.

Rien de tel pour sensibiliser l’entreprise et son personnel à la propriété industrielle et à la propriété intellectuelle que d’ouvrir une formation à la PI par un audit qui permettra ensemble de la protéger, et de diagnostiquer les lacunes dans les connaissances et les pratiques. Pour l’entreprise, il s’agit à la fois de maximiser la valeur de sa PI et de minimiser les risques associés, en particulier les coûts d’un audit plus général.

    9. Le diagnostic et l’audit de propriété intellectuelle ou industrielle dans le cadre d’une démarche de conformité légale.

Encore que ces démarches de conformité légale soient moins fréquentes aujourd’hui, le diagnostic et l’audit de propriété intellectuelle ou industrielle y trouvaient leur place, mais dans un périmètre bien particulier qu’il s’agissait de définir avec l’entreprise au regard de ses besoins réels.

A notre avis, dans le cadre d’une démarche de conformité, le diagnostic et l’audit de propriété intellectuelle ou industrielle ne peuvent pas se réduire à identifier les risques de contrefaçon ou de non-conformité, problématiques qui relèvent davantage du diagnostic des litiges potentiels.

Cette typologie de diagnostic ou audit de propriété intellectuelle (PI) par un avocat montre la nécessité de définir par l’avocat et son client au cas par cas la démarche la plus opportune.

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Me Philippe Schmitt est sélectionné par Bpifrance comme expert « Diagnostic Stratégie Propriété Intellectuelle ».

• Un diagnostic financé largement par Bpifrance.

Soulignons tout de suite, ce qui retient immédiatement l’attention des entreprises, ce diagnostic est largement financé par Bpifrance : son prix est compris entre 3 000€ HT et 10 000€ HT pris en charge à 80% par Bpifrance.

A noter toutefois, que toutes les entreprises ne sont pas éligibles (voir le site de Bpifrance réactualisé régulièrement  « Pour qui ? »)

Au-delà de ce concours financier, Diag PI, le « Diagnostic Stratégie Propriété Intellectuelle (PI) et Valorisation des actifs immatériels » a pour objectifs de déterminer les actifs immatériels de l’entreprise, et de dégager des axes de création de valeur grâce à la propriété industrielle.

• L’avocat choisi comme expert par sa cliente intervient pour sa cliente.

L’intervention de l’avocat est orientée en direction de sa cliente, – l’entreprise bénéficiaire du Diagnostic Stratégie Propriété Intellectuelle -, puisque c’est la cliente qui sollicite ce concours financier.

En effet, après échanges avec l’avocat et l’établissement d’une proposition d’intervention, la cliente soumet à Bpifrance la proposition d’intervention de l’avocat comme expert choisi par elle.

Ces échanges préalables entre l’avocat et sa cliente détermineront les livrables attendus.

Bpifrance sera aussi destinataire du rapport final de synthèse.   

• Un diagnostic au bénéfice de l’entreprise pour que la propriété industrielle soit comprise comme créatrice de valeur.

Ce diagnostic n’est pas une énième édition de la liste des titres enregistrés auprès des offices de propriété industrielle. L’entreprise n’a pas non plus à attendre de ce diagnostic une estimation en unité monétaire de ses droits.

Le « Diagnostic Stratégie Propriété Intellectuelle (PI) et Valorisation des actifs immatériels » va au-delà de l’inventaire des droits de propriété industrielle existants et des modes de protection associés tels que brevets, marques, modèles, logiciels, bases de données, savoir-faire, secret des affaires, ou nom de domaine, et de l’analyse des contrats en termes de propriété industrielle.

Le bénéfice attendu pour l’entreprise est de confronter sa propriété industrielle.

• A ses activités économiques de production de biens ou de services.
• A sa situation concurrentielle.
• A ses relations avec ses partenaires académiques ou de R&D.
• Éventuellement à ses litiges éventuels.

Ce diagnostic Diag PI mettra en exergue des actions de valorisation par la propriété industrielle.

• Surmonter la difficulté d’affectation de prix aux intangibles.
• Corréler à la propriété industrielle les pépites, ou l’anticiper pour les produits ou services prometteurs.
• Apprécier les risques, en particulier par l’effet du temps et la portée géographique des territoires.
• Identifier de nouveaux éléments d’actifs par des démarches internes à l’entreprise ou par leur émancipation des relations contractuelles.

Ce diagnostic formulera des recommandations concrètes adaptées à l’entreprise par des propositions de mise en œuvre de la stratégie de propriété industrielle, par exemple, des formations complémentaires ou la mise en place de méthodologies internes, ou encore de nouvelles réservations privatives avec, dans la mesure du possible, le calendrier et les budgets associés.

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