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Annulation d’une saisie-contrefaçon pour omission d’information sur la situation de la demande de base de la marque internationale invoquée

Philippe Schmitt — Mon, 20 Jan 2025 09:18:14 +0000

Impact de la situation de la demande de base de la marque internationale qui a permis d’obtenir la saisie-contrefaçon en France.

Photo issue du site de l’OMPI

G a obtenu deux ordonnances pour pratiquer des saisies-contrefaçon sur la base d’une marque internationale visant la France enregistrée contre B…….. accusée de la contrefaire.

La décision du 20 décembre n’examine qu’une seule de ces deux ordonnances.

Dans cette décision, B ……. demande la rétractation de cette ordonnance, arguant que G………. a omis des informations cruciales concernant le refus d’enregistrement de sa marque de base en Turquie et l’existence d’une demande de marque en France par B……….. postérieure à la date à la date d’enregistrement de la marque invoquée par B…..

Les principes rappelés à la motivation de la décision du 20 décembre 2024

En application de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 1, du Protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international de marques (le Protocole de Madrid), une demande internationale, formée par l’intermédiaire d’un office local auprès duquel une demande locale, dite demande de base, avait été faite est enregistrée immédiatement par le bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à compter de la date à laquelle la demande internationale a été faite auprès de l’office d’origine, et produit dans les territoires désignés par cette demande les effets d’une marque enregistrée à compter de cette même date. Ce n’est qu’a posteriori que l’office du territoire concerné par l’extension de la protection peut notifier au bureau international un refus d’enregistrement.

Ainsi, l’enregistrement en France d’une marque issue d’une demande internationale est immédiat et précède tout examen, de sorte que, par exemple, contrairement au cas d’une demande nationale, le délai d’opposition contre une marque issue d’une demande internationale étendue à la France court après l’enregistrement.

En revanche, en application de l’article 6, paragraphe 3, du Protocole de Madrid, la protection résultant de l’enregistrement international ne pourra plus être invoquée si, avant l’expiration de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international, la demande de base fait l’objet, notamment, d’une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d’invalidation. Le paragraphe 4 du même article précise que l’office d’origine notifie les décisions pertinentes au bureau international qui en informe les États ou organisations intéressés ; il s’agit d’une disposition de publicité sans incidence sur l’effet immédiat de la disparition de la marque de base.

Il ressort de ces dispositions que la situation juridique de la demande de base d’un enregistrement international désignant la France, dans les 5 années suivant l’enregistrement international, est particulièrement importante pour apprécier les effets en France de cet enregistrement, et ce d’autant plus qu’aucun contrôle n’a été effectué a priori en France avant cet enregistrement.

Application au cas d’espèce

Il en va en particulier ainsi, en l’espèce, où la demande de base, enregistrée il y a moins de 5 ans, a fait l’objet de deux décisions différentes de refus d’enregistrement suite à des oppositions, qui ont été confirmées par un organe de recours interne à l’office puis à nouveau par un tribunal. De telles circonstances affectent fortement l’appréciation des chances de succès d’une action en contrefaçon fondée sur cette marque et, partant, celle de la proportionnalité des mesures susceptibles d’être autorisées sur le fondement de cette marque à l’égard d’un tiers.

….

Dès lors, en dissimulant cette information, qu’elle ne pouvait pas ignorer, étant déposante de la demande de base en Turquie, la société G……n’a pas présenté, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel était demandée une saisie- contrefaçon. Elle a ainsi manqué de loyauté à l’occasion de la présentation sa requête et privé le juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause afin d’autoriser une mesure proportionnée.

Ainsi, l’Ordonnance de rétractation retient que G….. a manqué de loyauté en ne révélant pas les refus d’enregistrement de sa marque de base en Turquie, ce qui aurait pu influencer la décision du juge qui a accordé l’ordonnance de saisie-contrefaçon contestée.

L’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon est rétractée, et le procès-verbal de saisie-contrefaçon annulé…sans examiner le second argument invoqué par B…….

Le site de l’OMPI

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L’avocat et l’action en nullité de marque devant l’INPI

Philippe Schmitt — Mon, 06 Apr 2020 14:56:14 +0000

Action en Nullité de Marque devant l'INPI | Intervention d'Avocat Spécialisé

Action en Nullité de Marque devant l'INPI

Quelles interventions pour l'avocat ?

Une procédure stratégique pour protéger vos droits de propriété intellectuelle et défendre votre marque.

Qu'est-ce que l'action en nullité d'une marque ?

L'action en nullité d'une marque est une procédure permettant d'annuler un titre de propriété industrielle lorsque celui-ci a été déposé en violation des règles du droit des marques.

Suite à l'ordonnance du 13 novembre 2019, les actions en nullité sont réparties entre l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) et les tribunaux judiciaires.

D'apparence simple, le principe d'une compétence exclusive en faveur de la procédure administrative fait face à des situations complexes selon :

La nature des droits antérieurs invoqués
Les autres griefs sur lesquels les parties sont en litige
L'état d'avancement de la phase contentieuse qui les oppose

Le concours d'un avocat est essentiel pour envisager l'une ou l'autre de ces voies, car il intervient aussi bien devant l'INPI que devant les tribunaux judiciaires.

Pourquoi demander la nullité d'une marque ?

L'action en nullité de marque a pour objet de faire disparaître la marque du registre des marques enregistrées, et de faire remonter cette suppression au jour de son dépôt.

Protection de vos droits

Si une marque a été déposée en violation de vos droits antérieurs, vous pouvez demander son annulation pour protéger votre patrimoine immatériel.

Éviter les confusions

La marque d'un tiers peut nuire à votre activité en créant une confusion sur le marché. La marque est souvent le seul lien entre l'entreprise et les consommateurs.

Supprimer une marque frauduleuse

Si une marque a été enregistrée de mauvaise foi, son titulaire peut en perdre les droits suite à une action en nullité.

Les motifs de nullité d'une marque

Plusieurs motifs peuvent justifier une demande de nullité :

Absence de caractère distinctif

Une marque qui décrit directement le produit ou service qu'elle désigne peut être annulée.

Atteinte à un droit antérieur

Une marque similaire à une marque déjà déposée peut être annulée pour risque de confusion.

Dépôt frauduleux

Une marque enregistrée dans l'intention de nuire peut faire l'objet d'une annulation.

Violation de l'ordre public

Une marque contraire à la loi ou aux bonnes mœurs peut être contestée.

Comment se déroule la procédure devant l'INPI avec un avocat ?

Analyse préalable

Nous évaluons la pertinence d'une action en nullité selon les faits et les preuves disponibles. Cette étape est cruciale pour déterminer vos chances de succès.

Dépôt de la demande en nullité

Une requête motivée est déposée devant l'INPI, accompagnée des arguments juridiques et des preuves à l'appui. Nous veillons à la constitution d'un dossier solide et exhaustif.

Phase contradictoire

Le titulaire de la marque contestée dispose d'un délai pour répondre et présenter ses arguments. Nous assurons le suivi et la rédaction des réponses pour défendre efficacement vos intérêts.

Décision de l'INPI

Après analyse des éléments fournis, l'INPI rend une décision. En cas de nullité prononcée, la marque est supprimée du registre national des marques avec effet rétroactif.

L'appel de la décision de l'INPI

Le recours contre la décision de l'INPI s'effectue devant une cour d'appel, avec des règles procédurales particulières. Notre expertise vous accompagne également à ce stade crucial de la procédure.

Pourquoi faire appel à un avocat en droit des marques ?

Faire appel à un avocat spécialisé vous permet d'éviter les erreurs de procédure et d'optimiser vos chances de succès. Nous vous accompagnons à chaque étape :

Analyse juridique de la situation

Évaluation complète de votre dossier et de la stratégie à adopter.

Rédaction et dépôt de la demande

Préparation minutieuse de tous les documents nécessaires.

Suivi des échanges avec l'INPI

Gestion des délais et des communications officielles.

Représentation et argumentation juridique

Défense efficace de vos intérêts tout au long de la procédure.

Rappel important

Le 1er avril 2020, l'INPI a également ouvert une autre procédure administrative : l'action en déchéance de marque. Cette procédure complémentaire peut être envisagée selon votre situation.

Besoin d'accompagnement pour votre action en nullité de marque ?

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre procédure devant l'INPI.

Nous contacter 01 84 16 35 54

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