Cet arrêt est rendu sur des questions préjudicielles posées par la Juridiction britannique.

 » Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galle), division de la Chancery], a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Une marque de l’Union [européenne] ou une marque nationale enregistrée dans un État membre peut-elle être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que certains ou tous les termes de la spécification des produits et des services ne sont pas suffisamment clairs et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ces termes ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, un terme tel que “logiciel” est-il trop général et désigne-t-il des produits qui sont trop variés pour être compatible avec la fonction d’indication de l’origine de la marque si bien qu’il n’est pas suffisamment clair et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ce terme ?

3)      Le simple fait de demander l’enregistrement d’une marque sans aucune intention de l’utiliser concernant les produits et les services spécifiés constitue-t-il un acte de mauvaise foi ?

4)      En cas de réponse affirmative à la troisième question, est-il possible de conclure que le demandeur a déposé la demande en partie de bonne foi et en partie de mauvaise foi si, et dans la mesure où, il avait l’intention d’utiliser la marque concernant certains des produits et des services spécifiés mais aucune intention d’utiliser cette marque concernant d’autres produits et services spécifiés ?

5)      L’article 32, paragraphe 3, de la loi de 1994 sur les marques est-il compatible avec la directive [2015/2436] et les directives antérieures ? »

Le libellé d’une marque pourrait être vague et manquer de clarté et de précision !

Dans le litige britannique, différentes marques comportant le terme SKY étaient opposées. Parmi-celles-ci, certaines visaient « logiciel ». Or chacun sait aujourd’hui que ce terme recouvre des activités économiques très variées.

Les marques dont la protection est demandée, désignent à leur enregistrement :

« au sens de la classification de Nice, à savoir les logiciels, les logiciels fournis à partir d’Internet, les logiciels et les appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet, le stockage de données, ainsi que des services relevant de la classe 38, au sens de cette classification, à savoir les services de télécommunications, les services de courrier électronique, les services de portail Internet, les services informatiques permettant de consulter et de récupérer des informations, des messages, des textes, des sons, des images et des données au moyen d’un ordinateur ou d’un réseau informatique »

Ces marques  ont été exploitées pour : «  ‘un éventail de produits et de services relevant de ses domaines principaux d’activité, à savoir la télédiffusion, la téléphonie et la desserte en haut débit. Il n’est pas contesté que ces marques sont connues dans tous ces domaines au Royaume-Uni et en Irlande »

Mais « aucun produit ou service de migration entre plateformes de courrier électronique ou de stockage en nuage (Cloud storage) » n’est exploité par leur titulaire.

Or, l’action en contrefaçon a été engagée contre « des services portant sur un logiciel en tant que service (software as a service ou SaaS) et concernent la migration vers le Nuage (Cloud), le stockage en nuage et la gestion des applications sur le Nuage ».

D’où l’interrogation de la juridiction britannique, le seul libellé « logiciel » à l’enregistrement de marque permettrait-il de poursuivre en contrefaçon pour de tels services ?

Pour les juges britanniques, la réponse serait négative :

37      À cet égard, la juridiction de renvoi est d’avis que l’enregistrement d’une marque pour des « logiciels » est trop large et, partant, contraire à l’intérêt public, car il confère au titulaire un monopole extrêmement étendu qui ne saurait se justifier par un intérêt commercial.

Mais sur quel fondement légal sanctionner ce monopole indu, puisque, cette juridiction  « estime que cela ne signifie pas nécessairement que le terme « logiciel » manque de clarté et de précision ».

Après avoir rappelé les différentes dispositions de la directive marque et du règlement sur la marque communautaire, la Cour conclut :

60      Il résulte des considérations qui précèdent que le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l’enregistrement d’une marque nationale ou d’une marque communautaire ne saurait être considéré comme un motif ou une cause de nullité de la marque nationale ou communautaire concernée, au sens de l’article 3 de la première directive 89/104 ou des articles 7 et 51 du règlement n^o 40/94.

Resterait-il la notion d’ordre public pour infléchir cette position ?

66      À cet égard, il suffit de relever que la notion d’« ordre public », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n^o 40/94 et de l’article 3, paragraphe 1, sous f), de la première directive 89/104, ne saurait être comprise comme se rapportant à des caractéristiques relatives à la demande d’enregistrement elle-même, telles que la clarté et la précision des termes employés pour désigner les produits ou les services visés par cet enregistrement, indépendamment des caractéristiques du signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé.

67      Il s’ensuit qu’un tel défaut de clarté et de précision des termes désignant les produits ou les services visés par l’enregistrement d’une marque ne saurait être considéré comme étant contraire à l’ordre public, au sens de ces dispositions.

Autre réponse attendue de la Cour de justice , une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue-elle un acte de mauvaise foi ?

Si la Cour de justice répond pas l’affirmative, les conditions qu’elle pose, rendent hypothétique une telle situation.

77      …………….. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

78      La mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait donc être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande.

79      En second lieu, il convient de déterminer si l’article 51, paragraphe 3, du règlement n^o 40/94 et l’article 13 de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’absence d’intention d’utiliser une marque conformément à ses fonctions essentielles ne concerne que certains produits ou services visés par l’enregistrement, la nullité de cette marque ne s’étend qu’à ces produits ou services.

80      À cet égard, il suffit de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 125 de ses conclusions, qu’il découle clairement de ces dispositions que, lorsque le motif de nullité concerne seulement certains des produits ou des services désignés dans la demande d’enregistrement, la marque doit être déclarée nulle seulement pour ces produits ou services.

Quand à demander au déposant de s’engager lors de son dépôt à exploiter la marque, un manquement à une telle obligation ne pourrait pas constituer un motif de nullité de la marque !

La position de la Cour est très claire :

86      Ainsi, une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque nationale doit, au titre d’une simple exigence procédurale relative à l’enregistrement de celle-ci, déclarer que ladite marque est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins ne saurait être considérée comme étant incompatible avec les dispositions de la première directive 89/104. Si la violation d’une telle obligation de déclaration est susceptible de constituer un élément de preuve aux fins de démontrer une éventuelle mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt de la demande de marque, une telle violation ne saurait cependant constituer un motif de nullité de la marque concernée.

Ce que dit la Cour :

1)      Les articles 7 et 51 du règlement (CE) n^o 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n^o 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

2)      L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 40/94, tel que modifié par le règlement n^o 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.

3)      La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.

L’article A propos de « logiciel », la Cour de justice appellerait-elle à une réforme du droit des marques ? est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

Successivement le 5 septembre et le 12 septembre, le Tribunal de l’Union en application du règlement sur la marque de l’union puis la Cour de justice au regard des dispositions de la directive se sont prononcés sur des marques qui comprennent ce signe « # ».

Dans la première décision, le  Tribunal a rejeté le recours contre un refus de l’EUIPO d’enregistrer la demande de marque portant sur le signe :

Cette demande d’enregistrement de marque vise uniquement des produits  :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir bagages, mallettes pour documents, sacs à dos, cartables, sacs à provisions, sacs décontractés, sacs, sacs de sport, sacs de plage, sacs à main, bourses, bourses de mailles, portefeuilles et autres objets de transport, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

Notons tout de suite  que la partie verbale ne présente pas de caractère distinctif , « le public concerné percevra l’élément verbal « best deal » uniquement comme un message ordinaire d’une grande banalité possédant une signification élogieuse à l’égard des produits en cause  ….  Par conséquent, l’élément verbal « best deal » est dépourvu de caractère distinctif. »

Restait donc à discuter la présence du signe « # ».

38      En tout état de cause, la chambre de recours a précisé que l’usage du symbole en cause à des fins promotionnelles dans tous les secteurs pouvait être constaté « de nos jours ». Elle a également relevé que, dans plusieurs décisions récentes, les chambres de recours ont estimé que le symbole « # » était dépourvu de caractère distinctif (point 25 de la décision attaquée). Elle a ainsi suffisamment motivé la raison pour laquelle elle s’écartait d’éventuelles décisions divergentes adoptées antérieurement par l’EUIPO.

39      S’agissant du bien-fondé de cette motivation, celui-ci ne saurait être remis en cause par les précédents cités par la requérante, …, la chambre de recours a considéré à bon droit que le symbole « # » n’était pas distinctif.

40      En outre, la circonstance que le symbole « # » ait été considéré comme étant descriptif pour des services de la classe 38 liés aux télécommunications ne permet pas de conclure, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’il serait nécessairement distinctif pour des produits d’autres classes, et ce d’autant plus que l’usage de ce symbole à des fins promotionnelles s’étend à de nombreux secteurs …. .

…..

45      Il convient de souligner qu’il en irait de même si le symbole « # », pris isolément, était considéré comme étant distinctif. En effet, le signe demandé, pris dans son ensemble, serait compris par le public pertinent, du fait de la taille de l’élément « best deal » et de l’importance de cet élément dans la perception du signe par le public pertinent, comme véhiculant de manière directe et immédiate une indication de la qualité supérieure des produits désignés et non comme une indication de l’origine commerciale de ceux-ci.

Autrement dit, le symbole « # » n’est pas distinctif et pire encore pour le demandeur à la marque, sa présence fragilise la partie verbale du signe.

Le 12 septembre, la Cour de justice qui était saisie d’une question préjudicielle de la juridiction allemande,  souligne également le risque que fait courir le symbole « # », en rabaissant la marque demandée à un simple message de communication sociale.

Le signe dont l’enregistrement était demandé devant l’Office allemand : #darferdas? . Pour des « vêtements (en particulier des tee-shirts), chaussures et chapellerie »

Certes la Cour rappelle que : « Il ne saurait a priori être exclu qu’un signe à mot-dièse (hashtag), tel que celui en cause au principal, soit propre à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et satisfasse ainsi à la condition susvisée. Il est, en effet, possible qu’un tel signe soit présenté au public en rapport avec des produits ou des services et soit apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est celle d’indiquer l’origine commerciale des produits ou services visés »

Mais la lecture de l’arrêt souligne le risque d’une marque comprise comme un élément de communication sur les réseaux sociaux.

Très brièvement les circonstances de cette affaire. La juridiction allemande ayant rejeté la demande d’enregistrement, l’affaire est venue devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne).

La Cour allemande, semble-t-il, admettrait que ce signe soit admissible à l’enregistrement si puisqu’il « pourrait également être apposé sur l’étiquette cousue à l’intérieur des vêtements. Dans ce cas, le public pourrait percevoir ledit signe comme une marque, c’est-à-dire comme une indication de l’origine commerciale des produits’.

La Cour de justice n’accepte pour valider une demande d’enregistrement d’une marque composée du symbole « # »cette seule condition.

Le rappel de la position allemande telle qu’exposée à l’arrêt.

14      La juridiction de renvoi précise qu’il ressort de sa propre jurisprudence que, afin qu’un signe soit considéré comme ayant un caractère distinctif et comme étant dès lors apte à être enregistré en tant que marque, il n’est pas nécessaire que tout usage concevable de ce signe soit un usage en tant que marque. Il suffirait qu’il soit plausible et qu’il existe des possibilités significatives en pratique d’utiliser ledit signe pour les produits et services pour lesquels sa protection est demandée d’une manière qui permette au public de le percevoir sans difficultés en tant que marque.

….

30      Cette juridiction a ainsi identifié deux modes d’apposition qui sont significatifs dans la pratique de ce secteur. Dans une telle situation, les autorités compétentes pour examiner la perception du consommateur moyen devront prendre en considération ces modes d’usage et apprécier si ce consommateur, en voyant ces deux appositions ou à tout le moins l’une de celles-ci sur le vêtement, percevra le signe en cause comme une marque.

Mais la Cour de justice ne suit pas cette analyse allemande  :

31      Il appartiendra ainsi à la juridiction nationale compétente de déterminer si le consommateur moyen, lorsqu’il verra le signe #darferdas? sur le devant d’un tee-shirt ou sur l’étiquette apposée à l’intérieur de celui-ci, percevra ce signe comme une indication de l’origine commerciale de ce produit et non comme un simple élément décoratif ou message de communication sociale. …

Ce que dit la Cour de justice :

L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé doit être examiné en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l’ensemble des modes d’usage probables de la marque demandée. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indices, aux modes d’usage qui sont, au regard des habitudes du secteur économique concerné, susceptibles d’être significatifs en pratique.

L’arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2019

L’arrêt du Tribunal de l’Union du 5 septembre 2019

L’article Le symbole « # », nuit-il à une marque ? est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

Quand une forme donne sa valeur substantielle au produit, cette forme ne peut pas constituer une marque communautaire. Voilà l’enseignement de cet arrêt du 6 octobre 2011. [ ici ]

Bang & Olufsen avait déposé comme demande de marque communautaire la forme d’un haut-parleur particulier

Après un premier arrêt du 10 octobre 2007 qui avait fait droit au recours de cette société contre le refus de l’OHMI d’enregistrer cette demande, il semblait possible d’obtenir un enregistrement de marque communautaire pour une tel signe, c’est à dire un signe constitué exclusivement de la forme du produit.

Or, ce premier arrêt n’avait pas pris une telle position, le TPE se limitait, en réalité, à sanctionner la position de l’OHMI pour ne pas avoir répondu totalement à l’argumentation de cette société. C’était donc une question de procédure qui avait conduit à cette  première décision. La possibilité ou non d’obtenir une marque communautaire sur un tel signe n’avait donc pas été tranchée .

La procédure devant l’OHMI a repris, l’office a opposé d’autres griefs que ceux invoqués la première fois, la demande de marque s’est donc trouvée toujours rejetée, d’où un nouveau recours de la société Bang & Olufsen.

Ce second arrêt du 6 octobre 2011 [ ici ] s’il traite des questions de procédure, se prononce aussi sur le signe déposé.

• Tout d’abord, un rappel le droit de marque est renouvelable à l’infini quand les droits des dessins et modèles et des auteurs sont limités dans le temps

(65)  » …l’objectif immédiat de l’interdiction d’enregistrer les formes purement fonctionnelles ou qui donnent une valeur substantielle au produit est d’éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d’autres droits que le législateur a voulu soumettre à des « délais de péremption » ».

• Plus intéressante, la problématique de la perception du consommateur, cette perception avait été celle qui dans le premier arrêt avait laissé un espoir aux déposants de marque

(72) La Cour a considéré que la perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, mais peut, tout au plus, constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe (arrêt Lego Juris/OHMI, point 60 supra, point 76).

• Le Tribunal va ensuite examiner les différents éléments avancés par la déposante

73 En l’espèce, s’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 40/94, il y a lieu de relever que le design, pour le produit en cause, est un élément qui sera très important dans le choix du consommateur, même si le consommateur prend également en considération d’autres caractéristiques du produit en cause.

74 En effet, la forme pour laquelle l’enregistrement a été demandé témoigne d’un design tout particulier et la requérante admet elle‑même, notamment au point 92 de la requête, que ce design est un élément essentiel de sa stratégie de marque et qu’il augmente l’attractivité du produit en cause, c’est-à-dire sa valeur.

75 En outre, il ressort des éléments cités au point 33 de la décision attaquée, à savoir des extraits de sites Internet de distributeurs, de vente aux enchères ou de vente de produits d’occasion, que les caractéristiques esthétiques de cette forme sont soulignées en premier et qu’une telle forme est perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de musique, ce qui en fait un élément substantiel en tant qu’argument de promotion de vente.

• Or, le Tribunal avant cette énumération a rappelé :

Toutefois, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

C’est ce qui a conduit le Tribunal a confirmé le rejet par l’OHMI de cette demande de

marque communautaire :

76 Il n’apparaît donc pas que, en l’espèce, la chambre de recours ait commis une quelconque erreur en considérant que, indépendamment des autres caractéristiques du produit en cause, la forme pour laquelle l’enregistrement a été demandé donne une valeur substantielle audit produit.

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