Brièvement la chronologie

26 septembre 2016 : dépôt de la demande de marque : Kordes’ Rose Monique.

Pour : « Roses et rosiers ainsi que produits favorisant la multiplication des roses ».

3 octobre 2016 : publication de la demande de marque.

2 janvier 2017 : observations de tiers, la dénomination Monique avait été enregistrée comme  dénomination variétale  le 15 mai 2001, aux Pays-Bas  et était protégée en tant que variété végétale pour des roses, jusqu’au 7 juillet 2005.

5 juillet 2017 : rejet par l’EUIPO de la demande d’enregistrement.  L’examinateur a, en outre, considéré que ladite disposition s’appliquerait également pour les dénominations variétales dont la protection a expiré.

5 septembre 2017 : recours du déposant

12 juillet 2018 : la première chambre de recours de l’EUIPO rejette le recours.

L’affaire vient devant le Tribunal de l’Union qui rend sa décision le 18 juin 2019.

(Cet arrêt se réfère à l’article 7, paragraphe 1, sous m), du règlement n^o 207/2009, disposition qui n’apparait pas audit règlement )

Monique constitue-t-elle la dénomination variétale et de ce seul fait , l’enregistrement de la marque doit-il être refusé ?

30      Il s’ensuit que, dans le cadre de l’examen, à l’aune de la disposition susmentionnée, d’une marque se composant, comme en l’espèce, de plusieurs éléments verbaux dont l’un d’eux reproduit une dénomination variétale, il y a lieu de tenir compte de l’exigence de disponibilité des dénominations variétales. Partant, il importe de déterminer si l’enregistrement de la marque demandée entrave la libre utilisation de la dénomination variétale contenue dans cette marque.

La présence en tant que telle dans la marque demandée de la dénomination variétale n’est pas suffisante pour rejeter la demande d’enregistrement de la marque

31      Pour ce faire, il convient d’établir si la dénomination variétale en cause occupe une position essentielle dans la marque complexe demandée, de telle sorte que la fonction essentielle d’origine de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, repose sur cette dénomination variétale et non sur les autres éléments qui composent la marque complexe demandée. Si tel est le cas, l’enregistrement de cette dernière viendrait entraver la libre utilisation de ladite dénomination variétale. En effet, la protection se rattachant à cette marque complexe ne permettrait plus à d’autres entreprises d’utiliser également la dénomination variétale et de l’enregistrer comme un élément de leurs propres marques. En revanche, s’il ressort de la marque complexe demandée que sa fonction essentielle d’origine ne se fonde pas sur la dénomination variétale, mais sur les autres éléments de la marque, l’exigence de disponibilité des dénominations variétales est préservée, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à l’enregistrement de cette marque.

Les critères à prendre en compte pour apprécier la place de la dénomination variétale dans la  demande de marque

32      Afin de déterminer si la fonction essentielle d’origine de la marque demandée, et, partant, son aptitude à l’enregistrement, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du règlement n^o 207/2009, repose sur la dénomination variétale ou sur les autres éléments qui composent cette marque, il convient de recourir à des critères tels que, notamment, le caractère distinctif des autres éléments, le message véhiculé par la marque demandée dans son ensemble, la domination visuelle des différents éléments par leur taille et leur position, ou encore le nombre d’éléments composant ladite marque. Conformément à ces critères, la dénomination variétale en cause ne saurait constituer un « élément essentiel » de la marque demandée, au sens de ladite disposition, si la fonction essentielle d’origine de cette marque se fonde sur les autres éléments qui la composent, de sorte que cette dénomination variétale se réduit, dans la marque demandée, à une indication purement générique contenue dans cette marque uniquement dans un but d’information. Dans un tel cas, la ladite dénomination demeure libre d’utilisation.

Application pratique : le Tribunal n’aurait-il pas retenu que « Monique » parce que désignant  la dénomination variétale est nécessairement générique ?

33      En l’espèce, eu égard auxdits critères énoncés au point 32 ci-dessus, il convient de constater, premièrement, que l’unique élément distinctif de la marque demandée est l’élément verbal « kordes ». En effet, cet élément « kordes », lequel représente le nom de l’entreprise d’où proviennent les produits en cause, permet d’identifier l’origine commerciale des produits et de garantir ainsi, à lui seul, la fonction essentielle d’origine de la marque. De plus, la marque du génitif accolée audit élément exprime précisément l’idée que la rose ayant la dénomination variétale Monique est une variété commercialisée par différentes entreprises, mais que, en l’espèce, cette rose provient de l’entreprise Kordes. L’élément verbal « rose », adjoint à l’élément « kordes », est un simple élément supplémentaire, relatif à une variété, descriptif des produits en cause. La dénomination variétale Monique constitue, quant à elle, une désignation générique, au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous a), de la convention UPOV, qui peut être librement utilisée par d’autres entreprises.

34      En outre, il convient de constater, deuxièmement, que le « message » véhiculé par la marque demandée dans son ensemble met l’accent sur l’élément « kordes ». En effet, cette marque exprime l’idée que les produits en cause proviennent précisément de l’entreprise Kordes.

35      Par ailleurs, il convient de constater, troisièmement, que l’élément « kordes » ne passe pas visuellement au second plan derrière les termes « rose monique ». Au contraire, l’élément « kordes » se situe en première position dans la marque demandée et il se perçoit en premier à la lecture. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une marque contenant des éléments verbaux, comme en l’espèce, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin. …..Dès lors, l’élément « kordes » est susceptible de retenir davantage l’attention du public pertinent et constitue donc l’élément dominant de la marque demandée.

36      Il s’ensuit que, eu égard aux critères énoncés au point 32 ci-dessus, il y a lieu de constater que le seul élément distinctif et dominant de la marque demandée est l’élément « kordes », sur lequel se fonde exclusivement la fonction essentielle d’origine de cette marque. La dénomination variétale Monique contenue dans ladite marque, quant à elle, ne saurait aucunement constituer un « élément essentiel » de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du règlement n^o 207/2009. En effet, cette dénomination reste libre d’être utilisée, en tant que dénomination variétale, par d’autres entreprises, éventuellement placée à côté de leur nom, dans le cadre d’une demande de marque. Dès lors, l’exigence de disponibilité de la dénomination variétale Monique, contenue dans la marque demandée, est préservée, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à l’enregistrement de cette marque.

37      En conséquence, il y a lieu de considérer que, en refusant l’enregistrement de la marque demandée, au motif que la dénomination variétale Monique constituait un « élément essentiel » de cette marque, la chambre de recours a commis une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous m), du règlement n^o 207/2009.

La décision de la Chambre de recours est annulée.

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En 2003, dans une revue spécialisée dédiée aux apiculteurs, sont offertes à la vente des ruches peuplées « Buckfast Luxembourg ».

Le titulaire de la marque Buckfast poursuit en contrefaçon l’auteur de l’annonce, la Cour de Metz lui donne raison.

3 arrêts de la Cour de cassation se prononcent sur le circonstances d’emploi de cette marque qui est également le nom d’une espèce animale.

1°) 1^er arrêt de la Cour de cassation, le 2 novembre 2011.

Cet son arrêt du 2 novembre 2011 [ ici ] prononce la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz sur le fondement de l’article L 716-1 du Code de la propriété Intellectuelle.

Cet article  prévoit les atteintes aux droits de la marque par des renvois aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.

Mais les interdictions édictées à ces articles connaissent les limites posées par l’article L713-6.

Article L713-6

L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme :

1. a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
2. b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.

Et c’est sur le point b) « b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit » que la Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour de Metz.

Pour la Cour de Cassation, la Cour de Metz aurait dû vérifier si en 2003 « les termes  » buckfast  » et  » buck  » n’étaient pas devenus, dans le langage des professionnels de l’apiculture, nécessaires pour désigner un certain type d’abeilles »

2°) Le 2^ème arrêt de cassation, le 24 juin 2014

Par son arrêt du 15 avril 2013, la Cour d’appel de Nancy désignée à l’arrêt du 2 novembre 2011 retient une nouvelle fois la contrefaçon de marque.

Le 24 juin 2014, l’arrêt est là, la Cour de cassation prononce à nouveau la cassation, mais cette fois sur l’appréciation de la déchéance pour non-usage de la marque de l’article L714-5 du C.P.I .

La Cour de cassation reproche à la Cour de Nancy d’avoir refusé de prononcer la déchéance de la marque française buckfast bien que les dates des prétendues preuves de son exploitation étaient situées hors de la période des cinq ans antérieurs au 25 janvier 2012, date de la demande en déchéance.

Il se comprend ainsi que la demande en déchéance n’avait pas été présentée devant la Cour de Metz.

3°) L’arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2017  

L’affaire revient devant la Cour de Nancy, « autrement composée ».

Le 6 octobre 2015, la Cour de Nancy retient la contrefaçon de la marque.

A noter qu’intervient devant la Cour de cassation aux côtés de l’apiculteur condamné pour contrefaçon l’Association nationale des éleveurs de reines et des centres d’élevage apicoles.

Une nouvelle cassation est prononcée le 5 juillet 2017, l’arrêt, pour le même motif qu’au premier arrêt du 2 novembre 2011.

Vu l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété à la lumière de l’article 6, paragraphe 1 sous b), de la directive n° 89/ 104/ CEE du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, ensemble l’article 620 du code de procédure civile ;

« Attendu qu’il résulte du premier texte susvisé que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ;

……

Attendu, selon les constatations des juges du fond, que M. X… a fait paraître en 2003 dans les revues spécialisées ……. des annonces mettant en vente des ruches peuplées « Buckfast », ainsi que des essaims et reines sélectionnées issus des élevages « Buck » et qu’à l’époque de ces parutions, les termes buckfast et buck étaient devenus usuels pour désigner un certain type d’abeilles ;

Qu’il en résulte qu’en indiquant, dans le cadre d’une offre de transaction entre spécialistes de l’apiculture, l’espèce des abeilles en question, M. X… a utilisé le signe en se conformant aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, en faisant ainsi un usage que le titulaire de la marque n’était pas en droit d’interdire, de sorte que l’action en contrefaçon n’est pas fondée ».

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