De nombreuses difficultés sont à surmonter pour celui qui souhaite protéger des éléments techniques par une marque, la protection d’éléments techniques appartenant au domaine des brevets ou encore aux modèles mais là aussi avec des exclusions.

Parmi ces difficultés, des textes.

Pour la marque de l’Union, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du règlement 2017/1001

1.Sont refusés à l’enregistrement

e) les signes constitués exclusivement

ii) par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique

Quelques exemples de marques annulées ou dont la demande est rejetée par cette exclusion de la protection d’un élément technique. L’arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2026 est placé en dernier car le plus technique à comprendre. Cette thématique combine ou en recoupe d’autres, ou se retrouve dans des expressions telles que Marque de forme, Marque tridimensionnelle (3D), Marque technique. Le cas échéant, on pourra se reporter aux décisions historiques l’arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2002,  Koninklijke Philips Electronics NV contre Remington Consumer Products Ltd, là-bas  ou encore les affaires Lego avec l’arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 septembre 2010.

En effet, la protection d’éléments techniques passe souvent par la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Ces questions de frontière entre les différents régimes de protection nécessitent des examens au cas par cas, dont l’urgence et l’intérêt apparaissent  au moment du contentieux.

1°) Un mouvement nécessaire

Tribunal de l’Union du 14 janvier 2025, l’arrêt

 » .. la séquence de mouvements dans son ensemble, consistant en l’ouverture et en la fermeture d’une fenêtre, est la caractéristique essentielle de la marque demandée« .

2°) Des brevets constituent la preuve objective de la fonctionnalité

La marque était décrite comme « Instruments et appareils pour l’inhalation de préparations pharmaceutiques, à savoir inhalateurs de poudre sèche pour le traitement de la BPCO [broncho-pneumopathie chronique obstructive] »

Tribunal de l’Union 13 novembre 2024

 « …..la forme convexe globale était en effet composée des trois éléments ……. Ceux-ci ont été identifiés par la chambre de recours comme étant tous des caractéristiques essentielles, sur la base des brevets .. »

3°) Une frise esthétique n’évite pas la nullité si tous les éléments sont fonctionnels

Tribunal de l’Union 26 juin 2024

« Le fait qu’un élément essentiel de la marque contestée, qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, possède, en outre, une valeur esthétique ou un caractère inhabituel ne permet pas d’exclure l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001« .

4°) La possibilité d’autres formes n’écarte pas le grief

Tribunal de l’Union 9 juillet 2025 où est rappelé l’historique de la marque Rubik’s Cube.

« L’existence d’autres formes permettant d’obtenir le même résultat technique ne constitue pas, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009, une circonstance de nature à écarter le motif de refus d’enregistrement.. »

5) L’effet technique que révèle la couleur , tel que compris au jour du dépôt de la marque

Produits visés à l’enregistrement : «  pièces céramiques pour implants pour l’ostéosynthèse, substituts aux surfaces d’articulations, écarteurs pour les os, billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d’articulation du genou, tous les produits précités pour vente aux fabricants d’implants ».

Cour de cassation 7 janvier 2026, l’arrêt 

« … la couleur rose pantone 677C est la conséquence nécessaire de l’adjonction, dans la céramique, d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique protégée par le brevet de la société C……. venu à expiration, dont celle-ci pensait qu’elle était source de solidité du matériau, ensuite, qu’au jour du dépôt des marques en cause, la présence de ce composant dans cette même proportion était considérée par la société C…….., ses concurrents et les utilisateurs de l’élément de prothèse qui l’intègre, comme participant de la dureté et de la résistance de la bille de céramique... ».

Une marque peut-elle valablement « succéder » à un brevet ?

L’article Peut-on protéger des éléments techniques par une marque ? est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

L’affaire en cause

Le brevet portait sur « l’effet technique de l’oxyde de chrome pour garantir dureté et résistance des billes de céramique entrant dans la constitution des prothèses médicales ».

Et c’est la présence de l’oxyde de chrome qui donne cette couleur rose.

Les marques figuratives sont déposées :

• quelques jours après le terme du brevet, (en invoquant aussi des priorités allemandes antérieures à la date d’échéance du brevet),

• pour « Pièces céramiques pour implants pour l’ostéosynthèse, substituts aux surfaces d’articulations, écarteurs pour les os; Billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d’articulation du genou; Tous les produits précités pour vente aux fabricants d’implants ».

25 juin 2021, la Cour de Paris annule les trois marques de l’union pour dépôt de mauvaise foi.

10 janvier  2024 : la Cour de cassation interroge la Cour de justice (bien que le règlement soit aujourd’hui abrogé, l’intérêt demeure). L’arrêt de la Cour de cassation

• L’article 52 du règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire doit-il être interprété en ce sens que les causes de nullité de l’article 7, visées en son paragraphe 1, sous a) sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi visée en son paragraphe 1, sous b) ?

• 2. Si la réponse à la première question est négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii) du règlement n° 207/2009 sans qu’il ne soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ?

• 3. L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut la mauvaise foi d’un déposant ayant introduit une demande d’enregistrement de marque avec l’intention de protéger une solution technique lorsqu’il a été découvert, postérieurement à cette demande, qu’il n’existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ?

Commentaires complémentaires le 12 janvier 2024

Cette situation peut évoquer l’affaire dite Lego.  A l’arrêt du 14 septembre 2010, C-48/09, dans l’affaire Lego, la Grande Chambre de la Cour de justice se prononce sur les signes constitués par la forme du produit, situation prévue à l’article 7 , paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94, dont l’exclusion est limitée aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique.

Mais de telles dispositions pour les signes constitués d’une (de) couleur(s) ne sont pas prévues expressément à l’article 7 ( du règlement 207/2009).

Resterait le second cas de nullité de l’article 52 b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

C’est là qu’intervient la Cour de cassation, le 10 janvier, la mauvaise foi exige-t-elle des critères supplémentaires – ( … « sont autonomes et ne peuvent, s’ils ne sont pas vérifiés, caractériser la mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b)…) – ou moins stricts de ceux de l’article 7 ou est-elle même exclusive de celui-ci ?

Deux points à relever à l’arrêt du 10 janvier 2024.

1°) La Cour d’appel de Paris, le 25 juin 2021, a retenu la mauvaise foi en prenant « en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ». « la proportion de ce composant précisément retenue par la société C…… et dont elle pensait qu’elle était source de solidité du matériau conduit nécessairement à la couleur déposée à titre de marque ». et « Pour apprécier la mauvaise foi, il convient également d’examiner la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de marque …. ».

Mais postérieurement à cette appréciation séparée de l’article 52, la Cour de Stuttgart place cette problématique de la couleur sous le seul article 7 !

Pour la Cour de cassation, cette divergence d’interprétations motive les questions préjudicielles. 

2°) La 3^ème question mériterait aussi des commentaires, mais ils allongeraient démesurément l’attention. 

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