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Quelle origine au sens de la Convention sur la diversité biologique faudrait-il indiquer dans une demande de brevet ?

Philippe Schmitt — Fri, 30 May 2025 11:36:08 +0000

L’étude de Philippe Schmitt ci-dessous a été publiée dans la revue Propriété Industrielle d’octobre 2006, elle présente une typologie des différentes solutions

Quelle origine au sens de la Convention sur la diversité biologique faudrait-il indiquer dans une demande de brevet ?

Au regard des objectifs de la Convention de Rio différentes initiatives ont proposé de modifier les règles du commerce international ou les traités internationaux propres au droit des brevets pour rendre obligatoire la divulgation de l’origine des ressources dans les brevets de biotechnologie. Même si la France n’a pas transposé la directive 98/44/CE qui avait laissé ce point à la discrétion des Etats, le déposant français doit déjà se préparer à cette nouvelle exigence.

La demande de brevet qui porte sur la matière biologique d’origine végétale ou animale ou qui utilise une telle matière, devrait, le cas échéant comporter une information géographique concernant le lieu géographique d’origine de cette matière si celui-ci est connu[1]. Cette disposition de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 était non seulement facultative mais elle était immédiatement tempérée par la précision qu’elle ne pouvait pas affecter « l’examen des demandes de brevets et la validité des droits résultant des brevets délivrés »[2].

Aucune des deux lois françaises[3] de transposition de la directive n’ont prévu l’indication de l’origine géographique dans une demande de brevet.

Pourtant l’origine géographique de la matière biologique sur laquelle se fonde un brevet est aujourd’hui au cœur des débats relatifs à la biodiversité dont la Convention sur la diversité biologique ( CDB) a été emblématique de la prise de conscience et pour laquelle le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (le Traité[4]) a montré une approche sectorielle dans deux domaines essentiels l’agriculture et l’alimentation. La CDP[5] et le Traité[6] ont tous deux été ratifiés par la France.

L’appropriation privative au bénéfice d’une seule personne privée qu’accorde le brevet peut en effet apparaître comme contradictoire avec l’un des objectifs essentiels de la Convention sur la diversité biologique à savoir le partage juste et équitable des avantages qui découlent de l’exploitation des ressources génétiques.

Parallèlement aux travaux dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique qui ont abouti notamment à partir de la réunion intergouvernementale d’octobre 2001 aux « lignes directrices de Bonn»[7], différents Etats dans le cadre du cycle de négociations initiées à Doha ont souhaité modifier l’accord sur les ADPIC ;

Il apparaissait en effet, comme un pendant à la généralisation de la brevetabilité et en particulier de celle du matériel génétique posé par l’article 27 des accords ADPIC que l’appropriation privative qui en résulterait, ne respecterait ni l’exigence de consentement préalable[8] de l’Etat d’origine des ressources génétiques ni là aussi le partage « juste et équitable » de ces avantages.

Face à l’hostilité des États-Unis contre toute nouvelle exigence de divulgation qui risquerait de bouleverser les activités de recherche-développement et qui ne se sont montrés favorables qu’à un système de contractualisation entre les Etats et les entreprises pour l’accès aux ressources génétiques[9], et compte tenu de l’attente de différents Etats tels que l’Inde, le Pakistan ou le Brésil[10], la Suisse par un projet de modification du traité PCT[11] et l’Union européenne en mai 2005 dans le cadre de l’OMPI[12] ont proposé un caractère contraignant à l’obligation de divulgation de l’origine dans les demandes de brevets.

Depuis, de nombreux Etats se préparent à intégrer dans leur législation nationale sur les brevets l’indication de l’origine géographique, certains[13] l’ont déjà fait. Parmi les Etats européens, il faut citer l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Suède et l’Italie.

Deux questions se posent alors au déposant de brevet: quelles inventions sont concernées et quelle origine indiquer.

1 Quelles inventions sont concernées ?

À se reporter aux objectifs de la Convention, ce sont les inventions « découlant de l’exploitation des ressources génétiques »[14], ce qui n’est pas sans rappeler une notion du droit des brevets ;

La Convention de Munich et le Code de la Propriété Intellectuelle conditionnent en effet, l’activité inventive à ce que l’invention « ne découle pas »[15] de manière évidente à la date du dépôt de la demande de brevet de l’état de la technique ;

Mais les référentiels en cause sont différents. Pour les ressources génétiques dont il est question dans la CDB, peu importe qu’elles soient ou non rendues accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen[16]. Si elles l’ont été, leur appartenance à l’état de la technique aura certes une conséquence sur la brevetabilité de l’invention si cette dernière ne répond pas par ailleurs au critère de l’absence d’évidence posée par la Convention de Munich et le Code de la Propriété Intellectuelle, mais cette appartenance n’exclura pas leur soumission aux règles posées par la CDB sous réserve de son application dans le temps, problématique qui dépasse largement le cadre de cet article.

Remarquons également que si l’accès à ces ressources génétiques doit encore être demandé, il est difficilement concevable que ces ressources, compte tenu de leur définition comme il sera dit plus avant, puissent être incluses dans l’état de la technique.

Il s’agit ici dans la CDB d’inventions dites de « biotechnologies »[17] définies comme « toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier ou des procédés à usage spécifique »[18] mais les propositions de l’Union Européenne et de la Suisse en ajoutant des conditions supplémentaires vont réduire le nombre des inventions concernées.

Le Traité en ce qu’il a mis en place le système multilatéral, concerne différemment les inventions biotechnologiques.

1.1 Les inventions de biotechnologies découlant de l’exploitation des ressources génétiques

Les inventions concernées sont toutes les inventions de biotechnologies aussi bien celles de produits que celles de procédés ou encore celles d’applications qui sont susceptibles d’être concernées, quand elles « découlent » des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés à la biodiversité, dont les domaines sont largement définis par la CDB.

C’est-à-dire un champ particulièrement étendu au regard des définitions qui en sont données par la CDB.

1.1.1 Les ressources génétiques englobent les différentes formes de vie.

La Convention sur la diversité biologique et les lignes directrices de Bonn, d’une part et le Traité[19], d’autre part donnent des définitions semblables à ceci prêt que « les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture » visent des ressources génétiques quand celles-ci sont d’origine végétale[20];

« Les ressources génétiques » sont définies comme « le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle », le matériel génétique étant le « matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité »[21] .

Ni la CDB ni le Traité ne définissent ce qu’il faut entendre par « des unités fonctionnelles de l’hérédité », il ne s’agit certainement pas de limiter les ressources génétiques aux seuls génomes et gènes qui eux font l’objet de recommandations particulières à l’annexe1 de la CDB et dont le seul séquençage est aujourd’hui sans doute difficilement brevetable au regard du critère d’application industrielle ou de la suffisance de description.

Compte tenu de la généralité de la définition de l’origine du matériel en cause, ne faudrait-il pas admettre que les ressources génétiques recouvrent les différents aspects que la vie peut prendre sur Terre[22] sous réserve que certains de ces aspects n’existent que sur des Etats non parties à la Convention ?

1.1.2 Les savoirs traditionnels fondés sur des ressources biologiques

Les savoirs traditionnels se distinguent des ressources génétiques en ce qu’ils constituent des productions humaines : des « connaissances, innovations et pratiques » mais dont la diffusion est limitées à des « communautés autochtones et locales »[23].

Ces savoirs traditionnels ne bénéficient de la CDB que s’ils « intéressent la conservation de la diversité biologique et la gestion durable de ses éléments »[24]. Les ressources biologiques sont définies bien plus largement que les ressources génétiques puisqu’elles les incluent et que leur définition ajoute « les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective potentielle pour l’humanité »[25].

Le Traité prévoit une disposition analogue en ce qui concerne « les connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques l’alimentation et l’agriculture »[26].

C’est essentiellement au regard de ces savoirs traditionnels que la qualification de bio-piratage a été employé à l’encontre des dépôts de brevets qui probablement d’ailleurs ne respectaient pas les exigences de nouveauté et d’activité inventive [27].

1.2 Les inventions réalisées à partir d’informations obtenues du « système multilatéral ».

Les Etats signataires du Traité peuvent placer tout ou partie de leurs ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, c’est-à-dire notamment certaines espèces végétales, dans le système multilatéral mis en place par les articles 10 et suivants.

Les inventions concernées ici sont celles qui ont été réalisées à partir d’informations obtenues par l’accès au système multilatéral.

1.3 L’Union Européenne dans le cadre de l’OMPI et la Suisse pour la modification du traité PCT ont proposé que l’invention soit « directement fondée » sur les ressources

Aussi bien la proposition de l’Union Européenne dans le cadre de l’OMPI que celle de la Suisse pour la modification du traité PCT se réfèrent aux définitions de la Convention en rappelant que celles du Traité sont synonymes.

Pour les ressources génétiques par renvoi à l’article 2 de la CDB et pour les savoirs traditionnels de l’article 8 de la CDP, c’est-à-dire les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles : le texte de l’Union européenne et celui de la Suisse proposent que l’invention soit « directement fondée » sur ceux-ci.

L’Union Européenne précise « que l’inventeur doit avoir eu physiquement accès » à la source, en expliquant que cela « suppose sa possession ou du moins un contact suffisant pour y identifier les propriétés utiles pour l’invention »[28].

La proposition Suisse dans le cadre du traité PCT ne reprend pas expressément ces développements sur le contact physique, elle se limite à indiquer à propos de l’expression «directement fondée sur », « que la condition est clairement remplie si une invention utilise directement la ressource génétique ou les savoirs, les innovations et les pratiques »[29].

Mais la contribution de Monsieur Girsberger du Service juridique, Brevets et Designs de l’institut fédéral de la propriété intellectuelle sur les questions de divulgation de l’origine dans les brevets précise « Dès lors, l’invention doit faire un usage immédiat de la ressource génétique, c’est-à-dire qu’elle doit dépendre des propriétés particulières de cette ressource, et l’inventeur doit avoir un accès physique[30] à ladite ressource, c’est-à-dire qu’il doit être en mesure de déterminer les propriétés de la ressource génétique sont utiles pour l’intention. En ce qui concerne les savoirs traditionnels, l’inventeur devrait savoir que l’invention est directement fondée sur ces savoirs, c’est-à-dire que l’inventeur doit consciemment déduire l’invention de ces savoirs »[31].

2 Quelle origine indiquée ?

La Convention et le Traité n’accordent qu’à l’Etat d’origine le contrôle de l’accès à ses ressources génétiques et n’envisagent comme origine que celle d’un Etat partie ou celle du système multilatéral mais les propositions de l’Union Européenne et de la Suisse prévoient la possibilité d’indiquer d’autres sources.

2.1 L’origine selon la CDB: l’origine géographique, celle d’un Etat partie à la Convention.

L’accès aux ressources génétiques est donné par « les pays d’origine de ces ressources ou » par des pays parties à la convention, « qui les ont acquises conformément à la présente convention »[32].

Il faut rappeler que le consentement à l’accès aux ressources de l’Etat d’origine ou de l’Etat qui les a acquis licitement, doit être préalable et en connaissance de cause[33] [34].

Seuls également les Etats parties à la Conventions sont les bénéficiaires des avantages de l’exploitation[35].

2.1.1 L’Etat qui possède ces ressources génétiques dans des conditions in situ

La définition donnée à l’article 2 limite les pays d’origine des ressources génétiques aux pays qui possèdent ces ressources génétiques dans des conditions in situ ; c’est-à-dire des Etats parties de la Convention et caractérisés par « l’existence de ressources génétiques au sein d’écosystèmes et d’habitats naturels et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs »[36].

Ainsi ce sont les Etats bénéficiaires de ces conditions « in situ » qui contrôlent l’accès à ces ressources et les règlementent comme pour n’importe quelle richesse présente sur leur territoire.

2.1.2 Un État partie à la CDB qui les a acquis conformément à ses dispositions.

La Convention envisage que des Etats autres que ceux qui détiennent ces ressources génétiques in situ, puissent en donner valablement l’accès, s’ils les ont acquis conformément aux dispositions conventionnelles.

Cette situation peut bien évidemment multiplier le nombre d’intervenants auprès desquels l’accès peut-être est obtenu[37].

2.1.3 L’accord des communautés autochtones et locales n’est pas prévu pour l’accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques .

La Convention sur diversité biologique n’a reconnu comme partie à la convention que les Etats.

L’accord des communautés autochtones et locales pour l’accès à leur savoir traditionnel n’est prévu que de manière indirecte, cette question appartient au droit interne des Etats avec un tempérament : l’Etat partie de la Convention doit respecter dans sa législation nationale « les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent les modes de vie traditionnels » et l’accord et la participation de leurs « dépositaires »[38].

2.2 Le dépôt de brevet sur toutes informations issues du système multilatéral est interdit

Toute prise de brevet est interdite pour des informations obtenues par l’accès au système multilatéral. Cette interdiction est générale et elle s’applique à tout droit de propriété intellectuelle ou tout autre droit limitant l’accès facilité aux ressources[39].

Par conséquent, une invention qui a été réalisée à partir d’informations obtenues par accès au système multilatéral ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’un brevet.

De plus, le système multilatéral ne permettant un accès facilité aux ressortissants des Etats signataires « lorsqu’il a pour seule fin la conservation et l’utilisation pour la recherche, la sélection et la formation pour l’alimentation et l’agriculture »[40], l’emploi de ces informations pour d’autres buts serait illicite.

2.3 Les autres sources envisagées par les propositions de l’Union Européenne et de la Suisse

Au sens de la CDB et du Traité, l’origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés n’est que géographique et elle ne pouvait être que celle de :

– l’Etat qui les détient in situ, c’est à dire le pays d’origine,

– mais aussi un Etat qui les détient licitement sans être l’Etat d’origine,

– ou le système multilatéral,

Par ailleurs, la Convention prévoit le prélèvement d’échantillons ou d’autres techniques des éléments constitutifs de la diversité biologique[41], la description des gènes et des génomes[42], et plus généralement la conservation et la structuration des données « résultant des activités d’identification et de surveillance entreprises »[43].

Aussi bien le projet suisse de modification du traité PCT que la proposition européenne auprès de l’OMPI ont envisagé que l’origine pouvait être une source autre que celle de l’origine géographique étatique ou celle du système multilatéral.

Aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels d’un Etat partie à la CDB, ces 2 textes proposent d’ajouter d’autres sources.

Dans la proposition de l’Union Européenne le terme source « désigne toute source autre que le pays d’origine, auprès de laquelle le déposant à eu accès aux ressources génétiques, par exemple un centre de recherche, une banque de gènes ou un jardin botanique »[44].

A cette liste, la Suisse ajoute « aussi toute autre ressource telle que les publications dans des revues ou des livres scientifiques » et de préciser que « cela peut être le cas, par exemple, lorsque les savoirs, les innovations et les pratiques de communautés autochtones et locales ont été trouvées dans une revue scientifique »[45], « les bases de données sur les savoirs traditionnels ou les collections ex situ de ressources génétiques » et aussi « la région, la communauté ou la personne physique qui a fourni les savoirs, les innovations et les pratiques »[46].

2.4 Les sources en cascades

Les deux propositions n’écartent pas le risque de cascades[47] de sources primaires et secondaires ;

Il est envisagé que « la déclaration de la source secondaire, « revue scientifique », serait insuffisante en l’occurrence ; il faudra aussi déclarer la communauté locale comme source première »[48].

Autre exemple tiré du projet de l’union Européenne : « le déposant indique que l’invention est directement fondée sur des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels » tout en déclarant que « le pays d’origine et la source lui sont inconnus »[49] .

On peut aussi imaginer que la multiplication des sources ôte toute pertinence à une origine particulière ;

Les procédés de l’ingénierie génétique visent justement à créer des séquences génétiques qui n’existent pas à l’état naturel. Certaines inventions nécessitent certes une sélection de bactéries naturelles qui présentent déjà certaines qualités ; la tâche de l’ingénieur consiste à sélectionner les fragments génétiques pertinents de cette bactérie pour ensuite les combiner avec d’autres segments de matériels génétiques ou encore à les placer dans des hôtes bactériens le plus souvent totalement transformés par rapport à ceux existants dans la nature et à déterminer les conditions particulières de cultures qui n’ont rien à voir avec des conditions naturelles afin de synthétiser telle ou telle protéine ou de participer à tel ou tel procédé de synthèse chimique ou biologique.

2.5 La déclaration du déposant et l’information de l’Etat d’origine dans les propositions de l’Union Européenne et de la Suisse

Dans ces 2 projets, la déclaration de l’origine devrait être faite au moment du dépôt de la demande de brevet ;

Si le déposant répond par la négative à la question de savoir si l’invention est directement fondée sur des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels, il n’aura pas à répondre à d’autres questions. S’il répond par l’affirmative et si sa réponse n’est pas complète, l’examen de sa demande sera suspendue, selon la proposition de l’Union Européenne[50].

En cas d’informations incorrectes ou incomplètes, la proposition européenne précise qu’il ne devrait pas y avoir d’effet « sur la validité du brevet délivré ni sur son opposabilité » et de renvoyer aux Etats contractants la détermination « des moyens » et la « graduation » de ces sanctions.

La proposition suisse se référant aux dispositions du PCT renvoie également cette question à la législation nationale mais avec une conclusion opposée puisque cette proposition conclut qu’une législation peut prévoir que « la validité d’un brevet délivré est remise en cause si la source n’est pas déclarée ou l’est incorrectement et si ces manquements relèvent d’une intention frauduleuse »[51].

Cette déclaration serait transmise par l’Office auprès de l’État dont l’origine a été indiquée[52] ou auprès du Centre d’échange de la CDB[53]. Ces projets supposent par conséquent, une parfaite connaissance des origines étatiques des sources.

Les propositions de la Suisse et de l’Union Européenne n’ont pas encore abouti à des modifications des traités internationaux sur les brevets.

Comme on l’a dit ci-dessus, les lois françaises de transposition de la directive n’ont pas prévu cette indication d’origine dans la demande de brevet.

Pourtant le déposant français ne peut pas ignorer les dispositions de la Convention et du Traité ;

La France les ayant ratifiés, lors de l’exploitation de son invention, si celles-ci entraient dans les prévisions de ces textes internationaux, il risquerait de se les[54] voir opposer ce qui ne serait pas sans incidence au regard des garanties à accorder à ces cocontractants sur le territoire français.

Lors de l’extension de sa demande à l’étranger, certains Etats ont déjà introduit dans leur législation nationale sur les brevets le caractère contraignant de l’indication d’origine et ce ne sont pas que des pays lointains.

La Belgique par la loi du 28 avril 2005[55] a rendu obligatoire « la mention de l’origine géographique de la matière biologique[56] à partir de laquelle l’invention a été développée » mais elle a renvoyé sa mise en œuvre à des actes réglementaires ultérieurs.

Philippe Schmitt

Avocat à Paris

[1] Considérant 26

[2] Considérant 27

[3] Loi du 6 août 2004 et loi du 8 décembre 2004

[4] Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture signé à Rome le 6 juin 2002. Ce traité est généralement désigné par TI-RPGAA

[5] Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992. Cette convention a été signée par la France le 13 juin 1992. Voir le Décret n° 95-140 du 6 février 1995 portant publication de la convention.

[6] Le traité est entré en vigueur le 9 octobre 2005. Voir le Décret n° 2005-1374 du 28 octobre 2005.

[7] « Lignes directrices de Bonn sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation ». Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique . www.biodiv.org

[8] Autre objectif de la Convention sur la diversité biologique

[9] Voir plus récemment encore « Organisation Mondiale du Commerce. l’article 27.3 b). La relation entre l’accord sur les ADPIC et la CDB, et la protection des savoirs traditionnels et du folklore. Communication des Etats-Unis. IP/C/W/469. 13 mars 2006.

[10] Voir récemment : 13 juin 2006 « Accord sur les ADPIC: des pays en développement préconisent l’introduction de prescriptions sur la divulgation de l’origine » par Tove Iren S. Gerhasen. http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=328&res=1280&print=0.

[11] Groupe de travail sur la réforme du traité de coopération en matière de brevets ( PCT), cinquième session, Genève 17 – 21 novembre 2003. PCT/R/WG/5/11

[12] OMPI. Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, huitième à session, Genève, 6-10 juin 2005. WIPO/GRTKF/IC/8/11.

[13] Jean-Frédéric Morin « la divulgation de l’origine des ressources génétiques : une contribution du droit des brevets à la protection de l’environnement » cite l’Afrique du Sud, la Bolivie, le Brésil, la Chine, le Costa Rica, la Colombie, l’Equateur, l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, Mexique, la Malaisie, le Pérou, les Philippines et le Venezuela.

[14] Article 1^er de la CDB

[15] Article 56 de la Convention de Munich et article L. 611 – 14 du C. P. I.

[16] Voir l’article 54 de la Convention de Munich et l’article L. 611 – 11 du C. P. I.

[17] Article 16.1 de la CDB

[18] Article 2 de la CDB

[19] Le Traité est également indiqué ici parce qu’il n’a pas sorti du régime de la CDB les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

[20] « Le matériel génétique désigne le matériel d’origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité » article 2 du Traité.

[21] Article 2 de la CDB

[22] L’article 2 de la CDB associe également à la diversité biologique « la variabilité des organismes vivants de toutes origines y comprises entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes »

[23] Voir notamment l’article 8.J de la CDB

[24] Voir en ce sens le préambule de la CDB

[25] Article 2 de la CDB

[26] Article 9.2.a) du Traité

[27] Organisation mondiale du commerce. Analyse de cas éventuel de piratage biologique. Communication du Pérou. 7 novembre 2005. IP/C/W/458

[28] Pages 3 et 6 du document précité WIPO/GRTKF/IC/8/11

[29] Page 13du document précité PCT/R/WG/5/11

[30] Mots soulignés par nous

[31] « La divulgation de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les demandes de brevets » contribution de Martin A. Girsberger, co-chef, Service juridique, Brevets et designs, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Suisse. Sous la référence « Atelier international d’experts sur l’accès aux ressources génétiques est le partage des avantages résultant de leur utilisation. III Les aspects particuliers à examiner dans l’élaboration du régime international : l’interface avec le système actuel de propriété intellectuelle et les limites et possibilités pour les droits de propriété intellectuelle existants ». Accessible notamment à http://www.canmexworkshop.com/documents/french/III.1.1.pdf

[32] Article 15.3 de la CDB

[33] Article 15.5 de la CDB

[34] Eventuellement cet accord pourra préciser le libellé sous lequel l’origine des ressources génétiques sera indiquée, mais cela la Convention ne le prévoit pas puisque « le pouvoir de déterminer l’accès » appartient aux législations nationales voir l’article 15.1 de la CDB

[35] Article 19 de la CDB. Le Traité prévoit également des avantages pour le système multilatéral

[36] 3^ème alinéa de l’article 2 de la CDB

[37] Même si le paragraphe 6 de l’article 15 prévoit « que chaque Partie contractante s’efforce de développer et d’effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources génétiques fournies par d’autres Parties contractantes avec la pleine participation de ces Parties, et dans la mesure du possible sur leur territoire »

[38] Article 8j de la CDB

[39] Article 12. 3. d) du Traité

[40] Article 12.3.a) du Traité

[41] Articles 6 et 7 de la CDB

[42] Annexe 1 de la CDB

[43] Article 7 d de la CDB

[44] Page 3 du document précité WIPO/GRTKF/IC/8/11

[45] Voir la note 15 en page 12 du document précité PCT/R/WG/5/11

[46] Page 12 du document précité PCT/R/WG/5/11

[47] Voir ce terme dans la contribution précitée de M. Girsberger

[48] Page 12 du document précité PCT/R/WG/5/11

[49] Page 4 du document précité WIPO/GRTKF/IC/8/11

[50] Page 4 du document précité WIPO/GRTKF/IC/8/11

[51] Page 14 du document précité PCT/R/WG/5/11

[52] La proposition suisse envisage que les destinataires pourraient être « le correspondant national pour l’accès et le partage des avantages, dont le rôle est indiqué au paragraphe 13 des Lignes directrices de Bonn», et de proposer à l’OMPI d’envisager, en étroite collaboration avec la CDB, « la création d’une liste d’organismes gouvernementaux compétents pour recevoir ce type d’information »

[53] Page 6 du document précité WIPO/GRTKF/IC/8/11

[54] L’examen des circonstances dans lesquelles des personnes privées pourraient se voir opposer une convention internationale dont les Etats sont les seules parties, dépasse largement le cadre de cet article

[55] Loi modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques. Moniteur belge 13 mai 2005, p. 22852 et suivantes

[56] L’article 2 de cette loi donne la définition de la matière biologique de l’article 2 de la directive : « une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductibles ou reproductible dans un système biologique». La loi du 28 avril 2005 a complété également la loi du 28 mars 1984 en la soumettant aux textes internationaux dont la Convention sur la diversité biologique conclue

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Titulaires de brevet ou de marque, attention à votre responsabilité en cas de mesures provisoires ultérieurement abrogées

Philippe Schmitt — Mon, 27 Jan 2025 15:04:25 +0000

Avant que le tribunal ne se prononce sur la contrefaçon, différentes actions sont à la disposition des titulaires de droit de propriété industrielle.

Parmi celles-ci, la saisie-contrefaçon mais aussi des mesures judiciaires contre un supposé contrevenant pour interdire la mise sur le marché des produits argués de contrefaçon.

Si ces mesures se trouvent ultérieurement abrogées, par exemple quand le titre invoqué est finalement annulé, la responsabilité du titulaire du droit est-elle engagée même sans faute de sa part ?

La Cour de justice, le 11 janvier 2024 y répond. L’arrêt

Dans le cadre d’un litige entre Mylan AB et Gilead Sciences., c’est un CPP qui a été invoqué en Finlande, son titulaire engageant un procès en contrefaçon et demandant des mesures provisoires.

1°) Des mesures provisoirement prononcées et ensuite abrogées

17 Par décision du 21 décembre 2017, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) a fait droit à la demande de Gilead e.a. visant à obtenir des mesures provisoires sur la base du CCP en cause et a interdit à Mylan, sous peine d’une amende de 500 000 euros, d’offrir, de mettre sur le marché et d’utiliser le médicament générique en cause pendant la durée de validité du CCP en cause, ainsi que d’importer, de fabriquer et de détenir le médicament générique en cause à ces fins. Il a, en outre, ordonné le maintien en vigueur de ces mesures jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire, ou jusqu’à nouvel ordre.

18 Les mesures provisoires susmentionnées ont ensuite été annulées, à la demande de Mylan, par décision du Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) du 11 avril 2019.

19 Par jugement du 25 septembre 2019, le markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques) a annulé le CCP en cause. Ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi devant le Korkein oikeus (Cour suprême) qui, par décision du 13 novembre 2020, a rejeté la demande d’admission du pourvoi de Gilead e.a., rendant ainsi définitif ledit jugement ».

2°) Le titulaire du CCP se voit demander d’indemniser le préjudice subi de plus de 2 millions d’euros.

« 20 Sur le fondement de l’article 11 du chapitre 7 du code de procédure juridictionnelle, transposant en droit finlandais l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48, Mylan a alors demandé au markkinaoikeus (tribunal des affaires économiques), juridiction de renvoi dans la présente affaire, de condamner Gilead e.a. à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 2 367 854,99 euros, majorés d’intérêts de retard, en réparation des dommages causés par les mesures provisoires obtenues inutilement sur la base du CCP en cause, qui a été par la suite annulé ».

3°) La législation finlandaise prévoit une responsabilité sans faute pour les demandeurs de mesures provisoires.

La juridiction finlandaise interroge la Cour de justice sur cette disposition de droit national issue de la directive 2004/48/CE qui prévoit aussi des garanties pour dédommager les défendeurs en cas de mesures injustifiées.

Pour Mylan : rien à la directive ne s’oppose à ce régime de responsabilité sans faute.
Au contraire, selon Gilead, il n’y a pas d’obligation de réparation pour la seule raison que le CCP en cause a par la suite été annulé.

4°)Un régime de responsabilité sans faute est reconnu par la Cour de justice.

Pour la Cour de justice de l’Union européenne l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE n’impose pas un régime de responsabilité spécifique et laisse aux États membres la liberté de choisir pour un régime de responsabilité sans faute.

Ce que dit exactement la Cour :

« L’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit un mécanisme de réparation de tout dommage causé par une mesure provisoire, au sens de cette disposition, fondé sur un régime de responsabilité sans faute du demandeur de ces mesures, dans le cadre duquel le juge est habilité à adapter le montant des dommages-intérêts en prenant en compte les circonstances de l’espèce, en ce compris l’éventuelle participation du défendeur à la réalisation du dommage ».

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Les Critères de Fixation de la Rémunération Supplémentaire de l’Inventeur Salarié

Philippe Schmitt — Sat, 27 May 2023 09:33:00 +0000

Le droit sans article et sans jurisprudence

Les Critères de Fixation de la Rémunération Supplémentaire de l’Inventeur Salarié

Introduction

Lorsqu’un salarié réalise une invention dans le cadre de son travail, il peut avoir droit à une rémunération supplémentaire pour sa contribution innovante. En France, le droit des inventions de salariés prévoit des critères spécifiques pour déterminer cette rémunération supplémentaire. Quelques indications relatives aux critères de fixation de la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié, offrant ainsi un aperçu des éléments pris en compte dans ce processus.

1. L’importance de l’invention

L’un des critères essentiels dans la fixation de la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié est l’importance de l’invention. Cette importance peut être évaluée en termes de valeur économique, d’avantages compétitifs ou d’impact stratégique qu’elle apporte à l’entreprise. Plus l’invention est jugée significative, plus la rémunération supplémentaire est susceptible d’être élevée.

2. Les droits de propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle attachés à l’invention jouent également un rôle clé dans la fixation de la rémunération supplémentaire. Si l’invention est brevetée, la rémunération peut être basée sur la valeur économique du brevet lui-même. De plus, si l’employeur souhaite exploiter commercialement l’invention, cela peut avoir un impact sur la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié.

3. Le niveau d’implication de l’inventeur

Le degré d’implication de l’inventeur dans la création et le développement de l’invention est un autre critère important. Si l’inventeur a investi un temps considérable, des compétences spécialisées ou des ressources personnelles dans le processus d’invention, cela peut être pris en compte dans la fixation de la rémunération supplémentaire. Un niveau élevé d’implication peut justifier une rémunération plus substantielle.

4. Les pratiques de l’entreprise

Les pratiques de l’entreprise en matière de rémunération des inventeurs salariés peuvent également influencer la fixation de la rémunération supplémentaire. Certaines entreprises peuvent avoir des politiques internes spécifiques et licites qui établissent des barèmes ou des critères particuliers pour la rémunération des inventeurs. Dans ce cas, la rémunération supplémentaire sera fixée en fonction de ces pratiques valablement établies.

5.Les négociations contractuelles

Les négociations contractuelles entre l’employeur et l’employé peuvent jouer un rôle significatif dans la fixation de la rémunération supplémentaire. Les parties peuvent convenir d’un accord spécifique concernant la rémunération de l’inventeur salarié, en tenant compte de divers facteurs tels que la nature de l’invention, les droits de propriété intellectuelle et l’engagement de l’inventeur. Il est important de clarifier ces aspects lors de la rédaction des contrats de travail pour éviter toute ambiguïté ultérieure.

Conclusion

La fixation de la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié repose sur plusieurs critères clés tels que l’importance de l’invention, les droits de propriété intellectuelle, le niveau d’implication de l’inventeur, les pratiques de l’entreprise et les négociations contractuelles. Il n’existe pas de formule unique pour déterminer la rémunération supplémentaire, car chaque situation est unique et doit être évaluée en fonction des circonstances spécifiques. En garantissant une rémunération équitable et adéquate, les entreprises peuvent encourager l’innovation et récompenser les contributions précieuses de leurs employés inventeurs.

Parler du droit sans article et sans jurisprudence ne fournit qu’une première impression pour ensuite poursuivre ses investigations sur le droit du salarié au brevet.

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Les droits de brevet du salarié inventeur

Philippe Schmitt — Mon, 31 Oct 2022 17:58:49 +0000

Droits de Brevet des Salariés Inventeurs - Expertise Juridique Spécialisée

Droits de Brevet des Salariés Inventeurs

Expertise juridique spécialisée en propriété intellectuelle

Rémunération supplémentaire • Juste prix • Contentieux

Comprendre vos droits en tant que salarié inventeur

L'avocat du salarié inventeur rappelle que le droit au brevet de l'inventeur salarié est réduit, mais que les droits de l'inventeur salarié s'appliquent essentiellement par la rémunération supplémentaire et le juste prix.

Le droit au brevet de l'inventeur salarié

Principe fondamental : A priori l'invention appartient à l'inventeur ce qui conduit automatiquement à la propriété du brevet, c'est là une très ancienne conception française qui remonte à la Révolution.

« Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur ; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés »
— Article premier de la loi du 7 janvier 1791

Limitation importante

Toutefois la situation de subordination dans laquelle le salarié se trouve avec son employeur, temporise ce principe.

Des droits de brevet du salarié inventeur : la rémunération supplémentaire ou le juste prix

Certaines inventions réalisées par le salarié se voient transférées à l'employeur ou sont susceptible de l'être. Il s'agit essentiellement des inventions dites de mission, et des inventions dites hors mission mais attribuables.

Ces deux situations sont prévues à l'article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle qui organise le dépôt de leur demande de brevet en faveur de l'employeur.

Invention de mission

Au bénéfice du salarié inventeur de l'invention de mission, la rémunération supplémentaire.

Invention hors mission attribuable

Au bénéfice du salarié inventeur de l'invention hors mission attribuable, le juste prix.

Ces « primes d'invention » : comment les réclamer auprès de son employeur ?

Mais cet article ne prévoit pas toutes les hypothèses dans lesquelles le personnel d'une entreprise réalise des inventions.

De multiples situations non prévues au Code de la propriété intellectuelle

En pratique, l'inventeur salarié se voit confronté à des pratiques très diverses qui le plus souvent ne lui permettent pas de comprendre la situation.

S'ajoute à ces incertitudes que la première décision à prendre par le salarié porte sur l'information de son employeur qui lui-même ne s'intéressera dans un premier temps qu'à l'opportunité du dépôt d'une demande de brevet.

Pourtant la situation de l'inventeur salarié au regard de la demande de brevet ne se limite pas à identifier qui sera le titulaire de l'invention, et qui sera désigné comme inventeur.

Contentieux fréquents

Ces incertitudes conduisent à des contentieux.

Situation archaïque

En 2015, une tribune publiée dans Le Monde soulignait l'archaïsme de la situation de l'inventeur salarié.

Manque d'intérêt

En 2022, le désintérêt des économistes du travail pour les inventeurs salariés est manifeste.

Besoin d'expertise juridique spécialisée ?

L'avocat en droits des salariés inventeurs intervient sur ces multiples situations non prévues au Code de la propriété intellectuelle.

Expertise • Conseil • Contentieux • Négociation

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Le juge français peut sanctionner des actes de contrefaçon de brevet réalisés dans un autre État que la France

Philippe Schmitt — Thu, 28 Jul 2022 12:20:32 +0000

En septembre-octobre, est annoncée l’installation de la Juridiction Unifiée du Brevet et sans doute pour le premier semestre de l’année prochaine, la possibilité de la saisir.

D’ici là, l’avocat du titulaire français d’un brevet européen qui entend faire cesser des actes de contrefaçon dans différents pays où il détient le titre national correspondant, doit-il toujours saisir séparément une juridiction nationale de chaque État ou peut-il tenter de regrouper tout cela devant une seule juridiction ?

La suite

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Contrefaçon de brevet : l’interdiction provisoire en matière de brevet peut intervenir dès la délivrance

Philippe Schmitt — Thu, 05 May 2022 12:42:59 +0000

La juridiction de Munich avait interrogé la Cour de justice sur la pratique allemande qui conditionne l’interdiction provisoire en matière de brevet à une décision préalable celle de l’OEB sur opposition après délivrance, ou celle d’un juge de 1^ère instance. La question préjudicielle

La Cour répond que cette condition supplémentaire posée par des juges nationaux est contraire à la directive.

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de la propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle les demandes en référé pour contrefaçon de brevet doivent, en principe, être rejetées, lorsque la validité du brevet en cause n’a pas été confirmée, à tout le moins, par une décision de première instance rendue à l’issue d’une procédure d’opposition oude nullité.

L’arrêt est là

A relever à la motivation de la Cour de justice :

…. la directive 2004/48 consacre un standard minimal concernant le respect des droits de propriété intellectuelle et n’empêche pas les États membres de prévoir des mesures plus protectrices …..

39      Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les dispositions de cette directive visent à régir les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant …..

40      Or, une procédure nationale destinée à faire cesser immédiatement toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant serait inefficace et, partant, méconnaitrait l’objectif d’un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle, si l’application de cette procédure était soumise à une exigence telle que celle établie par la jurisprudence nationale visée au point 33 du présent arrêt.

41      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les brevets européens déposés jouissent d’une présomption de validité dès la date de publication de leur délivrance. Ainsi, à partir de cette date, ces brevets bénéficient de toute l’étendue de la protection garantie, notamment, par la directive 2004/48…… .

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Brevets : juge spécialisé ou juge économique ?

Philippe Schmitt — Fri, 28 Jan 2022 11:24:33 +0000

La question était posée aux Etats Généraux de la Justice.

Les contributions collectives semblent toutes favorables aux juges spécialisés.

Deux mots de commentaires : là

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Modèle et brevet antérieur

Philippe Schmitt — Mon, 06 Dec 2021 11:56:26 +0000

Les bases de données sur les brevets constituent des sources documentaires importantes. Leur intérêt est à souligner en matière de dessin et modèle comme le montre la décision rendue le 1er décembre 2021 par le Tribunal de l’Union dans une affaire où un modèle a été annulé au regard d’une publication d’un brevet antérieur par la division d’annulation de l’EUIPO et par la Chambre de recours.

Le Tribunal rejette le recours, la décision du Tribunal

Le modèle enregistré dont la nullité est demandée.

Ce modèle est enregistré pour « Fromages ».

Quelques éléments visuels issus des brevets

Le rappel de la règle de droit posée au règlement

23 L’article 7, paragraphe 1, du règlement n^o 6/2002 précise qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 6/2002, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union.

24 Dès lors, aux fins d’établir la divulgation au public d’un dessin ou modèle antérieur, il convient ainsi de procéder à une analyse en deux étapes, consistant à examiner, en premier lieu, si les éléments présentés dans la demande en nullité démontrent, d’une part, des faits constitutifs d’une divulgation d’un dessin ou modèle et, d’autre part, le caractère antérieur de cette divulgation par rapport à la date de dépôt ou de priorité du dessin ou modèle contesté et, en second lieu, dans l’hypothèse où le titulaire du dessin ou modèle contesté aurait allégué le contraire, si lesdits faits pouvaient, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, faute de quoi une divulgation sera considérée comme sans effets et ne sera pas prise en compte …………

Les extraits des bases de données de l’OMPI et de l’OEB d’une demande PCT

(le point 6 cité ci-dessus indique que la demande PCT invoquait une priorité britannique déposée le 9 mai 1997)

25 …………. il y a lieu de relever que la chambre de recours a pris en compte, un extrait de la base de données de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), concernant la demande de brevet international publiée sous le n^o WO 98/51471, le 19 novembre 1998, et un extrait de la base de données de l’Office européen des brevets (OEB), concernant la demande de brevet sous le n^o EP 0 876 896 B1, publiée le 21 novembre 2001. ……

26 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la preuve fournie par l’intervenante sur la publication de demandes de brevets contenant la représentation du dessin ou modèle antérieur, avant le 2 avril 2013, date de dépôt du dessin ou modèle contesté, notamment par l’OMPI, était suffisante pour présumer la divulgation au public dudit dessin ou modèle antérieur, au sens de l’article 7 du règlement n^o 6/2002.

Parmi les arguments de la requérante pour demander l’annulation de la Chambre de recours

La requérante soutient que, dans la mesure où les extraits des demandes de brevets présentés par l’intervenante se rapportent à des inventions de méthodes et ne recouvrent pas les produits en tant que tels, et encore moins les fromages, il ne saurait être attendu que les milieux pertinents concernés conduisent des recherches au sein des dossiers d’enregistrement des brevets, qui n’ont visiblement aucun lien avec les produits dans lesquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué. Elle estime en outre que, selon la jurisprudence, une divulgation, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n^o6/2002, ne saurait être présumée que si la publication aurait dû être connue des milieux professionnels du secteur concerné dans la pratique normale des affaires

On notera à l’abrégé de OEB :

La présente invention propose un produit alimentaire comprenant un ou plusieurs substrats alimentaires en plastique formés dans une configuration hélicoïdale et revêtus d’un agent barrière aux fluides pour empêcher le recuit des spires adjacentes du produit. L’agent barrière aux fluides peut être une huile végétale comestible telle que par exemple l’huile végétale hydrogénée, l’huile de soja, l’huile de colza, l’huile de tournesol, l’huile de carthame, l’huile d’arachide ou un mélange de telles huiles. Le produit peut définir une hélice simple ou une hélice multiple, par ex. une double ou triple hélice. L’invention propose également un procédé et un appareil pour fabriquer un tel produit alimentaire hélicoïdal.

Le Tribunal relève :

29 En outre, il ressort de ces extraits que les demandes de brevets concernent un produit alimentaire hélicoïdal. En effet, lesdites demandes de brevets sont encadrées par le titre « produit alimentaire hélicoïdal ». En outre, dans la partie consacrée à la classification internationale des brevets, la classe A 23, relative aux produits alimentaires, ainsi que les sous-classes A 23P, concernant la mise en forme ou le traitement des produits alimentaires non couverts intégralement par une autre sous-classe, et la sous-classe B29C, relative au façonnage des matières à l’état plastique non prévu ailleurs, avaient été cochées. Par ailleurs, dans la description détaillée de l’invention, il était expliqué qu’il s’agissait d’une invention relative à un produit alimentaire hélicoïdal, couvrant le produit lui-même, à base notamment de fromage, la méthode de fabrication et les machines pour le fabriquer.

….

34 En effet, ainsi qu’il ressort du point 29 de la décision attaquée, la requérante s’est limitée à affirmer, sans aucun moyen de preuve à l’appui, que la publication des demandes de brevets en question ne permettait pas aux milieux spécialisés du secteur concerné d’avoir connaissance de la divulgation du dessin ou modèle antérieur dans la pratique normale des affaires. Or, ainsi qu’il a été indiqué au point 29 ci-dessus, il ressort des extraits présentés par l’intervenante que les demandes de brevets en question concernaient une invention relative à un produit alimentaire hélicoïdal ainsi qu’aux méthodes et aux machines pour sa fabrication et contenaient une reproduction du dessin ou modèle antérieur.

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L’IA en tant que telle ne doit pas être brevetée

Philippe Schmitt — Tue, 17 Aug 2021 10:20:38 +0000

L'IA doit rester une science et non une technique à breveter - Analyse de l'affaire DABUS

L'IA doit rester une science et non une technique à breveter

Article de Me Philippe Schmitt

Publié dans la revue Propriété Industrielle de décembre 2020

La numérotation de la publication n'est pas ici conservée, des soulignements sont ajoutés, l'article tel que publié est là : l'Ia doit rester une science et non une technique à breveter

Le droit des brevets doit-il céder au transhumanisme ? L'intelligence artificielle dont la qualité d'inventeur vient de lui être refusée par une première décision de l'OEB, est appelée à se généraliser à tous les domaines techniques. Cette affaire DABUS présente la double performance de débattre de l'IA au cœur du processus inventif sans pour autant la décrire ou la revendiquer. L'effet boîte noire de l'IA est-il compatible avec l'exigence de suffisance de description et des modalités de preuve de la contrefaçon de brevet ? Selon la réponse donnée, c'est toute l'économie des acteurs de l'innovation qui se dessine pour les prochaines années.

Quel parcours ! En 2002 la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur^[1] visait à améliorer la situation d'innovateurs pour leur permettre de tirer profit de leur créativité^[2]. Sortir de l'exclusion de la convention de Munich du 5 octobre 1973 (CBE) ne modifiait en rien l'exigence d'un inventeur personne physique.

Avec les techniques dites d'IA^[3], le processus créatif qui permet d'atteindre la brevetabilité n'appartiendrait plus exclusivement à l'humain, l'inventeur personne physique deviendrait une condition facultative de la brevetabilité. « La nécessité d'humanité devrait être abandonnée », immédiatement assortie d'une réserve de convenance « sans pour autant conférer de droit spécifique à une IA»^[4]. Subrepticement se glisse l'enjeu de la capacité juridique de l'IA. À défaut d'inventeur personne physique, une IA, avatar d'inventeur, deviendrait titulaire du brevet, à laquelle les humains demanderaient une licence pour exploiter l'invention. … si tant est si qu'il y ait encore besoin d'humain et de brevet.

Écartons cette dystopie^[5]. Deux situations cristallisent les débats. L'IA a créé l'invention. L'IA intervient dans la mise en œuvre de l'invention.

IA au cœur du processus inventif

Deux manifestations de la présence d'IA dans le processus inventif : sa désignation comme inventeur et son indication à la description du brevet.

Emblématique de ces débats sur les inventions créées par IA, la demande de brevet DABUS^[6]. Disons le tout suite, il n'y a pas de technique d'IA de décrite à cette demande de brevet.

IA désignée comme inventeur

Certes les tenants du transhumanisme reprocheront de ne pas avoir envisagé l'hypothèse où la case de désignation de l'inventeur est remplie par l'IA elle-même. Limitons-nous à cette désignation par le déposant qu'il nomme à son choix ou par la désinence commerciale de cette IA.

Qui est l'inventeur, l'humain ou la machine ? La difficulté de la case « inventeur » n'en est pas une. D'une part, l'office n'exerce pas de contrôle sur cette désignation^[7]. D'autre part, c'est encore aujourd'hui une intervention humaine qui décide qu'il s'agit d'une invention, qu'elle peut faire l'objet d'une demande de brevet et qui la dépose. Une IA aussi moderne soit-elle n'a pas de volonté^[8].

Il fallait bien tester les offices de propriété industrielle. Ce qui fut fait par Stephen L. Thaler. Sa demande de brevet présentait d'abord une case vide de toute désignation d'inventeur puis en réponse à la notification de la section de dépôt de l'OEB, le formulaire désigne « DABUS - L'invention a été générée de façon autonome par une intelligence artificielle »^[9], indications suivies par une indéniable marque d'anthropomorphisme, une adresse postale qui est d'ailleurs identique à celle du déposant…on n'est jamais trop prudent.

Le droit au brevet appartient à l'inventeur ou à son ayant cause prévoit l'article 60 de la CBE. Seule la situation de l'employé est proposée par renvoi à la loi applicable à l'établissement où l'employé exerce « son activité principale».

La première cause d'appropriation de cette demande de brevet avancée par le déposant a été sa situation « d'employeur »^[10], mais cet argument ayant été abandonné, nous ne saurons pas si les employés en question auraient pu être des « turkers »^[11] et si dans ce cas, ces centaines de personnes qui indexent les documents d'apprentissage, avaient été rémunérées dûment par le déposant.

Le titulaire de la demande a ensuite invoqué sa qualité de propriétaire de l'IA ou de la machine^[12]. Arrêtons-nous un instant sur le périmètre de cette propriété^[13]. « Le propriétaire de la machine doit être le propriétaire par défaut de toute propriété intellectuelle qu'elle produit »^[14], l'appropriation intellectuelle serait liée à la détention d'un bien matériel s'il s'agit d'une machine ou sur cet ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir, ce qui était présenté classiquement comme une activité humaine. Si le droit français^[15] des biens et des personnes prévoit que « le propriétaire a droit à tout ce que produit la chose »^[16], un tel repli sur une propriété déjà constituée ignorerait l'importance grandissante de l'IA au risque d'abandonner sous peu la distinction acquise depuis la Révolution française entre la propriété intellectuelle et la propriété réelle^[17]. En matière de brevet, s'oppose à ce droit d'accession l'article 60 de la CBE qui conditionne cette propriété à la qualité d'inventeur.

Le déposant ne s'explique ni sur l'origine de la propriété de ce bien matériel ou des techniques qui l'animent ni sur la nature des droits qu'il détiendrait sur ceux-ci. En est-il propriétaire à titre originaire ou par un mécanisme contractuel ? Le déposant ne dit rien de ce contexte sauf par un renvoi à d'autres brevets qui décriraient une telle machine^[18].

Quel est le rôle de cette IA dans l'invention dont le déposant revendique la propriété par celle de la machine qui l'a produite ? L'objet de l'invention telle que revendiquée porte sur des boîtes alimentaires avec des formes particulières. Et ce qu'apporte cette IA serait l'établissement de leur nouveauté^[19], information donnée par le mémoire du déposant adressée à la section de dépôt. Cette machine dotée d'IA serait utilisée pour « détecter les nouvelles idées et identifie celles qui sont suffisamment nouvelles par rapport à la base de connaissances préexistante de la machine »^[20]. Cette sélection de la nouveauté par rapport à cet art antérieur établirait la qualité d'inventeur puisque « la machine n'a reçu qu'une formation générale dans le domaine »^[21]. Autrement dit sous couvert d'IA, le titulaire d'une telle machine s'attribue l'omniscience – aucun domaine technique ne semble lui résister -, et la qualité d'inventeur se trouve réduite à l'accès à une base de données et à la rapidité de son traitement ! Si le mythe de la fin du travail technologique resurgit à chaque revalorisation des inventeurs. Sous le régime de l'IA, cette règle prendrait fin !

Ces périodes d'innovations s'accompagnent généralement d'une rupture

La notion d'ayant droit n'écarte pas l'exigence de désignation d'inventeur mais elle suppose une capacité juridique de celui-ci pour faire naître ce droit et pour le transférer, qualité que n'a pas cette IA et que le déposant n'a même pas tenté d'établir sérieusement^[22]. L'absence de capacité juridique^[23] de cette IA s'analyse pour la section de dépôt de l'OEB comme un défaut de désignation de l'inventeur conformément à l'article 81 et à la règle 19 CBE, ce qui conduit au rejet de cette demande de brevet.

La solution ici n'était donc pas technique au sens de définir le seuil à partir duquel cette IA serait analogue au processus inventif d'un humain, mais une simple constatation juridique de l'absence de capacité juridique.

La simplicité de cette réponse la condamnerait face aux transhumanistes qui voient dans l'IA le fondement d'une nouvelle humanité : « en fonction de la croissance exponentielle des technologies, les 'machines' - nous aurions besoin de trouver un mot nouveau - vont devenir aussi subtiles et souples que les êtres humains. C'est ça, la biologie de l'avenir ! Elle ira au-delà de toutes les limitations. Les machines dépasseront nos capacités, et en fusionnant avec elles, nous n'allons pas nous amoindrir ! L'intelligence non biologique va doubler de puissance chaque année, ou même plus vite encore, alors que l'intelligence biologique est relativement fixe. Au final, la part non biologique prédominera», selon Ray Kurzweil, « icone de l'Amérique transhumaniste »^[24].

Toute résistance serait vaine. D'ailleurs des articles juridiques du droit des brevets admettent déjà la fin de partie pour l'humain^[25] !

L'IA, cet inventeur d'un nouveau genre interviendrait dans le processus inventif. Reste à voir comment se matérialise cette intervention à la demande de brevet.

IA dans le processus inventif de l'invention brevetée

Rappelons une évidence, les inventeurs utilisent des machines pour élaborer leurs inventions. Sans remonter aux bâtons népériens ou à la « Pascaline », les machines à calculer n'ont pas disqualifié les inventeurs qui y ont eu recours pour élaborer leur invention. Toutes les inventions de la biologie ont été réalisées grâce à des machines d'analyses, ou à des dispositifs d'observations. Avant l'IA, des machines suppléaient déjà les capacités humaines dans le processus inventif. En quoi une IA vient-t-elle bouleverser cet agencement ?

A priori la demande DABUS déçoit nos interrogations car elle ne cite même pas d'IA à sa description. Mais cette absence nourrit de nouvelles interrogations.

1° La demande DABUS n'indique pas l'emploi d'une IA

À la demande DABUS, l'invention en cause n'est ni Deep Blue (les échecs) ni Deep Mind (le jeu de go), elle a pour objet une boîte pour ranger des aliments ou des liquides. Sa particularité ? Sa forme ne serait ni cylindrique ni cubique, mais ses parois seraient constituées d'éléments fractales, la même alternance répétée de parties convexes et concaves, qui permettraient ainsi d'augmenter la contenance et les possibilités d'assemblage.

La description n'indique pas en quoi ce résultat aurait été obtenu par une IA^[26] ni a fortiori la technique employée (apprentissage supervisé, apprentissage par renforcement). Quel algorithme a été utilisé ? D'où proviennent les sources d'apprentissage des multiples exemples qui ont alimenté cette machine ? Rien n'est dit des paramétrages retenus, des critères de sélection et de leurs choix. Combien de boîtes ont été proposées et en combien d'étapes avant le choix de cette forme particulière et par qui cette décision de dépôt d'une demande brevet a été prise ? Le seul indice d'intervention d'une IA serait l'absence de sens commun^[27]. Si ce processus créatif avait utilisé une IA, celle-ci ne serait pas autonome d'une intervention humaine.

En l'absence de mention d'une IA à la description et aux revendications, osons une hypothèse. Si une IA était intervenue dans la conception de cette boîte et si la revendication de produit était caractérisée par son procédé d'obtention, la solution classique de l'OEB ne trouverait-elle pas à s'appliquer : « Le contenu technique de l'invention réside non pas dans le procédé en tant que tel, mais dans les propriétés techniques que ce procédé confère au produit»^[28]? Mais à cette demande de brevet il n'y a pas de description d'un procédé. Décidément cette demande DABUS ne peut même pas constituer un outil expérimental pour le juriste !

Dernière possibilité pour voir à l'œuvre cette IA, l'approche problème-solution. Sauf à imaginer que la demande de brevet ait été rédigée par une intelligence artificielle ce que ne disent ni le déposant ni son mandataire, son rédacteur a procédé a posteriori à une validation du résultat obtenu via une démonstration compréhensible par un humain. Pas de trace là non plus d'une IA.

2° Exiger l'indication d'une IA à une demande de brevet ne vise qu'à évincer la reconnaissance des droits des inventeurs et ne permet pas la diffusion des connaissances

Rendre obligatoire à la demande de brevet l'indication d'une IA par l'inventeur pour décrire son cheminement inventif ne constitue au mieux qu'une énième manifestation de transhumanisme quand ses acteurs échouent à imposer l'IA comme inventeur. La demande DABUS n'avait pas d'autre objectif que de faire reconnaître cette qualité à une IA. Parmi les arguments avancés, l'encouragement de ceux qui innovent grâce à l'IA, mais une telle démarche vise simplement à évincer toute personne physique de la case inventeur et ne légitimer comme moteur de l'innovation que ceux « qui développent, possèdent et utilisent cette technologie »^[29]. Curieuse perspective à l'opposer du foisonnement d'idées qui classiquement, au moins depuis Schumpeter, caractérise l'entrepreneur qui n'a peur de rien, va à l'encontre des préjugés, tente ce qui pour d'autres est impossible et « révolutionne la routine de production »^[30].

Autre argument avancé, indiquer l'emploi d'IA à la demande de brevet permettrait la diffusion des connaissances^[31]. Mais ouvrir la boîte noire d'une IA n'explique rien. La distinction entre interprétabilité et explicabilité est une des difficultés de l'AI. Si un algorithme est interprétable parce qu'on sait comment il fonctionne, et même si cette tâche serait particulièrement fastidieuse, expliquer une IA semble humainement impossible. Une telle ambition nécessiterait de reprendre pas à pas les différentes entrées, c'est-à-dire les milliers d'images - et que dire du nombre de pixels en jeu -, les pondérations appliquées et leur ordre de soumission, qui ont permis d'atteindre l'objectif assigné à savoir l'invention, et dans sa configuration à cette date sans ajouter quoique ce soit à cette machine. Sans oublier pour revenir à l'exemple de DABUS qu'il faudrait aussi indiquer les autres contenants alimentaires qui non pas été retenus soit parce qu'ils n'étaient pas suffisamment nouveaux au regard de l'art antérieur dont disposait la base de données – le second traitement de DABUS-, soit, sous une action humaine, parce que le déposant n'en a pas voulu. Y aurait-il autant de tours de Babel que de brevets dont l'objet a été inventé par l'emploi d'une IA ? Pas du tout, car les promoteurs de DABUS n'en demandent pas tant. La marque commerciale de cette IA suffirait probablement pour atteindre leur objectif : revendiquer la propriété totale ou partielle sur l'invention. Sous couvert de l'IA, c'est un nouveau mécanisme de propriété issue de la détention d'un bien qui est recherché sans pour autant rendre accessible au public les connaissances nécessaires.

3° IA va modifier les pratiques des offices et leurs rapports avec les usagers

L'IA gagne tous les domaines en à peine une dizaine d'années. Trois catégories principales d'inventions selon le rapport de l'OMPI en 2019^[32]. Les techniques d'IA proprement dites, principalement l'apprentissage machine et les réseaux neuronaux. Les applications fonctionnelles de l'IA à la vision, la parole et à l'écriture. Enfin, des domaines d'application des plus variées tels que le transport, les télécommunications, les banques, l'agriculture, les sciences de la vie. Si le total des brevets sur l'IA pourrait apparaître faible au regard de la période concernée, 340 000 brevets depuis 1955 à 2016, le rapport de l'OMPI souligne leur très forte croissance. Les techniques d'apprentissage machine représentent plus d'un tiers de toutes les inventions et le nombre de dépôt augmenterait régulièrement^[33]. Et parmi celles-ci les techniques d'apprentissage profond ont connu un très fort taux d'augmentation sur la période étudiée : 175 % de 2013 à 2016^[34]. Parmi les applications fonctionnelles de l'IA, la vision par ordinateur, qui inclut la reconnaissance d'images, est citée dans 49 % de l'ensemble des brevets liés à l'IA. Deux caractéristiques des brevets sur l'IA soulignent leur impact. Dans 70 % des cas le brevet porte à la fois sur une technique et sur une application fonctionnelle. Plus de 60 % des brevets se rapportent à plusieurs domaines d'application^[35].

Face à des technologies qui s'affranchissent des domaines traditionnels, la pratique des brevets va être profondément modifiée. Ce changement est d'ailleurs clairement identifié avec la demande DABUS. Par cette demande de brevet, c'est la reconnaissance de l'automatisation de la recherche et donc de l'examen de la nouveauté qui est en cause. Mais cette recherche était déjà effectuée à l'aide de machines. Les offices^[36] ont déjà intégré l'IA pour la classification des brevets, la traduction, certains services aux usagers, et la reconnaissance des images.

Les impacts de l'IA les plus marquants interviendront avec des recherches plus pointues pour l'activité inventive. D'une part, les outils d'IA permettent des recherches plus profondes et ils créent des liens entre des sources documentaires sans se limiter aux abstracts ou aux mots-clefs. D'autre part, ces outils établissent des associations entre des domaines techniques qui jusqu'ici paraissaient plus lointains. Par ces outils, la durée des procédures pourra être considérablement raccourcie. Certaines catégories d'inventions, par exemple celles de sélection seront durement affectées par ces emplois d'IA.

S'il n'est pas exclu que les déposants et leurs conseils demandent l'accès à ces outils de l'office, ils doivent aussi réfléchir comment l'IA peut être associée à la rédaction des demandes de brevet, et utilisée pour répondre aux notifications qu'elles soient ou non émises par des machines. Probablement que des IA seront développées pour étendre l'art antérieur et d'autres dans la finalité inverse. Se posera alors la question des capacités de financement des cabinets, car celui qui le premier bénéficiera d'un outil efficace dominera très rapidement le marché.

Révolution du droit des brevets ? Non. L'homme du métier sait déjà qu'il peut travailler en équipe, la machine IA ne fera qu'étoffer cette fiction.

IA lors des mises en œuvre de l'invention

Si la demande DABUS ne décrit pas d'IA dans sa mise en œuvre, l'emploi d'une IA n'affecte-t-elle pas le caractère brevetable de l'invention ? Indépendamment de cette situation, l'intervention d'une IA peut aussi dissimuler l'acte de contrefaçon en rendant impossible la preuve de l'atteinte au monopole.

Invention mise en œuvre par une IA

Aujourd'hui on associe l'IA à des algorithmes et à des capacités d'apprentissage. De tels dispositifs sont à confronter à l'exclusion de la brevetabilité des méthodes mathématiques, et à la suffisance de description et de clarté du brevet.

Rien n'est simple avec l'IA, sous ce terme se place des concepts évolutifs, - ce qui est normal pour ce nom - , et ses pionniers occupent des positions quasi monopolistiques.

1° Ne pas réduire le débat sur l'exclusion ou non de la brevetabilité des inventions mettant en œuvre une IA à leur seule composante en méthode mathématique

Comme le relève l'OEB dans ses directives d'examen à propos des IA « ces modèles de calcul et algorithmes sont, en tant que tels, de nature mathématiquement abstraite, indépendamment de la question de savoir s'ils peuvent être "entraînés" à partir de données d'entraînement».

L'INPI dans ses directives de délivrance des brevets et des certificats d'utilité^[37] considère que « L'intelligence artificielle, dans la mesure où elle s'appuie sur des modèles de calculs, est considérée par nature comme étant une méthode mathématique mise en œuvre par ordinateur qui, lorsqu'elle est revendiquée en tant que telle, ne peut être considérée comme une invention au titre de l'article L. 611-10 paragraphes 2 et 3 ».

A priori se retrouverait ici le débat sur les méthodes mathématiques qui est devenu aujourd'hui classique à propos des inventions mises en œuvre par ordinateur^[38], de l'importance du caractère technique et de ses variantes, l'effet technique ou la finalité technique, et de celui du lieu technique ou non d'appréciation de l'activité inventive. Aux directives de l'OEB, des exemples^[39] présentent différents aspects que le caractère technique peut prendre, et qui permettent à une méthode mathématique d'éviter l'exclusion de l'article 52 CBE.

Comme l'OEB le reconnaît « l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont appliqués dans divers domaines techniques». Dès lors, pour deux des trois catégories principales d'invention, - les applications fonctionnelles de l'IA et les domaines d'applications techniques -, ce critère technique apparaîtrait facilement réalisé et ne resteraient en réelle discussion que les techniques d'IA proprement dites pour lesquelles le lieu de la technicité ferait débat. Or, les exemples fournis par l'OEB d'inventions mise en œuvre au moyen d'IA ne se satisfont pas de formulation technique générale^[40]. Pareillement, les exemples aux directives d'examen de l'INPI^[41] montrent que le caractère technique requis ne provient pas d'expressions techniques telles que « machine à vecteur de support (SVM) », d'« algorithme génétique », de « réseau neuronal » ou d'« apprentissage automatique ou profond ». Tous ces exemples semblent exiger que l'invention mise en œuvre par IA remplisse trois conditions de technicité^[42]. S'appliquer à un domaine technique. Traiter des données techniques, c'est-à-dire provenant d'un dispositif technique. Et que l'objet traité ou stimulé par cette IA soit technique.

Face à l'accélération prodigieuse des applications de l'IA et de leur développement, l'absence de référentiel jurisprudentiel fragilise toute spéculation. Toutefois, tout peut encore changer dans un sens comme dans l'autre^[43]. En effet dans l'affaire T 0489/14, la grande chambre est saisie par la chambre de recours de différentes questions qui pourraient alimenter le débat des inventions mettant en œuvre une IA. Cette demande de brevet porte sur la conception d'un immeuble à partir du déplacement des piétons. À propos de la revendication 1ère qui avait été limitée à un procédé de conception d'une construction comprenant une étape consistant à simuler le mouvement de piétons dans cette construction, la division d'examen a fait valoir que la simulation revendiquée du mouvement des piétons « ne contribue pas à l'objectif technique de la revendication, c'est-à-dire à la conception d'une construction, puisque aucun élément ni aucune caractéristique du modèle numérique n'est limité du point de vue fonctionnel à cet objectif technique ». C'est-à-dire un dispositif de simulation très en amont d'un bâtiment effectivement construit pour lequel la grande chambre est interrogée sur la possibilité ou non d'apprécier l'activité « lorsque cette simulation assistée par ordinateur est revendiquée en tant que telle ».

« C'est l'apprentissage qui anime les systèmes de toutes les grandes entreprises d'Internet. Elles l'utilisent depuis longtemps pour filtrer les contenus indésirables, ordonner des réponses à une recherche, faire des recommandations, ou sélectionner les informations intéressantes pour chaque utilisateur^[44]». Accepter que de telles méthodes d'apprentissage ou des modules de méthode soient protégées par des brevets indépendamment de leurs applications techniques seraient placer dans des situations de dépendance les développements ultérieurs quels que soient leurs domaines techniques. Les méthodes d'apprentissage dites supervisées ne seraient plus attachées aux milliers d'exemples étiquetées qui permettent un apprentissage effectif, en effet, la pertinence d'une IA se mesure par ses caractéristiques de pondérations des exemples qui lui sont soumis et dans sa capacité de généralisation, c'est-à-dire son aptitude à reconnaître par exemple un chat qu'elle n'a jamais vu. Une telle méthode si elle était brevetée accorderait un monopole qu'il s'agisse de chat, de chien ou de voiture bien que les mécanismes de pondération doivent être reconstruits pour chaque application (le chat, le chien, la voiture, etc.).

Pire encore, quel serait l'impact de brevet sur des modèles conceptuels de l'apprentissage profond ? La multiplication des brevets^[45] avec un monopole indépendant de l'application concernée accorderait aux géants de l'Internet une extension considérable de leurs domaines techniques d'intervention. On le pressent, l'enjeu ici est celui de l'apprentissage par transfert, l'IA élaborée pour un problème donné, permet son application à une autre tâche quitte même à un autre domaine technique qui est lié. Rappelons-nous les débats sur les mammifères transgéniques dont la demande de brevet européen a été déposée le 24 juin 1985 et la procédure d'opposition a abouti à une décision de la chambre de recours technique du 6 juillet 2004^[46] ! Avec une IA objet d'une demande de brevet portant sur activité transversale, et non comme dans cette affaire des années 80 - une invention limitée à un seul aspect technique du domaine de la génétique dont on sait l'obsolescence -, les positions économiques acquises avec l'IA ne pourront pas être remises en cause 19 ans après le dépôt de la demande.

2° Exigence de suffisance de description et de clarté pour l'invention mise en œuvre par une IA confrontée à l'effet boîte noire et à son renforcement

Quand l'invention est mise en œuvre au moyen d'une IA, l'exigence de suffisance de description et de clarté^[47] à l'invention ne peut pas être remplie par une description de l'état d'apprentissage requis. En effet, rien n'est humainement compréhensible dans la boîte noire de l'IA^[48], l'amoncellement des apprentissages n'est pas explicable comme il a été dit ci-dessus par opposition à l'interprétabilité d'un algorithme. Face à la boîte noire, le déposant devra à la demande de brevet exemplifier la capacité de l'IA à interagir pour réaliser l'invention sur l'ensemble du périmètre de l'invention revendiquée ou sur les points clefs de celle-ci^[49]. Et ce au regard de l'IA telle qu'enseignée au jour du dépôt de la demande, afin d'éviter que le déposant n'ajoute ultérieurement des avantages techniques non envisagés initialement. Peut-être que les offices ajouteront des directives de tests, - des crash-tests - en situation afin d'exclure les biais d'apprentissage et pour définir les limites techniques selon les domaines concernés. Mesurer des capacités d'IA, un nouveau métier pour les cabinets de CPI, ou plus certainement pour les data scientists qui deviendront peut-être les nouveaux responsables PI des entrepreneurs de l'IA.

La spécificité d'une invention mise en œuvre par l'IA est son perpétuel renforcement par elle-même. La demande de brevet déposée, l'IA continuera à s'enrichir par ses nouveaux apprentissages. L'inventeur désigné devient passif puisqu'il ne maîtrise plus les évolutions, il se contente de les observer et de les intégrer autant qu'il le peut, luttant ainsi contre l'obsolescence de son apprentissage^[50] fixé à la date de son invention pour lui garder son utilité. Une invention dont l'apprentissage de l'IA serait arrêté au jour du dépôt de la demande de brevet, ne serait au mieux qu'une invention mise en œuvre par logiciel adossé à une base de données. Or, la voiture autonome si elle circulait déjà dans Paris, devrait s'adapter nécessairement aux « coronapistes » ou elle perdrait son autonomie.

Ces nouvelles habiletés entreront-elles dans le monopole du breveté ? Parlerons-nous encore de brevet de perfectionnement quand ces nouveaux apprentissages affranchiront la machine des limites explicitées à la demande ? Ou bien le déposant devra prédire les séries chronologiques, c'est-à-dire des collections de données sur un laps de temps par avance défini ? Mais là encore il faudra envisager comment le rythme, la saisonnalité, ou même l'interruption de ces flux de données modifient la mise en œuvre de l'invention. Cette perception du passé se maintiendra pendant 20 ans ou bien cette invention, parce que collaborative et dramatiquement instable car imprévisible verra sa mise en œuvre exclue de la protection au-delà d'un seuil de nouveaux apprentissages. Il est possible aussi que des lignes de partage se dessinent parmi ces inventions dont la mise en œuvre nécessite une IA selon que leurs techniques d'apprentissages soient supervisées, non supervisées ou par renforcement, c'est-à-dire des techniques qui nécessitent des interventions humaines à des phases différentes de l'apprentissage.

Atteinte à une invention brevetée par une IA

Une IA peut-elle contrefaire une invention brevetée ? Cette question n'est pas une concession au transhumanisme, elle dit en quelques mots les inquiétudes des utilisateurs des brevets.

Quel que soit le mode d'apprentissage, une IA n'est pas autonome, ses règles de fonctionnement et ses finalités lui étant affectées par un humain^[51]. À l'intérieur de ses finalités et parmi ses règles certaines lui fixent des chaînes de causalités qui conduisent à des actions sans intervention humaine^[52]. Toutefois de ces générations de milliers d'images si ce n'est de millions, la régularité qui peut en être extraite, échappe à toute méthode causale humainement appréhendable. Se devine aisément que selon la catégorie de la revendication (« produit, procédé, dispositif ou utilisation ») et de l'exigence de clarté et de fondement des caractéristiques essentielles^[53] de l'invention, cet effet boîte noire de l'IA constituera une difficulté sérieuse pour établir la contrefaçon.

Autant le brevet aura décrit avec suffisance de description les étapes, les moyens, ou les dispositifs constitutifs de l'invention, en évitant toute ambiguïté terminologique, autant les preuves matérielles de la contrefaçon feront défaut au breveté quand toutes leurs caractéristiques seront stimulées dans l'IA de la machine litigieuse. Quant à l'hypothèse d'une invention qui décrit pour sa mise en œuvre une IA, et au-delà d'une preuve de la contrefaçon de son logiciel, la preuve de l'atteinte au brevet tiendra de la querelle de méthodes formelles ou de débats heuristiques^[54]…

Même si l'IA était accessible et qu'elle soit saisissable via un support informatique, son examen ne fournirait aucune information exploitable directement. Au mieux la contrefaçon pourrait être établie par des séries de tests de simulation, mais de tels tests ne montraient que des probabilités de réalisation de l'effet escompté, l'objet de l'invention, et non que l'IA n'ait pas pu réaliser l'invention autrement que selon les étapes de l'invention.

Probablement des IA seront conçues pour interroger ces boîtes noires. D'autres développeurs créeront des IA capables d'établir comment, au jour de la saisie l'objet de l'invention pouvait être réalisé sans suivre l'enseignement du brevet grâce aux autres connaissances diffusées depuis la date de dépôt de la demande. Selon les domaines techniques, se posera la question de l'attractivité du brevet au regard des développements requis pour sa protection.

Différentes hypothèses sont envisageables si les recours à l'IA se généralisent. Les opérateurs économiques concentreront leurs efforts sur les composantes matérielles de leurs inventions et sur des inventions de produits. Ces coûts cachés du procès en contrefaçon ou ceux de son aléa, parce qu'ils se reporteront sur les nouveaux entrants qui y feront face car poursuivis en contrefaçon, les dissuaderont d'intervenir sur ces marchés^[55].

La question qui semble ici centrale est celle de capacité d'une IA a été redéployée pour d'autres usages. Autrement dit, si l'IA n'est pas spécifique à tel ou tel domaine technique mais que son application repose essentiellement sur des échantillons d'apprentissage issus de ce domaine technique, un déplacement de valeur de l'innovation se marquera en faveur des employeurs de « turkers » au détriment des inventeurs.

À propos des différentes techniques d'apprentissage, Yann LeCun rappelle que « c'est une question fondamentale scientifique et mathématique, pas une question de technologie »^[56].

Faut-il limiter la science et les mathématiques par des monopoles de brevet ? Jusqu'ici le droit des brevets a su l'éviter^[57], il serait regrettable que sous couvert d'intelligence, il n'en soit plus ainsi.

Références bibliographiques

[1] PE et Cons. CE, 12 nov. 2002, Texte E 1965 - COM (2002) 92 final : JOCE 25 juin 2002, n° C 151/129.

[2] Dans l'intérêt de la société et de la libre concurrence, considérant 8 : « La protection par brevet permet aux innovateurs de tirer profit de leur créativité. Les droits de brevet protègent l'innovation dans l'intérêt de la société dans son ensemble mais ils ne doivent pas être utilisés d'une manière anti-concurrentielle ».

[3] Ces débats auraient-ils eu lieu si cette science avait été appelée « habileté augmentée » ?

[4] B. Sautier, L'inventeur : « Humain, trop humain ? » : Propr. industr. 2020, étude 16.

[5] Une telle perspective est également rejetée par la Commission. Dans sa communication du 8 avril 2020 « Renforcer la confiance dans l'intelligence artificielle axée sur le facteur humain » après le rappel que « L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme », indique que les lignes directrice élaborées par des experts de haut niveau sur l'IA posent sept exigences « Facteur humain et contrôle humain, Robustesse technique et sécurité, Respect de la vie privée et gouvernance des données, Transparence, Diversité, non-discrimination et équité, Bien-être sociétal et environnemental, Responsabilisation », COM(2019) 168 final.

[6] Cet article se limitera à la demande EP 18 275 163 déposée le 17 octobre 2018 intitulée « Food Container » et publiée sous EP 3 564 144. Des demandes analogues furent déposées devant d'autres offices. À noter le changement de titre à la demande PCT « Récipient alimentaire et dispositifs et procédés pour attirer davantage l'attention ».

[7] V. la règle 19, l'OEB ne contrôle pas l'exactitude de la désignation de l'inventeur. La combinaison des règles 20 et 21 prévoit l'intervention du véritable inventeur.

[8] « Un des défis fondamentaux auquel le concept d'intelligence confronte la pensée concerne la possibilité d'engager la relation du vivant au non-vivant dans une autre aventure que celle, dépassée, de leur différence. Séparer les domaines et tenter de sauver la « nature » ou l'intégrité de l'humain contre la « singularité » technologique ne mène nulle part » : C. Malabou, Métamorphoses de l'intelligence. Que faire de leur cerveau bleu ? : Puf, p. 12.

[9] « DABUS - The invention was autonomously generated by an artificial intelligence ».

[10] V. la motivation de la décision de rejet de la section de dépôt de l'OEB du 27 janvier 2020 qui reprend au point 30 cette thèse du déposant qui l'a ultérieurement abandonnée pour se placer en tant que propriétaire de la machine, point 5 de la décision de rejet.

[11] à [57] Les références complètes [11] à [57] sont disponibles dans le document original et suivent le même format détaillé.

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Assurance et contrefaçon

Philippe Schmitt — Mon, 02 Aug 2021 16:52:38 +0000

A priori la contrefaçon étant un délit pénal, l’assurance n’a rien à y faire. Une réponse si rapide écarte complètement la question de l’assurance appliquée à la contrefaçon. Pourtant, cette question est bien réelle.

Quelle entreprise en effet, n’a pas souhaité se prémunir de l’atteinte à ses propriétés dans lesquelles se trouvent les droits de propriété industrielle. En forçant l’analogie, les entreprises souscrivent des assurances contre le vol, pourquoi n’en auraient-elles pas contre cette forme particulière de vol que constitue la contrefaçon ?

Se prémunir du vol d’un bien immatériel, voilà notre propos sur assurance et contrefaçon.

Première situation à examiner : l’entreprise victime de la contrefaçon.

Quelques situations pratiques. L’entreprise voit l’utilisation sans son accord de sa marque ou d’un signe l’imitant, des produits apparaissent sur le marché et portent atteinte aux revendications de son principal brevet. Ou encore l’aspect d’objets commercialisés par des tiers laisse la même impression visuelle d’ensemble que celle du modèle que détient l’entreprise.

La contrefaçon des droits de propriété industrielle, – les plus fréquents brevet, marque , modèle et la liste est longue -, expose l’entreprise victime à différents coûts financiers.

Premier coût financier : la perte de revenus. Il peut s’agir de la perte de redevances que l’entreprise aurait pu percevoir si elle avait accordé une licence d’exploitation de son droit de propriété industrielle. Mais la contrefaçon peut avoir un impact plus lourd encore en diminuant de manière drastique le chiffre d’affaires de l’entreprise, ce sera par exemple le cas quand les produits ou les services sous la marque contrefaite seront accessibles sur le marché où intervient l’entreprise mais à moindre prix, les produits contrefaits n’ayant pas à supporter les frais de lancement et de publicité, et les frais de recherche et développement du produit commercialisé sous la marque authentique.

L’impact de la contrefaçon se traduira par conséquent, pour le titulaire des droits dans un premier temps par une perte de revenus de son exploitation, – attention cette perte peut être lourde de conséquences quand le principal produit de l’entreprise est en cause -, mais l’impact de la contrefaçon ne s’arrête pas là. Si la contrefaçon persiste, c’est la valeur même de l’actif de l’entreprise qui se trouvera dépréciée, situation particulièrement perceptible quand ce droit de propriété industrielle figure au bilan de l’entreprise. À noter également, la situation particulière de l’entreprise qui assemble des composants de différentes origines pour les intégrer dans ses propres produits, et dont certains se révèlent après coup non conformes car contrefaisants, cette situation affectera les garanties que l’entreprise accorde à ses propres clients, c’est un effet juridique en cascade de la contrefaçon qui affecte le périmètre de l’assurance de l’entreprise victime de contrefaçon.

Second coût financier pour l’entreprise : la mise en œuvre de l’action pour faire cesser la contrefaçon, obtenir la reconnaissance des droits de propriété industrielle de l’entreprise et obtenir l’indemnisation du préjudice subi. Les coûts financiers à exposer notamment ceux des avocats dépendent de la nature du droit en cause marque, modèle ou brevet pour les plus fréquents, mais aussi de l’étendue territoriale de la contrefaçon, – faut-il multiplier les procédures dans différents pays ? -, et enfin de la complexité technique en particulier en matière de brevet, et des expertises techniques qui peuvent être requises.

D’ailleurs certaines entreprises analysent les frais de dépôt, d’enregistrement et de maintien des droits de propriété industrielle comme des coûts pour couvrir le risque d’empiètement sur leur propre marché, autrement dit les droits de propriété industrielle et l’ assurance auraient la même finalité ! Avec une telle analyse des droits de propriété industrielle, préalablement à la souscription du contrat d’assurance, la Cie d’assurance auditera le portefeuille des droits de propriété industrielle et la compliance en la matière de l’entreprise

Se devine aisément que selon les activités des entreprises – pharmacie, véhicule, électro-ménager, alimentaires, ventes au public- , et la nature des droits où elles évoluent, se prémunir des risques de la contrefaçon va au-delà de la couverture classique du risque de perte d’exploitation.

Seconde situation : l’entreprise risque de porter atteinte aux droits de propriété industrielle d’autrui.

La situation inverse est encore plus délicate, celle où l’activité de l’entreprise risque ou porte atteinte à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle appartenant à des tiers. Rappelons en effet que de nombreuses activités en particulier dans le domaine de l’innovation, de la création – à l’inverse si vous commercialisez toujours le même produit depuis plus de 30 ans …..- , et de la communication qui sont par nature tournées vers l’extérieur de l’entreprise, présentent ce risque, l’innovation étant aujourd’hui une valeur mondialement partagée, il est quelques fois difficile sans de longs et onéreux débats judiciaires de déterminer qui est le premier créateur ou inventeur ou titulaire légitime du droit . Également ce risque est sensible pour une entreprise qui importe pour revendre ensuite sur un autre territoire.

L’ entreprise est alors confrontée à une évaluation du risque de contrefaire, et à l’évaluation de l’action en contrefaçon qui pourrait être engagée contre elle. Là aussi, les principales variables dépendent de la nature du droit en cause, de la tension socio-économique du marché où elle évolue, et de la disponibilité des avocats et des juridictions . Disons le tout de suite, la recherche des antériorités gênantes en matière de marque n’est en rien comparable avec la nécessité d’examiner plusieurs brevets.

Mais la notion d’assurance trouve ici un écho particulier car l’entreprise exposée à ce risque de contrefaire peut-elle demander à son assurance de couvrir la cessation de l’activité qu’elle entrevoit litigieuse ou qu’elle accepterait après réclamation du tiers titulaire du droit antérieur, ou seulement aux indemnités judiciaires après épuisement de toutes les voies de recours ? Ou bien la couverture du risque devra-t-elle se limiter à la prise en charge des frais de contentieux ? Notons immédiatement qu’avec la multiplication des procédures devant les offices de propriété industrielle, une telle clause ne se limitera donc pas aux seuls contentieux judiciaires.

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