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L’article Dépôt de marque de l’Union: un droit de priorité spécifique est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

L’article Opposition de marque devant l’EUIPO est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

• Mais cette classification n’est effectuée qu’a titre administratif.

En utilisant des libellés aussi larges, et en ignorant les sous-catégories cohérentes de produits et de services susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la marque risque d’être anéantie en cas d’action en déchéance pour défaut d’usage.

Illustration avec l’arrêt du Tribunal de l’Union du 19 mars 2025, l’arrêt

• Au dépôt de la marque : « Services de télécommunications ».
• La marque fait l’objet d’une action en déchéance pour défaut d’usage.
• Les preuves d’usage se rapportent à « des services de communications audio et vidéo via SMS, télécopies par courriel, émission et réception d’appels, messages vocaux, visioconférences et WebRTC (communication en temps réel par le web) »

Successivement la Division d’opposition et la Chambre de recours de l’EUIPO rejettent la demande en déchéance.

Le 19 mars 2025, le Tribunal annule la décision de la Chambre de recours.

« …en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve ».

D’où la critique de la Chambre de recours qui « s’est bornée à apprécier la preuve de l’usage apportée par l’intervenante par rapport à la catégorie des services de télécommunications prise dans son ensemble ».

L’article Déchéance de marque : votre dépôt tient-il compte des sous-catégories de produits et de services ? est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

Comment peut-on imaginer que tous ces transferts gratuits de droits immatériels par échanges électroniques devraient être assujettis à l’acte authentique ?

A lire sous un focus « Cession gratuite de marque ou donation de marque ? » dans Propriété Industrielle n° 2, février 2025.

L’article Un coup de force argumentatif à l’origine des débats récents sur la cession gratuite de marque est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

La Toile s’enflamme, la cession gratuite de marque devait être passée devant notaire, à défaut elle serait nulle en application de l’article 931 du Code civil.

Mais une telle lecture de la décision d’appel est erronée.

L’explication est là

Retenons la conclusions  :

3. Quel enseignement tiré de cet arrêt à propos de la cession gratuite de la marque confrontée à l’article 931 du Code civil ? Aucun !
   

Une lecture hâtive de cet arrêt du 13 mars 2024 y voit l’application de l’article 931 aux bénéfices des personnes morales  et qu’il y est dit que l’article 714-1 du CPI n’y fait  pas exception.

Toutefois, c’est oublié que la contestation de cette cession gratuite venait du prétendu cessionnaire (T) lui-même alors que classiquement, ce débat est mené à l’initiative d’une partie qui se trouve évincée de sa quote-part sur la donation.

Mais surtout les contempteurs de cet arrêt ont omis de relever la contradiction pourtant notée par la Cour dans l’argumentation de S, l’autre cessionnaire, « qui soutient tout à la fois que « l’acte comporte en lui-même l’intention libérale requise en ce qu’il indique que la cession intervient à titre gratuit » et que « l’acte litigieux ne saurait être qualifié de donation ».

C’est là qu’il faut revenir à ce qui a été dit à propos de cet étrange contrat.

En quoi un tel contrat à supposer qu’il ait été valablement signé, aurait constitué une donation avec l’intention constitutive de la libéralité requise aux articles 931 et suivants du code civil ?

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1°) Durée de protection de base de la marque enregistrée

Une fois votre marque déposée et enregistrée, elle bénéficie d’une protection initiale ou protection de base.

Sans se confronter à la situation des enregistrements ayant fait l’objet d’un renouvellement anticipé, ou de marques dont le premier dépôt est ancien, limitons notre propos aux situations les plus classiques. En France, la durée de protection de base pour une marque est de 10 ans à compter de la date de dépôt. La marque de l’union prévoit également une durée de 10 ans à compte du dépôt de sa demande. Le renouvellement de la marque internationale intervient aussi tous les 10 ans.  

2°) Renouvellement de la marque : le renouvellement de son enregistrement

2.1°) Échéance du renouvellement

À l’approche de la fin de la période de protection de 10 ans, l’enregistrement doit être renouvelé pour que le titulaire de la marque maintienne ses droits. Le renouvellement doit être effectué avant l’expiration de la période initiale (avant la veille de la date anniversaire, un an pour la marque française mais 6 mois pour la marque de l’union). Généralement son renouvellement est encore possible après la date des 10 ans mais dans un délai particulier (6 mois à l’INPI et à l’EUIPO, mais attention au point de départ de ce délai) et sous réserve de payer une taxe supplémentaire.

Ne sont pas abordées ici les situations qui peuvent permettre ou permettaient qu’un enregistrement soit encore renouvelé au-delà de ce délai supplémentaire encore appelé délai de grâce, mais ce dernier terme n’a pas toujours le même sens selon les offices et les enregistrements concernés. En France, le délai de restauration qui allait au-delà du délai de grâce, n’existe plus.

Au-delà de cette simple gestion d’agenda, au moment du renouvellement de la marque, il s’agit de déterminer si ce renouvellement interviendra pour la totalité des produits et services visés à son enregistrement ou que pour une partie de ceux-ci.

Principal intérêt le montant total des taxes à payer, mais pas que…

En effet, l’enregistrement a pu faire l’objet d’une ou de cession(s) partielle(s), – le titulaire de la marque sur tels produits ou services a changé – ou l‘enregistrement se trouve en copropriété, autant d’événements susceptible de modifier la personne qui peut demander le renouvellement de la marque. Autre facteur à prendre en compte, le signe de la marque est-il encore d’actualité ? Chacun comprendra que le renouvellement de la marque, c’est-à-dire la décision de maintenir la marque ne se prend pas à la dernière minute et que le concours de l’avocat est utile.

  2.2°) Procédure de renouvellement

Le renouvellement de la marque s’effectue en déposant une demande de renouvellement à l’office où la marque a été déposée. S’agissant de la marque internationale, l’INPI par exemple, accepte le renouvellement de la partie française, mais généralement les déposants privilégient le renouvellement via le site de l’OMPI.

En France, pour un dépôt initial effectué directement auprès de l’INPI, le renouvellement de la marque française sera effectué également auprès de l’INPI via le site en ligne. Il est important de respecter les délais et les exigences de la procédure pour éviter la perte de ses droits de propriété intellectuelle.

Cette demande de renouvellement s’accompagne du paiement d’une taxe.  En 2023, auprès de l’INPI, la taxe de renouvellement de l’enregistrement d’une marque individuelle (par opposition à la marque collective) est de 290 € pour la première classe puis de 40 € par classe supplémentaire. En cas de renouvellement dans le délai de grâce, la taxe supplémentaire est de 145 €.

A titre indicatif, l’EUIPO propose des tarifs différents selon que le renouvellement intervienne sous forme papier ou en ligne.

3°) Le maintien de la marque ne se limite pas au renouvellement administratif de son enregistrement.

Pour maintenir les droits de propriété intellectuelle sur la marque enregistrée, il est nécessaire d’utiliser effectivement la marque dans la vie des affaires Une absence d’utilisation prolongée de la marque peut entraîner sa perte pour déchéance. Cette sanction peut intervenir après un délai de 5 ans, autrement dit amputer sérieusement la durée du délai de base de protection de la marque enregistrée, et rendre impossible son renouvellement !

Autres risques de perte de sa marque, l’atteinte à celle-ci par des tiers non autorisés et le dépôt d’autres marques identiques ou similaires. Face de ces situations, différentes actions sont à mener.

Sites utiles

INPI : https://www.inpi.fr/

EUIPO : https://www.euipo.europa.eu/fr

OMPI : https://www.wipo.int/portal/fr/

OAPI : http://www.oapi.int/index.php/fr/

L’article Durée de protection d’une marque déposée : renouvellement et maintien des droits est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

Peut-on contractuellement renoncer à engager une action en déchéance de marque ?

C’est la question posée par la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) à la Cour de justice par une décision préjudicielle de février 2021. ici

Une question analogue se pose en matière de brevet dans des termes différents  à la suite de la loi de 2019 sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité du brevet, c’est là

Et là aussi:

• « Pas de prescription de l’article 2224 du code civil à l’action en nullité d’un droit de propriété industrielle ». Propriété industrielle, décembre 2017, n° 12, p.29.

L’article Peut-on renoncer à demander en justice la déchéance d’une marque ? est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

La marque demandée : CACHET

Pour des produits dont le Tribunal se limite à indiquer les classes 5, 18, 20, 21, 25, 27, 28 et 31.

L’examinateur avait tout d’abord rejeté la totalité de de la demande de marque.

La Chambre de recours annule cette première décision sauf pour « Préparations vétérinaires ; préparations médicales ; produits pharmaceutiques ; produits d’hygiène à usage médical ; aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ».

Le déposant saisit le Tribunal en invoquant que le signe n’est pas descriptif.

Pour la requérante, le mot cachet a plusieurs sens et celui de comprimé n’est pas suffisamment établi.

22      …., la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours ……… selon laquelle la signification du terme « cachet » en tant que « comprimé » est suffisamment établie. ……, elle fait valoir que cette signification n’est pas la « plus immédiate » et qu’elle est « discutable ». Elle souligne à cet égard que des dictionnaires ou des banques de données français-allemand ou anglais-allemand, déjà présentés à la chambre de recours, « indiquent uniquement la signification de “label de qualité”, “tampon”, et d’autres significations analogues ». Selon la requérante, « cela contredit l’hypothèse selon laquelle le public comprendra immédiatement et sans autre réflexion la signification de “comprimé” » et, « [p]our le public, le terme “cachet” est si inhabituel et peu courant qu’il est bel et bien perçu et compris comme une indication d’origine ».

Ce qu’en dit le Tribunal :

23      …. , il convient de constater qu’il est notoire que le terme « cachet » fait partie du vocabulaire de base de la langue française désignant notamment un comprimé ou une capsule à avaler contenant des poudres médicamenteuses. Contrairement à ce que prétend la requérante, et ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il est très habituel que ce terme soit utilisé en rapport avec des produits médicaux comme dans l’expression « prendre un cachet » ou « prendre un cachet d’aspirine », ce que la chambre de recours a, au demeurant, souligné …………, ou dans l’expression « prendre un cachet pour dormir ». Par ailleurs, cette signification est clairement établie, ainsi qu’en atteste son existence dans le dictionnaire renommé Larousse, mentionné …………. , qui indique, d’une part, que le terme « cachet » est un « [e]nsemble de deux capsules de pain azyme dont la cavité renferme des poudres médicamenteuses » et, d’autre part, que le terme « comprimé » est le synonyme usuel du terme « cachet ».

Et le Tribunal distingue deux types de produits selon que le terme cachet est compris ou non comme comprimé;

Pour les produits d’hygiène à usage médical.

28      ( l’EUIPO conteste le bien-fondé de l’argument de la requérante en soutenant, en substance, que ces produits englobent des désinfectants disponibles sous forme de comprimés solubles dans l’eau et qui peuvent être utilisés, par exemple, pour le nettoyage. Selon l’EUIPO, le terme « cachet » est donc descriptif pour cette catégorie de produits. Toutefois, une telle argumentation ne saurait prospérer. En effet, ainsi que cela ressort du point 23 ci-dessus, s’il est notoire que le terme « cachet » fait partie du vocabulaire de base de la langue française, ce terme, ainsi que le terme « comprimé », sont employés dans le domaine médical et pharmaceutique pour faire référence à des capsules à avaler contenant des poudres médicamenteuses. Dès lors, quand bien même certains « produits d’hygiène à usage médical » pourraient être disponibles sous forme de « comprimés à dissoudre dans l’eau », il n’en demeure pas moins que, face à ces produits, le public pertinent ne verra pas un rapport direct entre le terme « cachet » et ces produits, dès lors que, pour ce public, un « cachet » fait référence à un comprimé ou à une capsule médicamenteuse à avaler et nullement à une pastille ou à une tablette désinfectante à diluer dans de l’eau à des fins de nettoyage.

29      C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/1001 pour les « produits d’hygiène à usage médical ».

Pour les autres produits que la Chambre de recours avait rejetés.

30      En ce qui concerne en revanche les « aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire », il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante. En effet, d’une part, ces produits, bien qu’ils ne contiennent pas de substance médicamenteuse, sont à usage médical et peuvent donc être utilisés dans le cadre du traitement de maladies. Ils seront donc assimilés par le public pertinent à des médicaments. La requérante ne prétend d’ailleurs pas le contraire. D’autre part, ces produits peuvent être commercialisés sous forme de comprimés. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/1001 pour ces produits.

La décision de l’Office n’est annulée que pour « produits d’hygiène à usage médical ».

L’article Quel sens donnez-vous au mot cachet ? Est-il différent de celui de comprimé ? est apparu en premier sur Philippe Schmitt Avocats.

Cet arrêt est rendu sur des questions préjudicielles posées par la Juridiction britannique.

 » Dans ces conditions, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galle), division de la Chancery], a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Une marque de l’Union [européenne] ou une marque nationale enregistrée dans un État membre peut-elle être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que certains ou tous les termes de la spécification des produits et des services ne sont pas suffisamment clairs et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ces termes ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, un terme tel que “logiciel” est-il trop général et désigne-t-il des produits qui sont trop variés pour être compatible avec la fonction d’indication de l’origine de la marque si bien qu’il n’est pas suffisamment clair et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ce terme ?

3)      Le simple fait de demander l’enregistrement d’une marque sans aucune intention de l’utiliser concernant les produits et les services spécifiés constitue-t-il un acte de mauvaise foi ?

4)      En cas de réponse affirmative à la troisième question, est-il possible de conclure que le demandeur a déposé la demande en partie de bonne foi et en partie de mauvaise foi si, et dans la mesure où, il avait l’intention d’utiliser la marque concernant certains des produits et des services spécifiés mais aucune intention d’utiliser cette marque concernant d’autres produits et services spécifiés ?

5)      L’article 32, paragraphe 3, de la loi de 1994 sur les marques est-il compatible avec la directive [2015/2436] et les directives antérieures ? »

Le libellé d’une marque pourrait être vague et manquer de clarté et de précision !

Dans le litige britannique, différentes marques comportant le terme SKY étaient opposées. Parmi-celles-ci, certaines visaient « logiciel ». Or chacun sait aujourd’hui que ce terme recouvre des activités économiques très variées.

Les marques dont la protection est demandée, désignent à leur enregistrement :

« au sens de la classification de Nice, à savoir les logiciels, les logiciels fournis à partir d’Internet, les logiciels et les appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet, le stockage de données, ainsi que des services relevant de la classe 38, au sens de cette classification, à savoir les services de télécommunications, les services de courrier électronique, les services de portail Internet, les services informatiques permettant de consulter et de récupérer des informations, des messages, des textes, des sons, des images et des données au moyen d’un ordinateur ou d’un réseau informatique »

Ces marques  ont été exploitées pour : «  ‘un éventail de produits et de services relevant de ses domaines principaux d’activité, à savoir la télédiffusion, la téléphonie et la desserte en haut débit. Il n’est pas contesté que ces marques sont connues dans tous ces domaines au Royaume-Uni et en Irlande »

Mais « aucun produit ou service de migration entre plateformes de courrier électronique ou de stockage en nuage (Cloud storage) » n’est exploité par leur titulaire.

Or, l’action en contrefaçon a été engagée contre « des services portant sur un logiciel en tant que service (software as a service ou SaaS) et concernent la migration vers le Nuage (Cloud), le stockage en nuage et la gestion des applications sur le Nuage ».

D’où l’interrogation de la juridiction britannique, le seul libellé « logiciel » à l’enregistrement de marque permettrait-il de poursuivre en contrefaçon pour de tels services ?

Pour les juges britanniques, la réponse serait négative :

37      À cet égard, la juridiction de renvoi est d’avis que l’enregistrement d’une marque pour des « logiciels » est trop large et, partant, contraire à l’intérêt public, car il confère au titulaire un monopole extrêmement étendu qui ne saurait se justifier par un intérêt commercial.

Mais sur quel fondement légal sanctionner ce monopole indu, puisque, cette juridiction  « estime que cela ne signifie pas nécessairement que le terme « logiciel » manque de clarté et de précision ».

Après avoir rappelé les différentes dispositions de la directive marque et du règlement sur la marque communautaire, la Cour conclut :

60      Il résulte des considérations qui précèdent que le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l’enregistrement d’une marque nationale ou d’une marque communautaire ne saurait être considéré comme un motif ou une cause de nullité de la marque nationale ou communautaire concernée, au sens de l’article 3 de la première directive 89/104 ou des articles 7 et 51 du règlement n^o 40/94.

Resterait-il la notion d’ordre public pour infléchir cette position ?

66      À cet égard, il suffit de relever que la notion d’« ordre public », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n^o 40/94 et de l’article 3, paragraphe 1, sous f), de la première directive 89/104, ne saurait être comprise comme se rapportant à des caractéristiques relatives à la demande d’enregistrement elle-même, telles que la clarté et la précision des termes employés pour désigner les produits ou les services visés par cet enregistrement, indépendamment des caractéristiques du signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé.

67      Il s’ensuit qu’un tel défaut de clarté et de précision des termes désignant les produits ou les services visés par l’enregistrement d’une marque ne saurait être considéré comme étant contraire à l’ordre public, au sens de ces dispositions.

Autre réponse attendue de la Cour de justice , une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue-elle un acte de mauvaise foi ?

Si la Cour de justice répond pas l’affirmative, les conditions qu’elle pose, rendent hypothétique une telle situation.

77      …………….. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

78      La mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait donc être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande.

79      En second lieu, il convient de déterminer si l’article 51, paragraphe 3, du règlement n^o 40/94 et l’article 13 de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’absence d’intention d’utiliser une marque conformément à ses fonctions essentielles ne concerne que certains produits ou services visés par l’enregistrement, la nullité de cette marque ne s’étend qu’à ces produits ou services.

80      À cet égard, il suffit de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 125 de ses conclusions, qu’il découle clairement de ces dispositions que, lorsque le motif de nullité concerne seulement certains des produits ou des services désignés dans la demande d’enregistrement, la marque doit être déclarée nulle seulement pour ces produits ou services.

Quand à demander au déposant de s’engager lors de son dépôt à exploiter la marque, un manquement à une telle obligation ne pourrait pas constituer un motif de nullité de la marque !

La position de la Cour est très claire :

86      Ainsi, une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque nationale doit, au titre d’une simple exigence procédurale relative à l’enregistrement de celle-ci, déclarer que ladite marque est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins ne saurait être considérée comme étant incompatible avec les dispositions de la première directive 89/104. Si la violation d’une telle obligation de déclaration est susceptible de constituer un élément de preuve aux fins de démontrer une éventuelle mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt de la demande de marque, une telle violation ne saurait cependant constituer un motif de nullité de la marque concernée.

Ce que dit la Cour :

1)      Les articles 7 et 51 du règlement (CE) n^o 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n^o 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

2)      L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 40/94, tel que modifié par le règlement n^o 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.

3)      La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.

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