La période transitoire de la loi du 17 juin 2008 étant écoulée, l’action en nullité du brevet est-elle soumise à l’article 2224 du Code civil et dans l’affirmative où fixer le point de départ de sa prescription ? Le jugement du 18 décembre 2015 montre la voie pour appliquer ce délai de cinq ans de cet article dont le point de départ est flottant.

Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, il était admis que les demandes en nullité totale ou partielle d’un brevet relevaient de la prescription trentenaire de droit commun et par conséquent, elles pouvaient être engagées pendant toute la durée de vie du titre. Cette situation, lors des débats de la loi du 1990 relative à la propriété industrielle, avait failli changer puisque la commission des lois du Sénat avait proposé, sans succès, que la demande en nullité totale ou partielle de brevets se prescrive par 10 ans à compter de la publication de la délivrance du brevet.

Rappelons par opposition à une prescription acquisitive que cet article 2224 du Code civil concerne une prescription extinctive définie à l’article 2219 du Code civil comme «  un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps  ».

Le Code civil issu de la réforme de la loi de 2008 distingue ainsi au sein du livre III « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », du titre XXI « De la possession et de la prescription acquisitive », le titre XX « De la prescription extinctive » dont le chapitre II « Des délais et du point de départ de la prescription extinctive » ne compte que deux sections l’une relative à quelques délais et points de départ particuliers où il n’est pas question de brevet, l’autre relative au délai de droit commun et de son point de départ où se trouve le seul article 2224.

Comme la loi du 17 juin 2008 n’a pas prévu expressément la situation des brevets, l’action en nullité de ceux-ci se trouve confrontée au délai de cinq ans de cet article 2224 du Code civil dont le point de départ est « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le droit qui est en cause, ici, est celui d’engager une action en justice autrement dit celui de la naissance de son intérêt à agir et sa qualité à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile. Dès lors, le point de départ de la prescription importe plus que sa durée.

Le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris illustre parfaitement cette recherche de l’intérêt à agir né, actuel, positif et concret à propos d’une action engagée par assignation du 20 mars 2014 de la société Mylan contre la partie française d’un brevet européen déposé le 19 juillet 1995 sous priorité d’un brevet US du 28 juillet 1994 et qui a été délivré le 21 avril 1999. Ce brevet porte sur un composé chimique dans le traitement des infections à cytomégalovirus, et qui a fait l’objet d’une prorogation par certificat complémentaire de protection jusqu’au 20 mars 2017 et dont la société F.Hoffman La Roche est le titulaire.

L’approche pragmatique du tribunal doit être soulignée pour écarter la date de publication de la délivrance du titre : «  retenir la date de délivrance du brevet comme date de la connaissance du motif de nullité et donc comme point de départ du délai de prescription de l’action à ce titre, imposerait à tout distributeur, fabricant ou importateur d’assurer une veille du registre des brevets dans son secteur d’activité, ce qui en pratique n’est pas réalisable , même pour une société qui se désigne comme le leader en matière de médicaments génériques ».

L’exigence de l’intérêt né et actuel est clairement posée à la fois dans une analyse subjective de la situation commerciale du demandeur à la nullité du brevet «  la société Mylan , qui venait de lancer en 1998 la commercialisation de l’antiviral acyclovir, n’avait aucune raison de s’intéresser à la molécule voisine de la société Roche et à se concurrencer elle-même » et dans le contexte réglementaire «  la réglementation interdit la commercialisation des spécialités génériques avant l’expiration d’un long délai …, après l’autorisation initiale de mise sur le marché du médicament princeps et en l’absence de demande d’AMM, la société Roche n’aurait pas manqué (comme elle l’a fait) d’invoquer le défaut d’intérêt à agir de son adversaire  ».

Le tribunal retient également que l’intérêt à agir doit être suffisant économiquement pour justifier une action en nullité devant le juge : «  il apparaît que la société Mylan n’avait aucune raison de s’intéresser au brevet de la société Roche avant l’érosion de ses parts de marché sur le générique de l’acyclovir en 2012-2013 et par suite de connaître les causes de nullité affectant le titre de son adversaire  ».

Face à un point de départ du délai de prescription aussi souple, les titulaires de brevets ne doivent pas s’inquiéter outre mesure puisque l’article 2232 du Code civil à poser un délai butoir de 20 ans qui finalement diminue d’un tiers la durée de la prescription antérieure.

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