Pourquoi déposer une marque ? Certes une marque peut exister sans être déposée. En réalité quand on évoque les marques déposées, il s’agit de marques enregistrées. Par son enregistrement auprès d’un office de propriété industrielle, la marque va bénéficier de l’action en contrefaçon.

Dire que l’action en contrefaçon permet à son titulaire de s’opposer à des « contrefaçons », c’est souligner le lien entre l’avocat et le dépôt de la marque. L’avocat du contentieux de la contrefaçon est plus à même de conseiller le dépôt de la marque : quel signe déposé et pour quels produits et services. L’évolution de la jurisprudence sur ces questions replace à nouveau au cœur du dépôt de la marque le conseil de l’avocat habitué au contentieux de la contrefaçon.

Enregistrer une marque c’est délimiter un droit, action où intervient l’avocat

Un dépôt de marque permet aussi de délimiter l’emploi que l’entreprise entend faire de son signe. Une marque enregistrée parce qu’elle accorde un monopole, fixe son périmètre.  Il ne s’agit pas seulement d’un périmètre de droit, où le rôle de l’avocat se comprend aisément, mais au-delà de ce simple constat, d’un choix de stratégie commerciale et économique. Enregistrer une marque, c’est aussi matérialiser un actif.

L’avocat pour le choix d’un signe valable au dépôt de la marque et la recherche des antériorités, la phase antérieure au dépôt de la marque

Choix du signe à déposer et choix des produits et services à indiquer au dépôt : des questions où intervient l’avocat. Le signe envisagé remplit-il les conditions requises à une marque enregistrée ? Autres préoccupations la recherche des antériorités. En effet, le même signe ou un signe similaire à celui initialement envisagé ont déjà pu être enregistrés à titre de marque  par un tiers pour des produits identiques ou similaires. D’autres signes peuvent également constituer des antériorités gênantes.

Sans oublier que le choix est aussi celui de l’Office où ce dépôt sera effectué où à nouveau intervient l’avocat. La marque envisagée pour être protégée en France peut être déposée par un dépôt national à l’Institut National de la propriété industrielle ( INPI) , ou par un dépôt auprès de L’Office de l’Union Européenne pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (EUIPO) d’une marque  de l’Union qui couvre également tous les autres pays de l’Union, ou enfin via un dépôt international où la France sera désignée.

Le dépôt de la demande de marque auprès de l’office, première phase du dépôt de la marque

Techniquement, le dépôt de la marque,  c’est-à-dire après le choix du signe et des produits et services à désigner ait été effectué, est réalisé auprès de l’Office choisi. A nouveau l’avocat peut intervenir pour le dépôt de la marque.

Ce dépôt s’accompagne du paiement de différentes taxes auprès de l’office. Ces taxes sont calculées en fonctions des classes administratives auxquelles correspondent les produits et services qui auront été préalablement choisis.

En 2020, les taxes auprès de l’INPI sont de 190 € pour la première classe à majorer de 40 € par  classe supplémentaire. L’EUIPO applique un système différent. La taxe de base couvre une classe pour 850 EUR. La taxe pour la deuxième classe de produits et services est de 50 EUR. La taxe pour la troisième classe et les classes suivantes est de 150 EUR pour chaque classe. Ces montants « par classe supplémentaire »  peuvent apparaitre anecdotique à comparer aux avantages qu’apporte un enregistrement de marque, mais leur montant total peut vite augmenter puisque 45 classes existent, l’avocat est souvent amené à rappeler cette réalité.

La procédure d’enregistrement de la demande de marque : la réponse par l’avocat aux observations et notifications de l’office dans cette seconde phase du dépôt de la marque

Postérieurement au dépôt de la demande de marque, l’office peut émettre des observations ou des notifications auxquelles il est nécessaire de répondre. A nouveau, le recours à l’avocat est utile pour cette phase du dépôt de la marque au regard de la technicité de la matière et des réponses à apporter, et surtout des délais à respecter pour fournir ces réponses. Bien souvent, l’avocat aura anticipé ces questions dès la préparation du dépôt de la marque.

L’office peut également rejeter la demande de marque. Maintenir sa demande de marque nécessitera une procédure d’appel soit devant une structure ad‘ hoc au sein de l’office ou directement devant une instance judiciaire comme actuellement en France. Le concours de l’avocat est à nouveau fortement recommandé au regard des particularités des procédures de recours ou d’appel.

Procédure d’opposition à une demande d’enregistrement de marque : à nouveau le rôle de l’avocat dans cette dernière phase du dépôt de la marque.

Un tiers peut s’opposer à la demande d’enregistrement de la marque. Différents fondements sont envisagés et en France devant l’INPI, depuis la réforme intervenue sur la période 2019-2020, se sont multipliés les droits antérieurs qui peuvent être invoqués à l’appui  d’une opposition à une demande d’enregistrement de marque. Différents échanges sont prévus pendant la phase d’instruction entre l’office, le demandeur à la demande de marque et l’opposant à cette demande de marque. L’avocat intervient soit en appui pour les déposants le plus chevronnés soit en leur nom. Là aussi selon les offices, différentes mécanismes de recours ou d’appel de la décision sont prévus où intervient  l’avocat.