L’année 2012 a montré que les juges reconnaissent à l’inventeur salarié des primes supérieures à celles attribuées par son employeur et que la rémunération supplémentaire peut être calculée de manière proportionnelle à partir du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise avec l’invention.

Comment les entreprises et  leurs commissaires aux comptes pourront-ils intégrer ces deux tendances en particulier pour les entreprises ayant fait l’objet de telles condamnations ?

Rude tâche pour les commissaires aux comptes dans les mois à venir pour acquérir la conviction que les comptes des sociétés sont réguliers et sincères au regard des rémunérations dues aux inventeurs salariés. En effet,  le rapport de gestion, document comptable soumis au contrôle des commissaires aux comptes, expose les « activités en matière de recherche et de développement »  de la société en application de l’article L 232-1 du Code de commerce.
Or, l’année écoulée a montré que les rémunérations reconnues par les tribunaux sont en général supérieures à celles accordées par les entreprises.
Précisions tout d’abord, quelles situations sont directement concernées, car si la loi distingue trois régimes juridiques, et qu’en théorie deux concernent les sociétés, ce n’est finalement qu’un seul  régime qui nous intéresse, ici, celui de la rémunération supplémentaire.

Trois régimes juridiques sont applicables aux inventions des salariés:

• De principe, l’invention appartient à son inventeur, ainsi l’invention réalisée par une personne salariée d’une entreprise lui appartient sauf  dans les deux cas prévus à l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle,  et indiqués ci-après :

• Les inventions hors mission mais attribuables, quand l’employeur entend se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié, le salarié a droit à un juste prix.

• Les inventions de mission, pour celles-ci, le salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire.

Les deux derniers régimes présentent un impact économique pour les entreprises.

• L’invention hors mission mais attribuable à l’employeur.

L’invention a été réalisée soit dans le cours de l’exécution des fonctions du salarié, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle.
Dans ce cas si l’employeur souhaite se voir attribuer la propriété de l’invention, il devra en payer le juste prix .

• L’invention de mission : l’invention appartient à l’employeur.

L’invention a été réalisée dans l’exécution, soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui sont explicitement confiées. Le salarié a droit à une rémunération supplémentaire.
A se reporter aux affaires jugées en 2011, l’essentiel des contentieux a porté sur la détermination de la rémunération supplémentaire des inventions de mission, seule situation qui nous intéresse donc ici.

En 2011, deux tendances se sont affirmées par les différentes décisions rendues lors des procès engagés par les salariés inventeurs :

• Les rémunérations supplémentaires fixées par décisions de justice, qui prennent la forme de primes lors du dépôt, de la délivrance et de l’extension à l’étranger du brevet sont généralement  plus importantes que celles accordées initialement par les employeurs.

• En cas d’exploitation de l’invention, la rémunération supplémentaire peut être fixée de manière proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé par l’invention.

C’est deux aspects, majoration des primes, et proportionnalité de la rémunération supplémentaire au chiffre d’affaires, constituent pour les sociétés des événements importants qui ne peuvent pas être ignorés quand la société a fait l’objet d’une telle décision.
Pour condamner la société à payer au salarié inventeur ces majorations de primes ou des rémunérations calculées proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé avec l’invention, les juges examinent le dispositif juridique mis en place au sein de l’entreprise, et en soulignent les contradictions avec les dispositions légales.  Dès lors, pour le commissaire aux comptes, comment se convaincre de la sincérité des comptes d’une entreprise quand ses règles internes pour la détermination de la rémunération de ses inventeurs salariés se sont vues ainsi stigmatiser .

Distinguons différentes situations et envisageons différentes hypothèses:

• Bien souvent une invention a eu plusieurs inventeurs, si une décision de justice a reconnu une majoration de la rémunération au seul salarié qui l’a saisie, la société ne doit–elle pas considérer que les autres inventeurs bénéficient  d’un montant analogue selon leur part contributive ?

• Quand cette décision de justice a déterminé la rémunération supplémentaire due au salarié inventeur soit par une majoration des primes soit proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé avec l’invention, la partie du rapport de gestion relative « aux activités de recherche et de développement »  ne devrait–elle pas si ce n’est l’indiquer expressément, en tenir compte pour l’ensemble des salariés inventeurs de la société sans limiter cette mention à la seule invention en cause  puisque le dispositif interne s’est trouvé tout entier invalidé, ce principe de la rémunération proportionnelle n’étant que très rarement mis en place spontanément dans les entreprises ?

• Enfin, comment ne pas songer aux groupes de sociétés dont les règles comptables et de gestion des brevets sont uniformes et centralisées. Dans une telle situation, le rapport de gestion  ne devrait-il pas en tenir compte non seulement pour toutes les sociétés mais l’évaluer aussi en tenant compte des différentes activités des sociétés du groupe et des configurations propres à chacune d’entre elles selon leurs « activités en matière de recherche et de développement » ?

Quand une forme donne sa valeur substantielle au produit, cette forme ne peut pas constituer une marque communautaire. Voilà l’enseignement de cet arrêt du 6 octobre 2011. [ ici ]

Bang & Olufsen avait déposé comme demande de marque communautaire la forme d’un haut-parleur particulier

Après un premier arrêt du 10 octobre 2007 qui avait fait droit au recours de cette société contre le refus de l’OHMI d’enregistrer cette demande, il semblait possible d’obtenir un enregistrement de marque communautaire pour une tel signe, c’est à dire un signe constitué exclusivement de la forme du produit.

Or, ce premier arrêt n’avait pas pris une telle position, le TPE se limitait, en réalité, à sanctionner la position de l’OHMI pour ne pas avoir répondu totalement à l’argumentation de cette société. C’était donc une question de procédure qui avait conduit à cette  première décision. La possibilité ou non d’obtenir une marque communautaire sur un tel signe n’avait donc pas été tranchée .

La procédure devant l’OHMI a repris, l’office a opposé d’autres griefs que ceux invoqués la première fois, la demande de marque s’est donc trouvée toujours rejetée, d’où un nouveau recours de la société Bang & Olufsen.

Ce second arrêt du 6 octobre 2011 [ ici ] s’il traite des questions de procédure, se prononce aussi sur le signe déposé.

• Tout d’abord, un rappel le droit de marque est renouvelable à l’infini quand les droits des dessins et modèles et des auteurs sont limités dans le temps

(65)  » …l’objectif immédiat de l’interdiction d’enregistrer les formes purement fonctionnelles ou qui donnent une valeur substantielle au produit est d’éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d’autres droits que le législateur a voulu soumettre à des « délais de péremption » ».

• Plus intéressante, la problématique de la perception du consommateur, cette perception avait été celle qui dans le premier arrêt avait laissé un espoir aux déposants de marque

(72) La Cour a considéré que la perception présumée du signe par le consommateur moyen n’est pas un élément décisif dans le cadre de l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, mais peut, tout au plus, constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe (arrêt Lego Juris/OHMI, point 60 supra, point 76).

• Le Tribunal va ensuite examiner les différents éléments avancés par la déposante

73 En l’espèce, s’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement n° 40/94, il y a lieu de relever que le design, pour le produit en cause, est un élément qui sera très important dans le choix du consommateur, même si le consommateur prend également en considération d’autres caractéristiques du produit en cause.

74 En effet, la forme pour laquelle l’enregistrement a été demandé témoigne d’un design tout particulier et la requérante admet elle‑même, notamment au point 92 de la requête, que ce design est un élément essentiel de sa stratégie de marque et qu’il augmente l’attractivité du produit en cause, c’est-à-dire sa valeur.

75 En outre, il ressort des éléments cités au point 33 de la décision attaquée, à savoir des extraits de sites Internet de distributeurs, de vente aux enchères ou de vente de produits d’occasion, que les caractéristiques esthétiques de cette forme sont soulignées en premier et qu’une telle forme est perçue comme une sorte de sculpture pure, élancée et intemporelle pour la reproduction de musique, ce qui en fait un élément substantiel en tant qu’argument de promotion de vente.

• Or, le Tribunal avant cette énumération a rappelé :

Toutefois, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

C’est ce qui a conduit le Tribunal a confirmé le rejet par l’OHMI de cette demande de

marque communautaire :

76 Il n’apparaît donc pas que, en l’espèce, la chambre de recours ait commis une quelconque erreur en considérant que, indépendamment des autres caractéristiques du produit en cause, la forme pour laquelle l’enregistrement a été demandé donne une valeur substantielle audit produit.

Article de Philippe Schmitt publié le 18 octobre 2011 sur le site du village de la justice

La limitation de brevet connait un succès certain. Néanmoins, quand il s’agit de la partie française d’un brevet européen, devant quel office cette demande en limitation doit-elle être instruite ? Bien qu’un arrêt de la Cour de Paris soit intervenu sur cette question le 1er juillet 2011, le débat reste ouvert.

Un brevet dont la protection s’applique en France, a été examiné soit par l’Office Européen des Brevets sur une demande déposée à cet office,  le brevet européen visant la France,  soit par l’Institut National de la Propriété Industrielle, le brevet français. Mais ces titres qui visent tous les deux la France peuvent-ils être limités devant l’INPI ? La Cour de Paris a été confrontée à une question analogue, mais l’arrêt du 1^er juillet 2011 n’a peut-être pas permis à la Cour d’examiner tous les éléments à prendre en considération.

1°) La problématique de la limitation de la partie française du brevet européen à laquelle n’a pas pu répondre  l’arrêt du 1^er juillet

Deux ensembles de textes prévoient la limitation de brevet. Pour la limitation européenne, la CBE 2000. La limitation française, quant à elle,  est issue de la loi du 4 août 2008, et elle  est codifiée au Code de la propriété intellectuelle aux articles L 613-24, L613-25 et  L614-12 qui sont complétés  à la partie réglementaire  par l’article R 613-45.

Antérieurement  à la loi du 4 août 2008, seule existait en France, la limitation judiciaire prévue à l’article L 613-27. La possibilité d’une limitation judiciaire d’une partie nationale, et donc française, d’un  brevet européen était également envisagée par la Convention de Munich dans sa version de 1973 au point 2 de son article 138.

La CBE 2000 a introduit la procédure de limitation du brevet européen devant l’OEB et a également modifié la rédaction de l’article 138. La loi du 4 août 2008 a prévu aussi la possibilité d’une limitation du brevet devant l’INPI.

Il se perçoit aisément que la question de la limitation de brevet se pose à deux temps bien distincts de la vie de ce titre hors tout débat judiciaire ou lors d’une instance judiciaire.

En dehors de toute instance judiciaire,  il n’est pas discuté actuellement que le titulaire d’un brevet français ou de la partie française d’un brevet européen puisse demander  la limitation de son brevet devant deux offices à priori selon l’alternative suivante :

-          pour un brevet français, la demande en limitation est à adresser à l’INPI,

-          en cas de brevet européen,  la requête en limitation est présentée devant l’OEB.

Notons tout de suite que le titulaire n’a pas vraiment de choix dans cette alternative, l’article L614-13 prévoyant que si un brevet français couvre la même invention pour laquelle un brevet européen a été délivré, le brevet cesse de produire ses effets.

Néanmoins, la limitation  devant l’OEB peut poser quelques difficultés au breveté.

En effet, la procédure devant l’OEB va modifier tous les titres nationaux de ce brevet européen ce que ne veut pas nécessairement son titulaire,  et en cas de titres nationaux répartis entre différents titulaires, l’accord de tous est requis, condition parfois difficile à réaliser.

Le titulaire de la partie française du brevet européen pourrait-il alors présenter sa requête en limitation à l’INPI ? Etant entendu  puisque seule la limitation selon la CBE 2000 prévoit son application à tous les titres nationaux, que cette requête devant l’INPI ne porterait que sur la partie française.

La Cour de Paris par son arrêt du 1^er juillet 2011 a rejeté le recours contre une décision du Directeur de l’INPI intervenue en limitation de la partie française d’un brevet européen.

Mais il n’est pas sûr que les faits et les circonstances dans lesquelles ceux-ci  lui ont été soumis,  aient permis à la Cour d’apprécier les différentes dispositions à prendre en considération.

En se reportant à la lecture de cet arrêt, le titulaire du brevet avait demandé lors d’une instance judiciaire où la validité de la partie française de son brevet était contestée, la limitation de celle-ci devant l’INPI.  La limitation accordée, la partie adverse qui initialement demandait la nullité du brevet, a contesté la légalité de la décision de l’INPI  qui a accordé cette limitation et la légalité de l’inscription de cette décision au registre national des brevets.

Toujours à lire cet arrêt, il y a comme un mélange des arguments relatifs à la validité du titre avec ceux qui contestent la légalité de la décision du Directeur de l’INPI . Comme nous le diraient les publicistes, sous couvert d’un recours en excès de pouvoir n’était-ce pas là un plein contentieux que cette partie menait ce qu’elle faisait par ailleurs devant le Tribunal de grande instance de Paris.  A elles seules, ces questions procédurales n’auraient-elles pas amené la Cour à sa décision de rejet  du recours ?

2°) La limitation devant l’INPI de la partie française d’un brevet européen ne peut intervenir qu’après une décision de justice prononçant la nullité partielle du brevet

A se limiter aux seuls articles relatifs à la limitation du brevet et qui ont été introduits par les dispositions nouvelles, c’est bien entendu l’article L613-24, également cité par la Cour de Paris,  qui retient, tout d’abord, toute l’attention.

En effet, cet article s’applique à la limitation du brevet qui peut être demandée  à « tout moment » et qui prévoit que cette demande en limitation est présentée devant l’INPI.

Cet article s’applique aussi à deux autres articles :

• l’article L613-25 est relatif à la limitation demandée par le breveté dans le cadre d’une action en nullité du brevet. Cet article et l’article L613-24 se succèdent dans le chapitre relatif aux brevets français,

• l’article L614-12, article placé dans la section « Brevets européens »,  et qui porte sur la limitation judiciaire du brevet européen :

• intervenue par une décision de justice (2^ème alinéa),

• ou qui a été demandée lors d’une action en nullité du brevet (3^ème alinéa).

Pour comprendre le sens de l’expression « à tout moment »  de l’article L 613-24 et l’appliquer à la partie française du brevet européen selon les deux articles relatifs à la limitation qui ont été introduits par la loi du 4 août 2008, la limitation devant l’INPI de la partie française du brevet européen ne serait donc possible que dans le cadre d’une instance judiciaire.

Se dégagent déjà deux conditions cumulatives de la lecture combinée des articles  L614-12 et L613-24 pour que la limitation du brevet européen puisse intervenir devant l’INPI :

• il doit s’agir de la partie française (le contraire eut été étonnant),

• et dans le cadre d’une action judiciaire (sous-entendu  devant une juridiction française).

Mais une troisième condition est à respecter.

En effet, dans le cas de la limitation judiciaire, deux situations sont à distinguer au sein de l’article L 614-12 :

• avant qu’une décision judiciaire ne constate des motifs de nullité n’affectant le brevet « qu’en partie »,  L614-12, le 3^ème alinéa ;

• ou après qu’une décision ait constaté des motifs de nullité n’affectant le brevet « qu’en partie », L614-12, alinéas 1^er et 2^ème .

Ces deux situations bien que rencontrées toutes deux en cours d’instances judiciaires, sont soumises par l’article L 614-12 à des règles différentes pour la limitation qui serait demandée ou qui suivrait la nullité partielle de la partie française du brevet européen.

• Pour la limitation avant décision judiciaire,  cet article prévoit que la modification des revendications doit être menée conformément à l’article 105b  de la Convention de Munich,  c’est-à-dire devant l’Office européen des brevets, office expressément cité à cet article de la convention.

• Après la décision de justice qui constate la nullité partielle du brevet, cet article ne précise pas auprès de quel office la limitation doit être menée.

Cette première lecture de l’article L 614-12 conduit ainsi :

• à une contradiction apparente pour la limitation intervenue en cours d’une action en nullité : L614-12 prévoit l’intervention de l’OEB quand l’article L613-24 désigne l’INPI.

• Et à une interrogation pour la limitation après décision de justice.

Comment concilier cette contradiction apparente entre deux textes et tenter une réponse à  l’interrogation.

Une solution de facilité consisterait à imposer les dispositions de la Convention car supérieures dans l’ordre juridique à la loi française.

Mais une cohérence entre ces textes peut être facilement établie en faisant un parallèle  avec les dispositions de l’article L613-27. Celui renvoie devant l’INPI la limitation du brevet français après son annulation partielle.

Autrement dit, seule la limitation à la suite d’une décision de justice ayant constaté la nullité partielle de la partie française du brevet européen serait à mener devant l’INPI. Dans les autres cas, la limitation de la partie française  du brevet européen appartiendrait à l’OEB. Cette répartition concilierait les exigences de la Convention et les dispositions issues de la loi du 4 août 2008.

Philippe Schmitt

Avocat

Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_10_mai_2011_

Paris 11 mai 2011 CCP MEDEVA

L’arrêt ne devrait plus tarder, les conclusions de l’avocat général ont été déposées le 13 juillet 2011

Le 24 novembre 2011, la CJUE a rendu son arrêt

Action en contrefaçon de brevet, action en concurrence déloyale, violation contractuelle : quel juge est compétent ?

Les règles de compétence juridictionnelle en matière de droit de propriété industrielle sont prévues par le Code de propriété intellectuelle. La Cour de Cassation par son arrêt du 7 juin 2011 en précise le contour à propos d’un savoir-faire d’accompagnement de brevet.

Le contentieux de la propriété industrielle connaît des règles particulières de compétence quelques fois incertaines à combiner avec les dispositions de droit commun. Une nouvelle illustration en est donnée par l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 7 juin 2011.

Les faits à l’origine de l’affaire

Une société bénéficiaire d’un contrat de sous-licence d’un brevet, après la résiliation de ce contrat, a vu ses associés créer une société à laquelle, nous dit l’arrêt, il est reproché d’avoir dévoilé le secret du procédé.

On voit ainsi que cette sous-licence ne portait pas uniquement sur un brevet mais également sur du savoir-faire d’accompagnement qui avait été transmis à cette société sous clause de confidentialité, cette clause se poursuivant après l’expiration du contrat de licence.

Le litige initié par le breveté et son licencié contre leur ancien sous–licencié portait :
d’une part, sur la violation de l’obligation de garder secret ce savoir–faire ;
et d’autre part, sur des actes de concurrence déloyale.

La question posée : devant quelle juridiction cette affaire devait-elle être présentée ?

Si l’on applique les règles de droit commun, s’agissant d’une part, d’un contrat entre des sociétés commerciales, et en l’absence à celui-ci de clause particulière sur la compétence, le juge qui a à connaître de ce litige est celui de la juridiction commerciale, juge naturel également pour apprécier la nature déloyale ou non des comportements commerciaux.

Mais le Code de la propriété intellectuelle en son article L 615-17 attribue une compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance, -en pratique celui de Paris avec les dernières réformes-, « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale ».

La question, ici, est intéressante parce que dans ce litige, il n’était nullement question d’une quelconque atteinte au brevet. C’est la nature de savoir-faire, un savoir-faire d’accompagnement d’un brevet, qui pouvait susciter cette interrogation.

La solution

L’action a été engagée devant la juridiction commerciale, compétence confirmée par le Cour d’appel. La Cour de Cassation rejette le pourvoi fondé sur la prétendue violation de l’article L 615-7 en relevant « qu’aucune contrefaçon du brevet n’était incriminée »

C’est donc l’existence du grief de contrefaçon de brevet l’élément déclencheur de la compétence spéciale de l’article L 615-7, l’atteinte à un savoir-faire même d’accompagnement d’un brevet ne suffisant pas.

Philippe Schmitt, Avocat
www.schmitt-avocats.fr

Le sort des demandes de rémunération supplémentaire des inventeurs salariés n’est pas scellé par l’arrêt du 8 décembre 2010 de la Cour de Paris. Par Philippe Schmitt, Avocat

L’arrêt de la Cour de Paris du 8 décembre 2010 qui a déclaré prescrites les demandes de rémunération d’un inventeur salarié, est intervenu dans des circonstances très exceptionnelles ce qui en limite la portée.

Les questions d’inventions de salariés sont régulièrement débattues, des projets ou des propositions de loi, à intervalles réguliers, en rappellent l’importance comme moteurs de l’innovation.

L’arrêt du 8 décembre 2010 rendu par la Cour de Paris dans une affaire qui opposait un salarié inventeur de plusieurs inventions à son employeur pour la fixation de sa rémunération supplémentaire en disant prescrites ces demandes avait, tout d’abord, surpris au regard d’un courant jurisprudentiel majoritaire qui peu à peu tente de fixer des règles pour la détermination de leur montant. Puis, il a bien fallu constater que cet arrêt était invoqué de manière systématique comme si, aujourd’hui, toutes les demandes des inventeurs salariés pour la détermination de leur rémunération devaient être déclarées prescrites.

Disons le tout de suite malgré l’interprétation que certains font de cet arrêt, le Tribunal de Grande instance de Paris continue à accorder aux inventeurs salariés des rémunérations supplémentaires.

Sans entrer ici dans le détail des textes invoqués dans ces litiges, l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les différentes dispositions du Code civil relatives à la prescription de droit commun – pour celles de portée générale -, c’est la motivation de l’arrêt du 8 décembre 2010 qui doit retenir notre attention pour en comprendre la portée.

Celle-ci est très limitée à ce cas si particulier selon ce que nous en dit cette décision.

Pour déclarer prescrites les demandes du salarié d’un laboratoire pharmaceutique, cet arrêt retient dans un considérant particulièrement concis : « Considérant qu’un salarié qui a connaissance de l’exploitation industrielle existante des inventions dont il est coinventeur, partant de l’intérêt économique de ces dernières pour l’entreprise et de leur exploitation prévisible, et donc d’une créance certaine, déterminable, qu’il détient à ce titre sur son employeur ne saurait valablement prétendre qu’aucune prescription n’a pu courir à son encontre préalablement à son action en paiement »

C’est ce considérant que les tenants de la prescription invoquent de manière systématique contre les demandes des inventeurs salariés.

Mais il doit être complété par le considérant suivant : « Que cette connaissance permettait à [le nom du salarié] de faire reconnaître son droit à rémunération supplémentaire, à supposer que l’événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique,… »

Différents prérequis sous-tendent cette analyse.

Tout d’abord, deux notions distinctes cohabitent dans la même phrase : la reconnaissance du droit et le montant de la rémunération.

Voyons comment celle du montant de la rémunération a été examinée : à propos de cette rémunération du salarié : l’arrêt précise « qu’il importe peu dès lors que cette créance soit déterminée ou non dans son montant ». On sait en effet, que pour écarter la prescription, les juridictions considèrent qu’en l’absence d’information économique, le salarié n’a pas pu déterminer le montant de sa créance et que, du même coup, la prescription n’a pas pu courir. En écartant cette condition l’arrêt opérerait un revirement.

Or, cette dichotomie entre l’existence du droit, et le quantum de la rémunération constitue un particularisme des inventions des salariés : l’employeur reconnait au salarié la qualité d’inventeur pour preuve, il l’indique en cette qualité au brevet mais, en général, le salarié n’a pas accès aux informations économiques de l’invention pendant toute la durée de son exploitation.

Retenons que l’arrêt répond sur ce dernier point : « Considérant qu’en l’espèce l’appelant qui dès 1992, et pendant près de 10 ans, a occupé le poste de conseiller technique à la direction de la propriété intellectuelle de son employeur, après avoir occupé d’autres postes au département recherche, ne pouvait légitimement ignorer que les demandes des brevets en cause avaient été déposées ni que les brevets étaient délivrés compte tenu des dates respectives de dépôt et de délivrance ».

Pour la Cour, il y aurait eu des circonstances exceptionnelles qui auraient permis au salarié de connaître l’intérêt exceptionnel de ses inventions puisqu’à relire le jugement infirmé, il s’agissait d’inventions présentant un intérêt exceptionnel pour l’employeur.

On le voit cela fait beaucoup de circonstances exceptionnelles pour une décision qui est présentée comme réglant tous les litiges.

Ensuite, le point de départ de la prescription : relisons bien ces quelques mots « l’événement y ouvrant droit ne puisse se résoudre à la seule délivrance des titres de propriété visée par l’article 29 de la Convention collective de l’industrie pharmaceutique »

Pour la Cour, le point de départ pourrait être la délivrance des titres. Mais à cette date l’intérêt exceptionnel, autre condition posée à cette convention collective pour que le salarié ait droit à une rémunération supplémentaire, ne peut pas être connu.

Les fonctions du salarié, qui ont été rappelées ci-dessus, auraient-elles donc pu constituer un tel point de départ ? Mais des fonctions au sein d’un département propriété industrielle ne donnent pas accès automatiquement aux informations économiques relatives à l’exploitation d’une invention, à plus forte raison pour un conseiller technique. De telles informations économiques ne sont pas gérées par les services de propriété industrielle des entreprises. Sans doute en a-t-il été autrement dans cette affaire, ce qui rend encore plus exceptionnelles les circonstances dans lesquelles l’enseignement de cet arrêt pourrait être transposé.

Philippe Schmitt,
Avocat
www.schmitt-avocats.fr

ÉTUDE

Un CCP peut-il être obtenu quand la spécialité de l’AMM de référence porte sur une composition de plusieurs principes actifs qui ne sont pas tous revendiqués clairement au brevet de base ?

Philippe SCHMITT

avocat à Paris

Trois questions préjudicielles ont été présentées devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à quelques mois d’intervalle par des juridictions britanniques à propos de demandes de CCP (certificat complémentaire de protection) où étaient en cause plus d’un principe actif. C’est l’occasion de rappeler les conditions posées par la cour d’appel de Paris pour qu’un brevet de base puisse permettre une demande de CCP sur une autorisation de mise sur le marché (AMM) à plusieurs principes actifs.

1 – Trois questions préjudicielles ont été posées à la CJUE par des juridictions britanniques, deux par la High Court of justice[1] et une par la Court of appeal[2], sur la notion de brevet de base selon le règlement (CE) 469/2009[3] relatif au certificat complémentaire de protection à l’occasion de l’examen de différentes demandes de CCP auprès des autorités britanniques chargées de leur délivrance.

Il s’agit toujours de la problématique de la protection à accorder au CCP, problématique posée dès les premiers commentaires[4] sur ce nouveau droit. Cette protection serait-elle comme le laisse penser l’article 5 du règlement, celle des revendications du brevet indiquées au CCP qui se trouveraient ainsi simplement prorogées pendant la durée du CCP[5], – le débat crucial étant alors celui de sa validité à mener en particulier lors de son examen -, ou bien porterait-elle sur celles-ci mais limitées comme le laisserait entendre l’article 4 du même règlement, au principe actif ou à la combinaison de principes actifs visés à l’AMM de référence pendant cette même durée ?

2 – Un CCP en effet, est accordé au regard d’un brevet de base[6], d’un principe actif ou d’une combinaison de principes actifs[7] mis en œuvre dans une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché[8] (AMM) et si celle-ci n’est pas la première dans la Communauté européenne ou dans les États associés, par l’indication de la date de cette première AMM[9].

3 – Ces questions préjudicielles si elles interrogent la CJUE en des termes différents, – les spécialités pharmaceutiques ne sont d’ailleurs pas les mêmes -, se placent néanmoins dans un cadre singulier où il est question de plus d’un principe actif :

- soit les spécialités pharmaceutiques visées à l’AMM de référence que le déposant invoque, portent sur une combinaison de plusieurs principes actifs, pluralité de principes actifs que le brevet de base ne revendique pas ou pas de manière claire ;

- soit le brevet de base porte sur une combinaison de principes actifs mais la spécialité de référence ne porte que sur un des principes actifs.

4 – Quelle a été la solution des juges français saisis dans des cas analogues à ceux de la première alternative puisque la seconde ne semble pas avoir été portée devant la cour d’appel de Paris ?

En effet, les arrêts cités ci-dessous ont été rendus par la cour d’appel de Paris sur des recours des déposants de CCP contre les décisions de rejet du directeur de l’INPI. Ils ne donnent forcément qu’une vue partielle de la situation, et leur liste ne prétend à aucune exhaustivité.

5 – 1°)-La seule combinaison revendiquée au brevet du principe actif avec un excipient ne permet pas d’obtenir un CCP au regard d’une AMM de référence portant sur une combinaison de ce principe actif avec un autre principe actif[10].

La spécialité pharmaceutique invoquée à l’appui de la demande de CCP était le Kaletra qui est composé de deux principes actifs le Ritonavir et le Lopinavir.

Par cet arrêt, la cour considère qu’une composition de principes actifs visée dans l’AMM ne peut faire l’objet d’un CCP qu’à la condition d’être protégée par le brevet de base, ce qui suppose que la composition soit revendiquée en tant que telle.

Pour rejeter le recours contre la décision du directeur de l’INPI qui avait rejeté la demande de CCP, la Cour considère que le second principe actif n’est pas revendiqué, la revendication en cause n’envisage que la combinaison d’un principe actif avec un excipient :

« (…) considérant en l’espèce que si dans la revendication 14 du brevet « composition pharmaceutique pour inhiber la protéase de VIH comprenant un support pharmaceutique et une quantité thérapeutiquement efficace d’un composé selon l’une quelconque des revendications 1 à 11 » l’expression « quantité thérapeutiquement efficace d’un composé selon l’une quelconque des revendications 1 à 11 » identifie le Ritonavir ce qu’admet la requérante, aucun autre élément de cette revendication ne renvoie au Lopinavir ; que l’expression « support pharmaceutique » retenue par la requérante ne désigne, au regard de la description du brevet de base, qu’un simple excipient ».

Ainsi la composition des principes actifs Rotinavir et Lopinavir n‘étant pas couverte par le brevet de base européen visé dans la demande de CCP, la Cour rejette le recours.

6 – 2°) – L’indication du second principe actif dans la description au sein d’une liste de soixante-sept composés est insuffisante pour permettre d’accorder le CCP pour une combinaison des deux principes actifs (la Famoxadone et le Fosetyl-aluminium)[11].

Tout d’abord, la Cour constate qu’aucune des revendications invoquées ne contient le second principe actif.

« Considérant qu’il n’est pas contesté que la Famoxadone, qui constitue un dérivé d’oxazolidinone, est précisément revendiquée par le brevet de base européen, notamment aux revendications 6 et 10 ; que, par contre, la combinaison Famoxadonc et Fosetyl-aluminium, visée dans l’AMMN 2000129, objet de la demande de CCP, ne fait l’objet d’aucune revendication ; que les revendications 11 et 15 couvrent une composition comprenant la Famoxadone et au moins un des ingrédients suivants ; agent tensio-actif diluant solide ou diluant liquide ».

Une telle indication n’est pas suffisante. En effet, pour la Cour « le second composant peut donc être choisi dans une famille très large d’ingrédients qui ne sont pas précisément énoncés dans les revendications ».

La description pouvait-elle éclairer utilement ces revendications ? La cour retient que la présence de ce second composé actif dans la description mais uniquement dans une énumération de plusieurs composés n’est pas là non plus suffisante : « Que la requérante prétend à tort que la combinaison spécifique des deux composés est énoncée dans la description et à ce titre, est couverte par le brevet de base ; qu’en effet, après qu’il soit mentionné, à la page 72 du brevet, que “les composés de la présente invention peuvent être mélangés avec des fongicides, bactéricides, acaricides, nématicides, insecticides et autres composés biologiquement ac4fs”, suit une énumération de ces agents, parmi lesquels figure le Fosetyl-aluminium ; que la désignation de ce composant, simplement à titre d’exemple, parmi 67 autres substances susceptibles d’être associées au principe actif expressément revendiqué, sans qu’il soit désigné comme un mode privilégié de réalisation des compositions visées aux revendications 11 et 16 du brevet, ne peut être interprétée comme la protection d’une combinaison de deux substances actives spécifiques ;
Qu’il ne ressort donc pas de la lecture des revendications, interprétées à la lumière de la description, que la composition de la Famoxadone et du Fosetyl-aluminium est protégée par le brevet de base ».

Ainsi l’indication du second principe actif dans une énumération de produits faite à la description sans préciser que son emploi puisse constituer un mode privilège n’est pas suffisante pour obtenir un CCP au regard d’une AMM qui porte sur ces deux principes actifs..

7- 3°) – Le troisième arrêt relevé est en date du 9 avril 2008[12], il se place dans la continuité des deux décisions précédemment citées : quatre principes actifs étaient combinés dans la spécialité pharmaceutique mais un seul était revendiqué au brevet de base, la demande de CCP a été rejetée.

La spécialité vaccinale de l’AMM de référence portait sur quatre virus : « (…) la composition de principes actifs, virus canarypox recombinant FeLV (vCP97), virus atténué de la panleucopènie infectieuse du chat (PLI IV), antigène de 1 heroèsvirus félin type 1 (C27) et antigène du calicivirus (FCV255), n’est pas revendiquée par le brevet de base français n° 2 621 487, visé dans la demande de CCP ».
Le brevet n’en revendique qu’un seul : « Que, en effet, le brevet auquel il est fait référence revendique un virus recombinant pour exprimer un produit de gène chez un vertébré induisant une réponse immunologique chez ce vertébré, un avipoxvirus recombinant et un poxvirus recombinant, ce qui recouvre bien le virus canarypox recombinant FeL V(vcp97), mais non les trois autres, circonstance, au demeurant, non contestée par la société requérante puisqu’elle se borne à soutenir que la référence faite, aux lignes 13 et 14 de la première page de description du brevet, à des vaccins comprenant un tel virus avipox modfié suffirait à protéger la composition de principes actifs couverte par l’AMM ».

Se retrouve dans ces dernières lignes un argument souvent avancé dans ce type de contentieux par le déposant qui prétend que son brevet parce qu’il porte sur un des principes actifs, s’oppose à l’emploi d’une quelconque combinaison incluant son principe actif, ce qui justifierait, selon lui, que la demande de CCP de ce principe actif puisse se référer à ce brevet, fondement qui n’est pas suffisant pour remettre en cause la décision de rejet du directeur de l’INPI.

La cour de poser le principe : « (…) le produit protégé, au sens de l’article 3 a) précité doit, ainsi que précédemment rappelé, s’entendre, sans qu’il y ait lieu à question préjudicielle, d’un produit qui doit être revendiqué intégralement dans le brevet de base ».

Ces trois arrêts ont été rendus par la chambre de la cour d’appel de Paris sous la même présidence.

8 4°) – Plus récemment, le 6 novembre 2009[13], la cour d’appel de Paris présidée par un autre magistrat, va dans le même sens : à la lecture des extraits reproduits ci-après, une revendication qui ne prévoit qu’une seule famille de principes actifs à laquelle n’appartient pas le second principe actif par une différence de structure moléculaire, ne permet pas la délivrance d’un CCP sur la combinaison d’un principe actif de cette famille avec ce second principe actif.

Les principes actifs en cause dans la combinaison du Colmetec, la spécialité de référence à l’appui de la demande de CCP, sont l’Olmesartan Medoxomil, principe actif visé au brevet de base, et l’hydrochlorothiazide qui n’y était pas revendiqué.

« Considérant, en l’espèce, que le brevet de base n° 0 503 785 couvre une famille de dérivés de 1 -biphényllimidazole ainsi que leurs sels et esters acceptables en pharmacie ; que la revendication 5 invoquée par la société Daiichi Sankyo Company Limited est ainsi libellée Composition pharmaceutique pour le traitement ou la prophylaxie de l’hypertension, qui comprend un agent antihypertenseur en mélange avec un véhicule ou diluant acceptable en pharmacie, dans laquelle l’agent hypertenseur est au moins un composé de formule (I) ou un de ses sels ou esters acceptables en pharmacie, tel que revendiqué dans l’une quelconque des revendications 1 à 4 .

Considérant qu’il n’est pas contesté que seul l’Olmesartan Medoxomil est compris dans la famille de dérivés de type 1 -biphényllimidazole, l’hydrochlorothiazide ayant une structure moléculaire qui l’en exclut ; que de plus la spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet de l’AMM n° CIS 66838901 et mise sur le marché sous le nom de COLMETEC est présentée comme une association de deux molécules, un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (l’Olmesartan Medoxomil) et un diurétique (l’hydrochlorothiazide) que l’association de l’Olmesartan Medoxomil et de l’hydrochlorothiazide n’est pas protégée par le brevet de base n’y étant pas revendiquée ».

La cour rejette le recours contre la décision de rejet du directeur de l’INPI.

9 – Si les quatre décisions citées ci-dessus limitent nettement la possibilité d’obtenir un CCP au regard d’une AMM portant sur une combinaison de principes actifs au regard d’un brevet qui ne la revendique pas clairement, une décision a néanmoins été moins stricte.

10 – 5°) – L’arrêt du 9 décembre 2005 a accordé un CCP au regard d’une combinaison de principes actifs même si le second principe actif n’est qu’indiqué dans la description par des termes génériques et au prix de son assimilation avec un excipient

La spécialité pharmaceutique Ikar Super combine deux principes actifs le trinexapac-ethyl et l’ethephon.

La revendication 27 invoquée par le déposant au CCP est ainsi rédigée « un produit herbicide et régulateur de la croissance des végétaux, caractérisé en ce qu‘il contient en tant que substance active, avec des véhicules et/ou d’autres additifs, au moins un dérivé d’acide eyclohexane-dione-carboxylique de formule 1 selon la revendication 1 ».

Et la cour d’annuler la décision de rejet du directeur de l’INPI en retenant que l’objet de la protection se fonde sur la description qui donne « une définition des « additifs » dans laquelle sont citées « d’autres substances actives visant à des effets spéciaux » » pour dire « qu’ainsi, l’association des deux principes actifs de l’espèce est couverte par le brevet de base, comme le requiert l’article 3-l-a) du règlement (…) » ;

Cette analogie entre un principe actif et un additif peut paraître audacieuse quand la CJCE par son arrêt du 4 mai 2006[14], s’est opposée pour la détermination de la première AMM dans la Communauté que soient différenciés justement les emplois du principe actif seul ou avec un additif.

11 – Sous réserve de l’arrêt du 9 décembre 2005, la combinaison des principes actifs pour permettre l’obtention d’une demande de CCP nécessiterait que cette combinaison soit revendiquée au brevet avec une indication claire des principes actifs en cause ou que le principe actif qui n’est pas expressément revendiqué puisse néanmoins être identifié à une revendication soutenue par renvoi à la description qui le mentionne expressément et le caractérise. ■

Mots-Clés : Brevet. Certificat complémentaire de protection. Autorisation de mise sur le marché. Principe actif

• La présentation du compte rendu sous le titre « Brevet unitaire : accord sur deux règlements au sein du conseil » et un lien vers celui-ci

« La réunion extraordinaire du Conseil « Compétitivité » du 27 juin 2011 a permis de réaliser un progrès en matière de protection par brevet unitaire. Un accord politique a en effet été trouvé sur les deux règlements nécessaires à la coopération renforcée, sur la base de la proposition de compromis formulée par la présidence hongroise, ce qui permet ainsi d’engager les concertations avec le Parlement européen »

• Déclaration commune du Commissaire Monsieur Barnier et du Président du Conseil compétitivité Monsieur Cséfalvay

• Proposition de règlement de mise en œuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire par brevet

• Proposition de règlement du Conseil pour la mise en œuvre de la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire par brevet en ce qui concerne le régime de traduction